Sentencia 2005-00205 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2005 00205 01

Actor: Synthes Colombia S. A.

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Bogotá, D. C., veintidós de marzo de dos mil trece.

La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la accionante en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las resoluciones 0022278 de 9 de septiembre de 2004, 30135 de 30 de noviembre de 2004 y 4316 de 28 de febrero de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “Synframe” nominativa, para distinguir productos de la clase 10 de la clasificación internacional de Niza.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones.

1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por las resoluciones 0022278 de 9 de septiembre de 2004, 30135 de 30 de noviembre de 2004 y 4316 de 28 de febrero de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “Synframe” nominativa, para distinguir productos de la clase 10 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos.

El presente asunto se concentra en la inconformidad de la actora, referida a la negativa de la Entidad Nacional Competente para otorgar el registro de la marca denominativa “Synframe” en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos tales como “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”.

En ese orden, corresponde a la Sala dirimir si la negativa de la entidad demandada de otorgar registro a la marca nominativa “Synframe” para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, se ajustó a las reglas de registrabilidad de marcas contenidos en la Decisión 486, en el marco de la interpretación prejudicial traída al proceso.

Reglas de comparación entre signos denominativos.

Tal y como se desprende de los antecedentes administrativos así como de la demanda y la contestación que presentaran la entidad demandada y el tercero interesado, resulta evidente que la imposibilidad de otorgar el registro marcario solicitado por la actora se originó por el riesgo de confusión que aparentemente existe entre la marca cuyo registro se solicita “Synframe” (Denominativa), y el signo previamente registrado “TI-Frame” (Denominativo) para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se trata entonces de establecer si del cotejo marcario establecido por la jurisprudencia para signos nominativos como los que se encuentran en disputa, se desprende semejanzas capaces de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

Siguiendo las reglas trazadas por la interpretación prejudicial, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas “Syframe”” y “TI-Frame” son:

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Similitud ortográfica, fonética y conceptual.

En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(2).

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa, de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el presunto comprador.

Marca previamente registrada

TIFRAME
1234567

Marca cuyo registro se negó

SYNFRAME
12345678

De la comparación se desprende lo siguiente:

La secuencia de vocales es diferente en cada denominación, la marca cuyo registro fue solicitado contempla las vocales a y e ubicadas en la partícula FRAME común a ambos signos, no obstante, en el signo opositor se observa la vocal i radicada en la raíz TI. La longitud de las palabras es disímil, la denominación “Synframe” está formada por 8 letras, mientras “TI-Frame” por 7, y se conforman ambas por 3 sílabas.

Las terminaciones son comunes, efectivamente, las dos marcas tienen como sufijo la sílaba “ME”, pero las raíces son diferentes, en tanto que el prefijo de la denominación cuestionada para ser registrada como marca es la sílaba “SYN”, la de la opositora es “TI”.

De lo estudiado se colige que no existe semejanza ortográfica entre los segmentos comparados, dado que no se presenta coincidencia en la longitud de las palabras, en la secuencia de vocales y en las terminaciones, y que, si bien se encuentran conformadas por tres sílabas cada una, en ellas se presentas diferencias suficientes para distinguir ortográficamente una denominación de otra.

Respecto la similitud fonética, el acento prosódico se expresa en la raíz de cada una de las denominaciones en cotejo, de manera que pronunciados los signos se emite un sonido similar, a más de ello, no pasa de largo que las dos palabras comparten la partícula Frame haciendo aún más ostensible su similitud fonética.

Si la similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación y de la coincidencia entre las terminaciones y raíces, no cabe duda que las marcas en contienda sean fonéticamente similares.

En cuanto la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en este caso se trata de signos de fantasía, de manera que no expresan la idea del producto en sí y de palabras sin contenido conceptual que no refieren a las calidades, aptitudes, género o especie que se pretenda diferenciar con el signo nominativo.

Siendo las marcas estudiadas de fantasía no evocativas, sumado a que no tienen ningún significado, se tiene que tampoco otorgan idea alguna sobre las propiedades de los productos que distinguen, de esa manera no logra apreciarse si el consumidor medio evocará una idea u otra cuando se encuentre frente a ellas, sin que pueda predicarse similitud ideológica.

En conclusión, la Sala no encuentra acertado en cotejo realizado en sede administrativa por la Superintendencia de Industria y Comercio, el apego a las reglas para la comparación entre signos nominativos permite afirmar que no existe riesgo de confusión alguno en consideración a la ausencia de similitudes ortográficas e ideológicas entre una y otra marca, tal y como se expuso en líneas anteriores.

A pesar de comprobarse la suficiencia diferenciadora de la marca cuyo registro se pretende, la Sala estima necesario referirse a la especialidad del consumidor a que se dirigen los productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, como criterio predomínate para establecer si una marca puede o no ser registrada para distinguir esta clase de productos.

En efecto, esta Sala ha tenido como derrotero que cuando se tratan de signos para diferenciar productos dirigidos a un consumidor especializado, las semejanzas entre ellos se desplazan ante la virtualidad del presunto comprador que por su idoneidad y juicio, sabe diferenciar perfectamente los productos, en esa línea se ha dicho:

“Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca Johann María Farina con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión Gegenuber Dem Neumarkt que con Johann María Farina forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés. Las marcas de perfumes, aguas de colonia y la línea de artículos asociada a estos se forman las más de las veces con nombres alusivos a su creador o fabricante. Es el caso de Salvatore Ferragamo, Christian Dior, Guy Laroche, Hermes, Óscar de la Renta, etc. No es de extrañar entonces que tratándose de este tipo de productos, el consumidor conozca bien a su fabricante y su origen de modo que también tenga una referencia clara sobre la procedencia geográfica del producto. Otra característica que debe tenerse presente es que el consumidor de perfumes y productos de tocador es especializado e identifica e individualiza el artículo que desea adquirir, siendo determinante en su elección de compra el tipo de fragancia, el envase y su fabricante. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un agua de colonia Johann María Farina de la Casa Alemana Johann María Farina Gegenuber creyendo que se trata del agua de colonia Jean Marie Farina de la Casa Francesa Roger & Gallet pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 3ª. Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto, su fragancia, la forma del envase o empaque y su presentación comercial”(3).

Con todo, las marcas pueden presentar cierta semejanza, no obstante, por la clase de productos que distinguen y la clase de consumidores a que se dirigen, se permite que coexistan pacíficamente sin que se pueda establecer la existencia de riesgo de confusión, para lo cual también esta Sala manifestó:

“No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “Du mont” y “S.T. Dupont” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34 Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “Belmont”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas respecto a la marca cuestionada, son insignificantes. Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación: (…) En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “Viagra” y no “Vigradina”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”. No sucede lo mismo, respecto al riesgo de confusión indirecta que predica la jurisprudencia y la doctrina, pues al existir ese vínculo de semejanza significativa de la marca cuestionada con la marca “S.T. Dupont”, tal como se adujo antes, la Sala considera que es suficiente este aspecto para concluir que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues este puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular “S.T. Dupont”. No así, en cuanto a la marca “Belmont”, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y a sus diferentes prefijos o raíces. Por otra parte, para la Sala, es irrelevante que la marca “Belmont” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Dumont” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad”(4).

Pues bien, la clase de productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, son aquellos referidos a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, de forma tal que se dirigen a consumidores especializados que por sus conocimientos específicos saben diferenciar una marca de otra, dado que la adquisición de un aparato quirúrgico, médico u ortopédico requiere de un conocimiento no común sino especial, acorde con las necesidades específicas de cada paciente y patología, circunstancia que le exige que adquiere el producto luego de un riguroso análisis de compra ajeno al consumidor promedio, en ese sentido la Sala en oportunidad anterior sostuvo:

“A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil «Siena» de Fiat Auto SPA creyendo que se trata de un automóvil «S Senna» de Ayrton Senna Promoçoes E Empreendimientos Ltda. pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”(5).

Por lo tanto, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad de los actos administrativos demandados, y en consecuencia, ordenando a la entidad accionada otorgar el registro de la marca “Synframe” a favor del demandante para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 0022278 de 9 de septiembre de 2004, 30135 de 30 de noviembre de 2004 y 4316 de 28 de febrero de 2005 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “Synframe” nominativa, para distinguir productos de la clase 10 de la clasificación internacional de Niza.

2. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca nominativa “Synframe” en cabeza de la sociedad Synthes Colombia S.A. – Synthes S. A.; para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la gaceta de propiedad industrial.

3. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 22 de marzo de 2013».

 

(2) Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2011

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo de 15 de abril de 2004. Exp. 6009. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo de 11 de febrero de 2010. Exp. 2004-0037601. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Fallo de 27 de julio de 2006. Exp. 1999-05646. C.P. Camilo Arciniegas Andrade.