Sentencia 2005-00233 de septiembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2005-00233-01

Consejero ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Warner Lambert Company

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los actos administrativos demandados.

Se trata de los actos que se mencionan enseguida, los cuales fueron proferidos por el Superintendente de Industria y Comercio: La Resolución 25907 del 21 de octubre de 2004, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “películas consumibles oralmente que se disuelven rápidamente, compuestas por pululan y un agente farmacéutico”, solicitada por la sociedad Warner Lambert Company; y la Resolución 4438 del 28 de febrero de 2005, mediante la cual se confirmó la anterior determinación.

2. El objeto de la controversia.

A efectos de adoptar una decisión de fondo con respecto a la legalidad de los actos administrativos demandados, la Sala procederá a determinar si la creación antes mencionada constituye o no una invención patentable, es decir, si se trata o no de una creación novedosa, que tiene altura inventiva y aplicación industrial.

La patente solicitada se denegó respecto de las siguientes reivindicaciones:

1. Una película consumible adaptada para disolverse en la boca de un consumidor, dicha película caracterizada porque comprende una capa única que comprende

a) al menos un agente formador de película;

b) un agente estabilizador gomas que comprende al menos dos gomas y

c) un agente farmacéutico.

2. La película consumible de acuerdo con la reivindicación n1, caracterizada porque dicho agente farmacéutico se selecciona del grupo que consiste en agentes antimicrobianos, agentes antiinflamatorios no esteroides, antitusivos, descongestivos, antihistaminas, expectorantes, antidiarreicos, antagonistas de H2, inhibidores de bomba de protones, agentes para el sistema nervioso central, analgésicos, y mezclas de los mismos.

3. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el agente antimicrobiano se selecciona del grupo que consiste en triclosan, cloruro de cetil piridinio, bromuro de domifeno, sales de amonio cuaternario, compuestos de zinc, sanguinarina, fluoruros, alexidina, octonidina,· EDTA, y mezclas de los mismos.

4. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque dicho agente antiinflamatorio no esteroide se selecciona del grupo que consiste en aspirina, acetaminofeno, ibuprofeno, diflunisal, fenoprofeno cálcico, naproxeno, tolmetina nódica, indometacina y mezclas de los mismos.

5. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el antitusivo se selecciona del grupo que consiste en benzonatato, edisilato de caramifeno, bromihidrato de dextrometorfan, clorhidrato de clofedianol y mezclas de los mismos.

6. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el descongestivo se selecciona del grupo que consiste en clorhidrato de pseudoefedrina, fenileferina, fenilpropanolamina y mezclas de los mismos.

7. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque la antihistamina se selecciona del grupo que consiste en maleato de bromfeniramina, maleato de clorfeniramina, maleato de dexclorfeniramina, maleato de carbinoxamina, fumarato de clemastina, maleato de dexclorfeniramina, clorhidrato de difenhidramina, citrato de difenhidramina, clorhidrato de difenilpiralina, succinato de doxilamina, clorhidrato de prometazina, maleato de pirilamina, citrato de tripelenamina, clorhidrato de tripolidina, y mezclas de los mismos.

8. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el expectorante se selecciona del grupo que consiste en guaifenesina, ipecac, yoduro potásico, hidrato de terpina, y mezclas de los mismos.

9. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el antidiarreico es loperamida.

10. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el antagonista de H2 se selecciona del grupo que consiste en famotidina, ranitidina y mezclas de ellos.

11. La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el inhibidor de bomba de protones se selecciona del grupo que consiste en omeprazol, lansoprazol, y mezclas de los mismos.

Resulta pertinente observar que la Superintendencia de Industria y Comercio, al evaluar la solicitud presentada por la sociedad Warner Lambert Company, consideró que las reivindicaciones antes mencionadas no cumplían los requisitos de patentabilidad establecidos por las normas andinas, circunstancia que la llevó a denegar la patente deprecada, sustentando su determinación en la existencia de las siguientes anterioridades:

DocumentoTítuloFecha de publicación
D1US 3 803 300Ungüento laminado y método de prepararlo.Abr. 9, 1974
D2US 5 629 003Presentaciones tipo lámina de unidades de dosis múltiples que desintegran rápidamenteMay. 13, 1997
D3US 5 700 478Mucoadhesivos sensibles a la presión soluble en agua y diseños para colocar en una cavidad corporal limitada por una mucosaDic. 23. 1997
D4EP 0 781 546Una preparación en lámina de múltiples capasJul. 2, 1997
D5US 4 562 020Proceso para producir películas de glucano autosoportadasDic. 31, 1985

La división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de realizar los estudios de patentabilidad legalmente establecidos, concluyó que los documentos anteriormente relacionados afectan las reivindicaciones 1 a 11, por lo cual ninguna de ellas cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece el ordenamiento jurídico andino.

En ese orden de ideas, para poder realizar un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad de los actos administrativos cuestionados, la Sala tendrá en cuenta los antecedentes de la actuación administrativa adelantada por la superintendencia; las consideraciones y argumentos expuestos por las partes a lo largo del proceso, las pruebas allegadas y/o practicadas en el curso de la instancia; las orientaciones y las conclusiones expuestas por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 048-IP-2010 del 7 de julio de ese mismo año.

En todo caso, antes de entrar en materia, importa precisar cuál es el marco jurídico que debe aplicarse en este caso particular.

3. Normas comunitarias aplicables.

El Tribunal Andino de Justicia señaló en su interpretación prejudicial que si bien la presentación de la solicitud de patente de invención tuvo lugar el día 18 de enero de 2000, al tratarse de una solicitud de patente divisional de la solicitud Nº 99060702 radicada el 24 de septiembre de 1999, se beneficia de esa fecha de presentación. Por lo mismo, como la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la que regía en ese momento los requisitos de patentabilidad, deberá darse aplicación en este caso a los artículos 1º, 2º, 4º, 12, 13 literal d) y 20 de dicha Decisión 344, en consonancia con lo previsto en la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra disponen:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Disposiciones transitorias

Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

ART. 12.—La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un país miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

ART. 13.—Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:

(...).

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(...).

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

ART. 20.—El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro.

La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

4. Requisitos de patentabilidad establecidos por las normas comunitarias.

De conformidad con las normas comunitarias aplicables al caso, la patentabilidad de una invención depende básicamente de su novedad, su altura inventiva y su aplicación industrial. Significa lo anterior que la creación no puede ni debe estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no formar parte del conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente; que la misma entrañe un avance cualitativo con respecto a la técnica existente, esto es, que no se infiera o se derive de manera evidente del estado de la técnica, ni resulte obvia para una persona entendida o versada en la materia; y finalmente, que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado materialmente por la industria.

Al respecto se advierte que es al solicitante a quien corresponde acreditar el lleno de los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la oficina competente, la cual lo que ha de hacer es verificar el cumplimiento de los precitados requisitos.

5. Análisis de los cargos.

Hechas las consideraciones que anteceden, procede la Sala a establecer si la invención reivindicada cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario.

Pues bien, de acuerdo con lo expuesto en páginas anteriores, las reivindicaciones 1 a 11 se refieren a una composición en forma de película comestible que comprende un formador de película, un estabilizador (gomas) y un agente farmacéutico. Se busca con ella proporcionar una solución comestible para distribuir agentes desodorantes del aliento, antimicrobianos y estimulantes salivares a la cavidad bucal.

Al cotejar el objeto de tales reivindicaciones con las anterioridades ya mencionadas, se puede apreciar que el mismo no es de suyo novedoso pues estas ya enseñaban una composición en forma de película comestible compuesta por los tres elementos enunciados: un formador de película, un estabilizador y un agente farmacéutico, de lo cual se colige que esa creación ya formaba parte del estado de la técnica.

No obstante lo anterior, el actor insiste en señalar que a diferencia del método reivindicado, las citadas patentes no comprenden polímeros solubles en agua tales como pululan para formar la película disoluble de capa, y tampoco proporcionan ni sugieren una película consumible que se adhiera y se disuelva en la boca del consumidor, entre otras cosas porque ninguna de las anterioridades enseña ni sugiere combinar dos aceites esenciales en cantidades antimicrobialmente efectivas en una capa única consumible por vía oral para lograr las propiedades de disolución y antimicrobianas de la invención a patentar, razones estas que permiten colegir, a juicio de la actora, que la solicitud sí era novedosa y gozaba de altura inventiva.

Frente a las razones invocadas por la parte actora, ha de tenerse en cuenta que el hecho de que la lámina reivindicada mencione un formador de película, un estabilizador (gomas) y un agente farmacéutico, no la hace inventiva ya que combinando las enseñanzas de los documentos D1 a D5, cualquier persona conocedora de la materia hubiera logrado la lámina comestible que se reivindica. Con respecto a la afirmación del solicitante según la cual las anterioridades en mención no enseñan la combinación de dos aceites esenciales con una lámina comestible, es del caso advertir que la combinación de varios aceites esenciales para quitar el mal aliento no se menciona en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en comento, tal como lo adujo en su momento la administración al denegar el otorgamiento de la patente deprecada.

En esas circunstancias, esto es, sin haberse acreditado la novedad de la invención ni demostrado su nivel inventivo, ha de concluirse que la misma no supera el estado de la técnica por cuanto se puede obtener aplicando la técnica disponible antes de la solicitud, por personas pertenecientes al oficio normalmente versadas en la materia correspondiente, pues esa invención les resultará obvia, por estar comprendida en el estado de la técnica, que según el artículo 2º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de la prioridad que le fue reconocida.

En resumen, la Sala no encuentra probados los cargos que se le formulan a la decisión acusada, pues esta se adecua a las normas superiores que se invocan como violadas, en especial los artículos 1º, 2º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a cuyo tenor la creación de productos o de procedimientos es patentable solo cuando, amén de su aplicabilidad industrial, tengan nivel inventivo por no resultar obvias ni derivarse de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia técnica respectiva.

En ese contexto, concluye la Sala que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, pues a diferencia de lo que afirma en su libelo, la creación no satisface los requisitos de patentabilidad prescritos por la normatividad comunitaria, imponiéndose la denegación de las pretensiones de la demanda.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la sociedad Warner Lambert Company contra las resoluciones 25907 del 21 de octubre de 2004 y 4438 del 28 de febrero de 2005.

2. Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso.

3. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 15 de septiembre de 2011».