Sentencia 2005-00252 de diciembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200500252 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Alicorp S.A.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil doce.

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por Alicorp S.A. contra las resoluciones 30594 de 2004 (dic. 10) y 6279 de 2005 (mar. 29), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Nutripet Andina C.A., el registro de la marca MASCOTIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 internacional.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo MASCOTIN, cuyo registro se solicitó para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca MASCOTIN, a favor de la sociedad Nutripet Andina C.A., para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca MASKOT, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestionaMarca previamente registrada
MASCOTIN
(Nominativa clase 31)
MASKOT
(Nominativa clase 31)
MASCOTINMASKOT

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas MASCOTIN y MASKOT.

5.1.1. Comparación ortográfica(1).

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT,

MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT,

MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT,

MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT, MASCOTIN, MASKOT,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica entre ellas. De hecho, se observa que las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y sílabas que las componen es diferente, pues el signo MASCOTIN tiene ocho (8) letras y está compuesto por tres (3) sílabas, y la marca MASKOT tiene seis (6) letras y está compuesta por dos (2) sílabas.

5.1.2. Comparación fonética(2).

En un mismo sentido, se advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues a pesar de que la primera sílaba que contienen es idéntica, el acento en cada una de ellas se encuentra ubicado en sílabas distintas, pues en el signo MASCOTIN está en la sílaba TIN y en la marca MASKOT en la sílaba MAS. Además, se advierte que la pronunciación de la consonante dental oclusiva T en cada una de las marcas es diferente, pues mientras que en el signo MASCOTIN la intensidad de su pronunciación disminuye, debido a que se encuentra ubicada en medio de dos vocales (O e I); en la marca MASKOT no sucede lo mismo.

5.1.3. Comparación ideológica(3).

Por otro lado, se encuentra que existe similitud conceptual entre las marcas, pues tanto MASKOT como MASCOTIN, que son signos evocativos, generan en el consumidor la misma idea, correspondiente a lo que se entiende por la palabra MASCOTA, la cual, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “animal de compañía”.

De hecho, a propósito de signos evocativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario, que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo.

En conclusión, se observa que existe semejanza ideológica entre las marcas MASCOTIN y MASKOT, por cuanto evocan en los consumidores la misma idea.

Pese a lo anterior, la semejanza que presentan las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca MASCOTIN se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor, al grado de que, como lo afirma la demandante, el comprador confunda los productos que distinguen las marcas MASCOTIN y MASKOT, o los asocie con un origen empresarial común.

5.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial, jul. 2/2008, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1648, ago. 21/2008)”.

En el caso sub examine el registro de la marca MASCOTIN se otorgó para distinguir “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales; malta” dentro de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo MASKOT, se otorgó para distinguir “alimentos para animales; frutas y legumbres frescas; animales vivos; malta; productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); semillas; plantas y flores naturales”, en la misma clase.

En este orden de ideas, se advierte que la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza dispone lo siguiente:

“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales; malta”.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que las marcas MASCOTIN y MASKOT distinguen productos de la misma clase.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“...el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate.

Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 31 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31”.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si MASCOTIN es registrable o, se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

semillas(sic), plantas y flores naturales, alimentos para los animales; malta; y aquel que se concedió a la marca MASKOT es para distinguir “alimentos para animales; frutas y legumbres frescas; animales vivos; malta; productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); semillas; plantas y flores naturales”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 31, permite constatar que la marca MASCOTIN no es suficientemente distintiva respecto de MASKOT, pues algunos de los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza se asemejan a aquellos para los que se concedió el registro de la marca MASKOT y, por ende, pueden publicitarse y comercializarse por los mismos medios, tener una relación directa unos con otros, usarse de manera complementaria y tener una misma finalidad.

De hecho, la Sala advierte que un eventual registro de la marca MASCOTIN podría inducir a confusión indirecta al público consumidor, quienes podrían asociar los productos que buscan distinguir ambas marcas con un origen empresarial común por la conexión competitiva de los productos y la identidad conceptual que presentan, pues ambas evocan el concepto de lo que se entiende por la palabra “MASCOTA”.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo MASCOTIN, cuyo registro se solidó para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado e induce al público a error, encontrándose incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca GOODNITES para distinguir productos de la clase 16 internacional, porque se advirtió que era confundible con la marca GOODNIGHT, previamente registrada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

para(sic) distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

Se observa fácilmente que entre las marcas “GOODNlGHT” y “GOODNITES” hay similitud fonética y visual así corno conceptual pues el término significa “buenas noches”. Aunque los productos están comprendidos en clases distintas dentro de la Clasificación Internacional de Niza, no cabe duda que tienen gran similitud puesto que, en ambos casos, se trata de productos desechables para higiene personal, en el primer caso para bebés y niños y, en el segundo, para adultos.

Si se tiene en cuenta que todos estos productos se ubican en los supermercados y almacenes generalmente en la misma góndola, en(sic) innegable el riesgo de confusión que puede presentarse al consumidor intermedio dada la similitud tanto visual, como conceptual y fonética de las marcas y la naturaleza común de los productos, así como su finalidad.

Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación entre la marca previamente registrada y aquella cuyo registro se solicita posteriormente habrá de hacerse el estudio de comparación desde los elementos fonético, gráfico y conceptual.

Se observa que fonéticamente existe similitud entre las dos marcas, ya que su pronunciación es similar auditivamente. También existe similitud conceptual entre las marcas lo cual traería confusión que llevaría al consumidor a pensar que son productos de la misma marca o del mismo productor.

Lo anterior llevará a que se denieguen las súplicas de la demanda”(4).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 30594 de 2004 (dic. 10) y 6279 de 2005 (mar. 29), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Nutripet Andina C.A., el registro de la marca MASCOTIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 internacional.

2. ORDÉNASE a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca MASCOTIN, para distinguir productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. CONDÉNASE en costas a la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicación 11001032400020020027401, Actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicación 11001032400020020027401, Actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicación 11001032400020020027401, Actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(4) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo de 2003, radicación 11001032400020000658001, Actor: Kimberly Clark Corporation, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.