Sentencia 2005-00271 de marzo 10 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001 0324 000 2005 00271 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Panamco Colombia S.A.

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto acusado y la acción de que es susceptible.

1.1. Se persigue la nulidad de la Resolución 8986 de 27 de abril de 2005, del superintendente delegado para la propiedad industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por Panamco Colombia S.A., y se concedió el registro de la marca American Cola en la clase 32 a nombre de The Monarch Beverage Company, Inc., al resolver el recurso de apelación contra la Resolución 18075 de 30 de julio de 2004, de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que había negado la solicitud de registro de la mencionada marca.

Al efecto, en las conclusiones del examen de registrabilidad, se expone en la resolución demandada lo siguiente:

“En este orden de ideas, el signo a registrar pretender amparar bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas, productos comprendidos en la clase 32. Por lo tanto, esta delegatura considera que el signo American Cola (nominativa), con los anteriores parámetros, no constituye una indicación que comercialmente se refiera a un producto que se pretende amparar, si bien, la denominación American Cola (nominativa) existente en el signo solicitado evoca una bebida no alcohólica, al ser examinada la marca a registrar se observa que esta cuenta en su conjunto con elementos adicionales que le otorgan la suficiente distintividad.

Se ha manifestado por el Tribunal de la Comunidad Andina que ‘Si el signo se encuentra compuesto únicamente por denominaciones que, en relación con los productos o servicios de que se trate, resultan genéricas, descriptivas o usuales no podrá acceder al registro como marca, pues en tal caso falta la nota de distintividad ya analizada’.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la expresión American Cola (nominativa) es un signo compuesto que no contiene una expresión exclusivamente genérica y que no hace referencia directa a la descripción alguna de los productos que va a distinguir, tenemos que este signo es perfectamente registrable, por tener la distintividad requerida para constituirse en marca.

De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no constituye una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, los cuales no se verían privados de la posibilidad de utilizar una ex presión necesaria para ofrecer sus productos o servicios en el mercado.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

1.2. Si bien la actora invoca en el sub lite la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala interpreta la demanda y asume la acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por estar impugnándose un acto que concede el registro de una marca y por invocarse causales de nulidad señaladas en preceptos de derecho comunitario andino, la cual se caracteriza por poder ejercerse por cualquier persona y tener causales que se dividen en absolutas y relativas, de suerte que si es por causal de nulidad absoluta, puede interponerse en cualquier tiempo, y si es por causales de nulidad relativa, tiene una caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión del registro.

En todo caso se trata de una acción pública especial en la que se examina la legalidad de un acto que conceda el registro de una marca, a la luz de la norma comunitaria andina, de modo que no tienen cabida pretensiones subjetivas, como hacer condena o proveer el restablecimiento del derecho de la parte accionante, como esta lo pide en el presente caso.

2. Los cargos de la demanda.

2.1. La parte actora, en sustento de sus pretensiones, le endilga a esa resolución la violación del artículo 135, literales e) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por razones que se resumen en que la marca en mención carece de expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, pues es una marca compuesta por los términos American y Cola, de los cuales el primero es descriptivo por indicar la procedencia geográfica de los productos amparados y el segundo genérico.

2.2. Las indicadas disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, rezan:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

3. Examen de los cargos.

3.1. La clase de los productos que se quieren distinguir con la marca solicitada.

La marca solicitada se encamina a distinguir “Bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas”, productos comprendidos en la clase 32, según está consignado en el formulario único de solicitud de registro de signos distintivos, casilla 6 (fl. 91).

Por ello, las cuestiones de la descriptividad, genericidad y de uso planteadas en los cargos de la demanda, se han de enfocar en esos productos para los que se obtuvo el registro de la marca atacada.

3.2. Signos descriptivos, genéricos y de uso común.

3.2.1. La Sala, en sentencia donde abordó el punto de la descriptividad(1) dijo que del artículo 135, literal e), en comento, se puede inferir que un signo es descriptivo cuando puede servir en el comercio para describir el producto o servicio que con su uso se quiere distinguir en el mercado. Tal descripción puede estar referida a la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de esos productos o servicios. Es decir, indica cómo es tal producto o servicio distinguido por ese mismo signo, y no es registrable cuando es utilizado o sirve en el comercio para esa indicación en relación con productos o servicios del mismo género.

En la interpretación prejudicial traída al plenario el tribunal hace las siguientes precisiones sobre esa clase de signos:

“Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva”.

Jorge Otamandi expone que “La designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe” y que “Están comprendidos en esta categoría ‘Enfriadora’ para heladeras y acondicionadores de aire, ‘Ultra Rápida’ para licuadoras, ‘Esterilizada’ para vendas, ‘Oral’ para remedios, ‘Seco’ para vinos, ‘Transparente’ para vidrios, ‘Confortable’ para sillones, ‘Cremosa’ para leche, ‘Vitamínico’ para alimentos, entre muchos otros casos”.

Quedarían también incluidos en esta norma, aquellos nombres geográficos que fueran indicativos de un lugar de fabricación siempre que este lugar fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. De lo contrario, el nombre geográfico —y a menos que sea engañoso o una denominación de origen— sería registrable (óp. cit., pág. 77)”.

En voces del tratadista Juan David Castro García, los signos descriptivos son los que “definen o representan una o varias características esenciales del producto o servicio que lleva la marca”, característica que “puede referirse a la cantidad, a la especie, a la destinación, al valor, al origen o a la procedencia geográfica o a la época de producción del bien o de la prestación del servicio”. Trae los términos “Las noticias”, “Limpia bien” o “Refrescante” como ejemplos de signos descriptivos si se usaran para designar un periódico, un jabón o una bebida gaseosa, respectivamente; así como el de CASA respecto de servicios de construcción(2).

3.2.2. En cuanto a la genericidad de un signo marcario, prevista como causal de irregistrabilidad en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el tribunal en su interpretación prejudicial para el presente caso dice:

“La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Por su parte, en la precitada obra, pág. 77, Otamandi comenta lo siguiente:

“Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones ‘que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto’.

Es el caso de las palabras ‘Automotor’, ‘Motor’, ‘Máquina’, ‘Mueble’, ‘Asiento’, entre tantos otros.

Tampoco sobre estas, puede pretenderse privilegio”.

3.2.3. En relación con el registro de palabras de uso común para referirse a un producto o servicio, de que se ocupa el literal g) del aludido artículo 135, el tribunal advierte que “Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro”.

Agrega que “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando(3)”.

3.3. Examen del signo de la marca solicitada.

3.3.1. En consecuencia y con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a un signo descriptivo, se le han de aplicar las pautas reseñadas al configurado por la expresión American Cola,

Para el efecto, como lo señala el tribunal en el numeral segundo de sus conclusiones, la valoración de la misma se debe ver en conjunto, esto es, si todo el signo es descriptivo, o todos sus elementos son descriptivos, según el criterio rector de las normas que regulan la registrabilidad de las marcas y las reglas de valoración y comparación de las mismas, toda vez que según se indica en la interpretación prejudicial dada para el sub lite, puede ocurrir que “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”.

Como se anotó, con la marca acusada se distinguen “Bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas”. Por consiguiente, para saber si en verdad es descriptiva se debe preguntar ¿cómo es la bebida no alcohólica?, y ¿cómo es el concentrado para la fabricación de bebidas no alcohólicas?, en cuanto hace a cualquiera de las características esenciales del producto, en palabras de Castro García, que se concretan en su calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones del mismo, según el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 y los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales atrás reseñados.

En ese orden, la Sala no encuentra que la expresión American Cola indique o sirva para denotar alguna característica esencial de las bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas. No puede ser la respuesta en cualquiera de esos aspectos de calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones inherentes a tales productos, por la sencilla razón de que en conjunto no tiene un significado específico, pues es un agregado de palabras de dos idiomas distintos, inglés y español, que incluso traduciendo las del primero puede tener numerosos sentidos, tantos como acepciones tiene en la lengua española la palabra cola, que solo en el grupo 1 (“cola1.”) de los 3 que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, hay 17 acepciones, ninguna de las cuales se refiere o guarda relación directa ni indirecta con los mencionados productos.

En el grupo 3 (“cola3”) es donde aparece una acepción referida a una bebida refrescante que contiene la sustancia estimulante que se extrae de la semilla de un árbol ecuatorial, de la familia de las esterculiáceas, que por contener teína y teobromina se utiliza en medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas.

No obstante que el examen ha de recaer en el conjunto, esto es, en toda la expresión, pues la causal aplicada se refiere a que la marca consista en un signo o expresión que tenga el alcance conceptual o idiomático anotado, tampoco las diferentes palabras que lo componen, consideradas separadamente, indican cómo son los productos referidos, ya que no es válido decir que las bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricarlas son como American, o que la calidad de unas y otros es American; o que es Cola.

Si bien el sentido de la palabra Cola es de conocimiento común en los consumidores para referirse a una clase de bebida no alcohólica, considerada separadamente no indica una calidad determinada que sea esencial o propia de esas bebidas y los concentrados para elaborarlas, por lo cual a lo sumo resultaría evocativa de tales bebidas.

Por otra parte, la inclusión de la palabra American tampoco le imprime esa condición, puesto que en primer lugar, su significado en su idioma original, si bien puede considerarse entendible como Americano o Americana en el común de los consumidores de habla hispana, se tiene que no todas las bebidas no alcohólicas, e incluso las que correspondan a una Cola son necesariamente Americanas, ni hay una bebida de esa clase que tenga reconocido el carácter de origen en cuanto a la región o continente con ese nombre.

Además, no es la única palabra que conforma el signo marcario, ya que la marca acusada no está conformada exclusivamente por la palabra American.

Así las cosas, la marca examinada, American Cola, no se encuadra en dicho literal, al no darse en ella el carácter descriptivo de los productos que distingue.

3.3.2. En lo concerniente a la genericidad que se le atribuye, se observa que a la luz de la normatividad y de esos derroteros jurisprudenciales y doctrinales, de entrada cabe descartar su carácter de signo genérico, considerada la expresión en su conjunto, puesto que en relación con los productos anotados si se preguntara ¿qué es?, la respuesta no es American Cola. Como tampoco es solamente American.

Si acaso, la palabra Cola podría utilizarse a modo de ilustración o ejemplo, en la medida que se puede responder que esas bebidas son como una Cola, entendiendo este vocablo como referido a una bebida refrescante no alcohólica, según la acepción atrás consignada, traída del citado Diccionario de la Lengua Española.

De esa forma podría ser genérica pero solo de una especie de las bebidas en comento, mas no de todas las bebidas refrescantes no alcohólicas, pero como atrás se advierte, la marca no está conformada exclusivamente por esa palabra, sino que tiene antepuesta la palabra American, que no tiene esa condición de genérica de las bebidas no alcohólicas conocidas como cola, de allí que resulte dentro de la excepción señalada en la interpretación judicial, al decir que “El literal trascrito (f) prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto”, pues es claro que dicha palabra, siendo genérica respecto de una especie de las bebidas refrescantes no alcohólicas, se encuentra conformando un signo compuesto, cuyo otro elemento no es genérico, dándole de esa forma carácter distintivo al conjunto.

Por consiguiente, el signo American Cola tampoco está incurso en la causal de irregistrabilidad descrita en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues es evidente que no consiste en elementos genéricos.

3.3.3. Igual situación se da frente al literal g) del comentado artículo 135, pues si bien la palabra Cola es de uso común para referirse a un determinado tipo de bebida refrescante no alcohólica, el signo no se estructura con ella exclusivamente, sino que está acompañada o antecedida de una palabra que no tiene esa connotación y que por lo mismo le imprime distinción al conjunto, haciendo de este un signo de fantasía o novedoso, aunque conviene advertir que la circunstancia de tener esa palabra de uso común lo hace un signo débil, pues su propietario no puede impedir que un tercero lo utilice para otra marca dentro de la misma clase, según el pronunciamiento atrás reproducido del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así las cosas, también se descarta la afectación del signo American Cola por la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) ibídem.

4. Conclusión general.

En resumen, los cargos no tienen vocación de prosperar, de allí que se deban negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, presentada por Panamco Colombia S.A., para que se declarara la nulidad de la Resolución 8986 de 27 de abril de 2005, mediante la cual se declaró infundada la oposición de observaciones presentada por la sociedad Panamco Colombia S.A., y se concedió el registro de la marca American Cola a favor de la sociedad The Monarch Beverage Company, Inc. (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 10 de marzo de 2011».

(1) Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente 2003 00251 01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(2) Castro García, Juan David, “La propiedad industrial”, Universidad Externado de Colombia, primera edición, 2009, págs. 91 y 92.

(3) Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. Otamendi Jorge. “Derecho de marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 191.