Sentencia 2005-00277 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2005-00277-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: María Lía Mejía Uribe

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Teniendo en cuenta el panorama que se ha dejado expuesto, considera la Sala que para resolver el asunto que se somete a su consideración por razón de la acción de nulidad impetrada por la actora contra los actos administrativos que otorgaron el registro como marca del signo denominativo DUCTWRAP para los productos de la Clase 11 y 17 de la Clasificación Internacional, resulta necesario despejar el siguiente problema jurídico:

¿El signo denominativo DUCTWRAP registrado para amparar productos de las clases 11 y 17 de la Clasificación Internacional, es una expresión anglosajona de uso común para los consumidores de los productos para los cuales se encuentra registrada?

De ser afirmativa la respuesta al problema que ofrece la controversia, la Sala deberá declarar la prosperidad de las pretensiones, contrario sensu, si se establece que la marca denominativa no es de uso común, los cargos no tendrán vocación de prosperidad y así se resolverá en la sentencia.

2. Análisis de los cargos.

Plantea el tercero interesado en las resultas del proceso dentro de su escrito de contestación de la demanda, que esta no cumple con los requisitos exigidos en el Código Contencioso Administrativo, específicamente en lo atinente a que no se indicaron las normas supuestamente violadas ya que, a pesar que en el líbelo se estima transgredido el artículo 135 de la Decisión 486, esta normativa no es aplicable para el presente asunto en vista de que los actos demandados se profirieron en vigencia de la Decisión 344.

El argumento tiende a señalar que, cuando el actor invoca como violadas normas que no son aplicables al caso concreto, incumple su carga procesal de señalar las normas que considera violadas. La Sala no comparte esta posición en razón a que en ella se pierde de vista que la exigencia contenida en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo se dirige a que el actor señale las disposiciones que considera transgredidas por la actuación administrativa, más no que estas sean conducentes para predicar la violación.

En otras palabras, una cosa es que el actor omita señalar las normas presuntamente violadas, caso en el cual la demanda deberá ser inadmitida, y otra diferente es que las disposiciones que estime transgredidas por el acto que demandan sean las adecuadas o no, temática que será resuelta cuando se dicte la correspondiente sentencia. Atendiendo estos criterios la Sala estima apta la demanda y procederá a decidir el fondo del asunto.

Resuelta la excepción planteada por el tercero es menester seguir con el análisis de los cargos planteados en la demanda dirigidos a controvertir la marca cuestionada. Atendiendo las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca cuando reúna las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vea incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, como se trata de una marca denominativa en el idioma inglés, debe tenerse en cuenta si su significado es del conocimiento común, posición que se soporta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en lo referido a signos integrados por palabras en idioma extranjero ha dispuesto:

“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos”(1) (resaltado de la Sala).

Así las cosas, la expresión en idioma distinto al español no será registrable cuando su traducción conceptual sea conocida por una gran parte de los consumidores a los cuales se encuentra dirigido el producto o servicio, de forma tal que si aquellos asumen la denominación foránea como de uso común, la misma no tendrá la entidad suficiente para ser registrada como marca.

Para determinar si la denominación en idioma extranjero es común es necesario constatar qué tipo de consumidor es el que adquiere los productos correspondientes, en ese orden se tiene que bajo la marca DUCTWRAP registrada para amparar los productos de las clases 11 y 17 de la Clasificación Internacional, se ofrece el producto descrito “como aislamiento térmico extremo de los ducto (sic) metálicos de transporte de aire acondicionado en instalaciones comerciales, residenciales e industriales”(2), que se encuentra dirigido o a un consumidor profesional o experto. Precisamente al respecto, el testigo Álvaro Tapias Hoyos llamado a declarar al proceso por solicitud del tercero interesado señaló:

“PREGUNTADO: Qué productos se identifican con la marca DUCTWRAP. CONTESTÓ: DUCTWRAP es un aislamiento térmico que se utiliza en las conducciones de aire frío para evitar pérdidas térmicas y condensación de humedad sobre la cara del conducto. (…) PREGUNTADO: Indique al despacho quiénes son los consumidores de los productos identificados con DUCTWRAP. CONTESTÓ: Los consumidores de este producto son las firmas contratistas que ejecutan la instalación de sistemas de aire acondicionado.”

Se comprueba entonces que el producto identificado con la marca DUCTRAP no corresponde a los productos de consumo masivo sino a aquellos dirigidos a un nicho específico de consumidores que por sus necesidades y conocimientos especiales son los interesados en adquirirlos, esto es, aquellos que se dedican a la instalación de aires acondicionados.

Por consiguiente la expresión foránea que conforma la marca denominativa DUCTWRAP para distinguir productos de la Clase 11 y 17 de la Clasificación Internacional, sólo podrá tenerse como una denominación de uso común si los consumidores especializados la consideran habitual y general para referirse al producto que se busca distinguir según lo dispuesto en el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 que a la letra dice:

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;”

Pues bien, los testimonios de descargo solicitados por el tercero interesado titular de la marca cuestionada y rendidos por los señores Gabriel Jiménez y Álvaro Tapias, quienes dijeron tener experiencia y conocimiento en el mercado de los aires acondicionados al ser cuestionados sobre este preciso aspecto sostuvieron:

Álvaro Tapias

“PREGUNTADO: Dentro del mercado colombiano, cuáles empresas usted conoce que vendan aislantes térmicos. CONTESTÓ: Si hablamos de aislantes términos en general hay varias empresas que los producen, pues existen aislantes térmicos de icopor, de vibra de roca, etc. Los aislantes térmicos los vende toda empresa que haga instalaciones mecánicas en general en donde se requieran estos productos para frío o calor. PREGUNTADO. Recuerda usted el nombre de algunas de esas empresas: CONTESTÓ: Son innumerables, por ejemplo Dismec Ltda., Termoandina Ltda., Servipáramo, Tecnaire, Airecaribe que quizá son las más representativas de Bogotá. PREGUNTADO: Estas empresas que usted mencionó utilizan la expresión DUCTWRAP para referirse a los aislantes térmicos. CONTESTÓ: Para referirse a los aislantes térmicos de conductos específicamente, sí. PREGUNTADO: Cómo lo utilizan. CONTESTÓ: En la instalación de los conductos que requieren estos aislantes”.

Gabriel Jiménez

“PREGUNTADO: En relación con la marca DUCT WRAP dígale al despacho si se utiliza para significar algún producto en especial de la industria en la cual usted se desempeña profesionalmente. CONTESTÓ: Identifica el asilamiento típico para conductos en lámina galvanizada en sistemas de aire acondicionado. PREGUNTADO: Dígale al despacho si en el medio de su actividad esa expresión es utilizada en el lenguaje común. CONTESTÓ: Efectivamente, así se reconoce como un producto típico de Fiberglas para la aplicación expresada”.

Atendiendo a la sana crítica en la valoración de los testimonios el dicho de los mismos le merece credibilidad a la Sala, en tal sentido, el lenguaje expresado por estos y la consistencia en el relato dan cuenta del conocimiento que cada uno tiene del mercado en el cual se comercializa el producto identificado con la marca cuestionada, a lo que se suma que no incurren en contradicciones ni desvaríos que conlleven a descartar su dicho.

Por esto se vislumbra con claridad, luego de examinar las pruebas en su conjunto, que la expresión DUCTWRAP es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los productos que ella distingue.

Precisamente, los testigos técnicos expresan claramente que dentro del mercado de instalación de aires acondicionados la expresión DUCTWRAP equivale a referirse a un aislante térmico utilizado para los ductos de aire acondicionado, circunstancia que a todas luces demuestra la denominación es común para el consumidor especializado a quien se encuentra destinado.

En conclusión, la respuesta al problema jurídico planteado a la corporación tendiente a dilucidar si el signo denominativo cuyo registro se demanda es de uso común es afirmativa y en consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 6493 y 6494 de 31 de marzo de 1995, y de las renovaciones realizadas a las mismas, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio concediendo y renovando el registro del signo DUCTWRAP (nominativo), solicitado para distinguir productos de la Clases 11 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Ordénese a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar el extracto de la presente decisión en la Gaceta de Propiedad Industria.

3. En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(1) Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 72 - IP - 2011

(2) El catálogo general de productos de la empresa Fiberglas Colombia S.A. obrante a folios 112 a 218 del cuaderno 1, señala que el producto comercializado bajo la denominación DUCTWRAP refiere al producto descrito.