Sentencia 2005-00303 de septiembre 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2005-00303-00

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: administradora de marcas RD, S. del RL de C. V.

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. Los actos administrativos enjuiciados

Están conformados por las resoluciones 28542 de 24 de noviembre de 2004, 2204 de 7 de febrero de 2005, 11894 de 25 de mayo de 2005, 28540 de 24 de noviembre de 2004, 2205 de 7 de febrero de 2005, 10194 de 12 de mayo de 2005, 28536 de 24 de noviembre de 2004, 2206 de 7 de febrero de 2005, 11937 de 25 de mayo de 2005, 28538 de 24 de noviembre de 2004, 2742 de 11 de febrero de 2005 y 15180 de 28 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro como marcas de los signos “Telcel” (denominativo), “Telcel” (mixta), “Telcel móvil” (denominativa) “Telcel móviles” (denominativa), para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos

2.1. La excepción de indebida acumulación de pretensiones

Previamente a resolver el fondo del asunto la Sala se ve obligada a dirimir la excepción propuesta por el apoderado de la entidad demandada que se refiere a la indebida acumulación de pretensiones. El fundamento de la excepción radica en que se demandaron actos administrativos que fueron expedidos en distintas actuaciones administrativas.

Es del caso señalar que la acumulación de pretensiones no se encuentra regulada en el Código Contencioso Administrativo, en vista de ello, se debe acudir a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil según la remisión normativa establecida en el artículo 267 del primero de estos.

En ese sentido el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil permite que se acumulen pretensiones siempre que: i) El juez sea competente para conocer de todas. ii) Que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. iii) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En atención a lo anterior se observa que la excepción no puede prosperar, en primer lugar porque si los actos demandados no fueron expedidos en una misma actuación administrativa esto no constituye impedimento alguno para la acumulación; en segundo lugar, todos los actos demandados fueron expedidos por la misma autoridad administrativa, esto es, una autoridad del orden nacional, lo que hace que el asunto sea del conocimiento de esta Corporación en única instancia según lo ordena el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y finalmente, porque las pretensiones no se excluyen entre sí.

Corolario de lo dicho la excepción de indebida acumulación de pretensiones no se encuentra llamada a prosperar, pudiendo la Sala proferir sentencia de fondo.

2.2. El caso concreto

El problema jurídico a dirimir se contrae a verificar si existe similitud o identidad entre las marcas “Telcel” (nominativa), “Telcel” (mixta), “Telcel móvil” (nominativa), “Telcel móviles” (nominativa) y las marcas previamente registradas “Tencel” (nominativa) y “Texcel” (mixto), de manera que se configure riesgo de confusión y/o asociación.

De las cuatro marcas cuyo registro fue negado se tiene que una de ellas corresponde a un signo mixto y las tres restantes corresponden a los denominados signos nominativos. En cuanto las marcas previamente registradas una de ellas en denominativa y la otra mixta.

Así las cosas conviene determinar las reglas a las cuales acudirá la Sala para el examen de registrabilidad entre marcas denominativas, entre marcas mixtas y denominativas, y entre marcas mixtas.

2.2.1. Comparación entre marcas denominativas y mixtas

Según las reglas trazadas por el tribunal Andino, cuando se trate de comparar un signo mixto con uno denominativo o dos signos mixtos, se tendrá que analizar cuál de los elementos que conforman el signo mixto tiene mayor relevancia o impacta en mayor grado la mente del consumidor, si el elemento con mayor impacto resulta ser el denominativo se realizará el cotejo teniendo en cuenta las reglas existentes para comparar este tipo de marcas. Al respecto, la interpretación prejudicial dada para este caso señaló:

“Cuando el juez consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; o, entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta))”.

El impacto de los elementos constitutivos del signo se determina por la percepción, a través de esta se encuentra el elemento predominante que impone si la fuerza del signo está en la denominación o en el gráfico. En este caso la Sala estima que los signos mixtos “Telcel” y “Texcel” tienen como elemento predominante la denominación dado que las palabras cobran un mayor impacto cuando se analiza el signo en su conjunto, esto es, la fuerza de las palabras hace que se perciban con trascendencia cuando son pronunciados en comparación con el impacto que causan al ser observados.

Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(2).

De conformidad con las reglas trazadas la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor, para esto se compararán uno a uno los signos y luego de cada cotejo se explicarán las conclusiones a que haya lugar.

2.2.2. Comparación “Tencel” - “Telcel”.

Marca previamente registrada

TENCEL
123456

Marca cuyo registro fue negado

TELCEL
123456

De la comparación se desprende lo siguiente:

La similitud ortográfica es inocultable dado que la vocal “E” presente en las dos denominaciones se encuentra en la misma ubicación. La longitud de las palabras es de seis letras y ambas tienen dos sílabas. Así las cosas se observa una misma secuencia de vocales, igual longitud de las palabras e igual número de sílabas. Todo esto conduce a que se advierta una notoria similitud ortográfica que impide que la marca sea registrada.

En cuanto la similitud fonética se tiene:

Telcel – Tencel – Telcel – Tencel – Telcel – Tencel –

Telcel – Tencel – Telcel – Tencel – Telcel – Tencel –

También se aprecia una marcada similitud fonética entre las denominaciones habida cuenta de que la sílaba tónica es la misma, esto es, el acento prosódico de los vocablos se encuentra en la primera sílaba causando un sonido similar cuando se pronuncian.

En lo atinente a la similitud ideológica esta se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor, en este caso los signos comparados son de fantasía y no tienen significado en nuestro idioma. Por lo anterior no se encuentra similitud alguna en cuanto la idea que puedan evocar las denominaciones.

2.2.3. Comparación “Tencel” - “Telcel móvil.”

Marca previamente registrada

TENCEL
123456

Marca cuyo registro fue negado

TELCEL MÓVIL
123456 12345

La marca cuyo registro fue negado es una denominación compuesta ya que está formada por las palabras “Telcel móvil”, en cuanto el análisis que se desprende de cotejar las denominaciones “Telcel” y “Tencel” la Sala se remite a lo concluido en líneas anteriores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el vocablo “móvil” se tiene que este no conduce a particularizar cual es el origen empresarial del producto, esto es, no otorga al signo la suficiente carga semántica que permita reconocer que se trata de un producto que pertenece a una persona y no a otra.

En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostuvo lo siguiente:

“En el caso concreto, cuando el juez consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto y del signo denominativo que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).”

La expresión móvil no aporta criterios ni elementos de diferenciación entre los signos en cuestión ya que no tiene la potencialidad de eliminar el riesgo de confusión que se presenta dada la marcada similitud entre las denominaciones “Telcel” y “Tencel”. A esto se debe agregar que el riesgo se aumenta teniendo en cuenta que las marcas en disputa buscan amparar los mismos productos presentes en la clase 25 de la clasificación internacional.

2.2.4. Comparación “Tencel” - “Telcel móviles”

Marca previamente registrada

TENCEL
123456

Marca cuyo registro fue negado

TELCEL MÓVILES
123456 1234567

Similares argumentos soportan el cotejo marcario entre las denominaciones “Tencel” y “Telcel móviles” teniendo en cuenta que la única variación que se aprecia consiste en la adición de las letras “es” a la segunda palabra que conforma el signo cuyo registro se reclama.

En sintonía con todo lo dicho a lo largo de esta decisión, el vocablo “móviles” no deviene en el elemento diferenciador que borre el riesgo de confusión entre las marcas comparadas. Menester es reiterar que la semejanza entre las palabras “Tencel” y “Telcel” pueden llevar al consumidor a creer que se trata de un mismo producto o a que estos tienen el mismo origen empresarial, circunstancia que le quita la distintividad requerida al signo para ser amparado como marca.

2.2.5. Comparación “Texcel” - Telcel”

Marca previamente registrada

TEXCEL
123456

Marca cuyo registro fue negado

TELCEL
123456

Comparados estos dos signos se llega a la conclusión de que existe riesgo de confusión por similares razones de las expuestas en las comparaciones antecedentes. Desde el punto de vista ortográfico se tiene que la secuencia de vocales es la misma ya que la vocal “E” se encuentra en las dos denominaciones y en el mismo lugar, del mismo modo se encuentran formadas por seis letras y dos sílabas.

Fonéticamente también hay similitud, el acento prosódico de las palabras se encuentra en la primera sílaba y su sonido al ser pronunciadas es similar en tanto que las palabras son casi idénticas, diferenciándose únicamente por el cambio de las letras “X” y “L”.

2.2.6. Comparación “Texcel” - “Telcel móvil” - “Texcel” - “Telcel móviles”

Tratándose del cotejo de una denominación compuesta con una simple se debe tener en cuenta si el vocablo “móvil” tiene la suficiente fuerza distintiva. Siendo coherentes con lo dicho a lo largo de esta decisión debe señalarse que dicha expresión no tiene la entidad para menguar el alto grado de similitud que se presenta entre las denominaciones “Telcel” y “Texcel” manteniendo el riesgo de confusión entre los signos.

A la anterior conclusión se llega luego de comparar los signos en conjunto el elemento característico se aprecia en las denominaciones que guardan similitudes ortográficas y fonéticas, lo que se traduce en la confusión que se deriva de la impresión o impacto general que causan los signos en la mente del consumidor.

En ese mismo orden se evidencia que la expresión “Telcel móviles” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “Texcel”, en efecto las denominaciones “Telcel” y “Texcel” son casi idénticas y la expresión “móviles” no permite diferenciarlas desde el punto de vista de la impresión de conjunto, a esto se suma las marcas previamente registradas y aquellas cuyo registro fue negado buscan amparar los mismos productos de la clase 25 referida a vestido, calzado y sobraría, existiendo una clara conexidad competitiva que sumada a las similitudes anotadas impiden la coexistencia en el mercado.

Corolario de lo anterior es que el examen de registrabilidad adelantado por la entidad demandada su ajustó a los requerimientos de la normatividad andina y de los parámetros fijados por la jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación quedando incólume la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos demandados.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010.