Sentencia 2005-00305 de diciembre 9 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 2005-00305

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad

Actora: MERCK KGaA

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las resoluciones acusadas, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por la actora en el presente proceso y por la sociedad Bayer A.G., que respectivamente son titulares de las marcas Artren y Actron, ambas nominativas para distinguir productos de la clase 5ª internacional y concedió a la sociedad Gynopharm S.A. el registro de la marca Artroin (nominativa) para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el actor considera violadas por los actos acusados, señalan:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) (...).

b) carezcan de distintividad.

c) (...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación (resalta la Sala).

b) (...)”.

La controversia se contrae a establecer si la marca registrada Artroin (nominativa) para distinguir productos de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo asegura la actora, con respecto a su marca Artren (nominativa) de la misma clase, previamente registrada.

La entidad demandada mediante la Resolución 25971 de 22 de octubre de 2004, pese a las oposiciones presentadas, concedió el registró de la marca Artroin (nominativa), porque, en su concepto entre esta marca y las opositoras (nominativas), no existen semejanzas de ningún tipo, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.

Los signos enfrentados en los actos acusados fueron Artren, cuyo titular es la actora y Artroin cuyo titular es Gynopharm S.A., tercera interesada en este proceso. Igualmente Actron, cuyo titular es la sociedad Bayer S.A. y Artroin, cuyo titular es, como ya se dijo, Gynopharm S.A., tercera interesada en este proceso.

Como quiera que la sociedad Bayer S.A. no ejerció acción de nulidad contra los actos administrativos que aquí se acusan, la Sala únicamente se circunscribirá al análisis de las marcas Artren y Artroin, objeto de la acción instaurada.

En este orden de ideas se tiene que las marcas en conflicto se presentan así:

Marca registrada (opositora) Marca cuestionada
Artren
(nominativa)
Clase 5ª internacional
Artroin
(nominativa)
Clase 5ª internacional

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquel.

Es de anotar, que las resoluciones acusadas consideraron que como los signos eran diferentes, “no era necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de los productos o servicios, así sean conexos e idénticos”.

Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 5ª internacional, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas.

En este caso para efectos de determinar el riesgo de confusión, contrario a lo que considera el tercero interesado, es irrelevante que los productos sean ofrecidos por personal especializado o que se expidan con o sin fórmula médica, pues lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren dicha fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que, como lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 131-IP-2005, Exp. 2001-00236, Colombia, entre otros, es un país de “cultura curativa personal”.

Ahora, al hacer el análisis de distintividad, valorando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes, en este caso se tiene que los signos que se comparan tienen un elemento de uso común o generalizado que no debe entrar en el cotejo, como es el prefijo ARTR, en tratándose de medicamentos farmacéuticos destinados a aliviar molestias musculoesqueléticas, reumáticas, artritis, osteoartritis, inflamaciones, tendinitis, dolores musculares por traumas, torceduras, calambres, neuralgias, entre otros.

Si bien es cierto que dicho prefijo no es apropiable —ARTR—, ello por sí solo no hace desaparecer el riesgo de confusión y por lo tanto la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que los integra, es decir en las partículas EN de la marca opositora y OIN de la marca registrada cuestionada.

Siguiendo las reglas que la doctrina y jurisprudencia comunitaria han diseñado en orden a efectuar la comparación de signos marcarios, se procede a hacer un análisis sucesivo y no simultáneo de los mismos, así:

EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN

OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN

EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN

Como se puede observar, estos vocablos tienen en común la letra N que se encuentra al final de cada uno y una vocal diferente al inicio; empero, precisamente en la consonante N, que es coincidente en ambas marcas, es donde recae el acento prosódico, haciendo que las vocales en ellos contenidas, que les anteceden, resulten irrelevantes desde un punto de vista fonético, para evitar el riesgo de confusión en el consumidor, el cual perfectamente puede creer que se trata de un mismo producto farmacéutico y, por ende, que tiene un mismo origen empresarial.

Además, como en la clase 5ª también se encuentran amparados productos veterinarios y herbicidas e insecticidas, puede ser perfectamente posible que quien obtiene un registro para todos estos productos lo aplique indistintamente no solo para usos farmacéuticos sino para los anotados, lo cual pondría en grave riesgo la salud y hasta la vida de los consumidores.

La existencia de ese riesgo de confusión es razón suficiente para considerar que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 25971 de 22 de octubre de 2004, 001890 de 31 de enero de 2005 y 006489 de 30 de marzo de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. ORDÉNASE a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca Artroin para distinguir productos de la clase 5ª internacional.

3. ORDÉNASE a la citada entidad publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de diciembre de 2010».