Sentencia 2005-00342 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2005-00342-00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP con fundamento en la titularidad de la marca y nombre comercial “Telecom”, solicita la nulidad de la Resolución 9764 de 16 de abril de 1997, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “Deutsche Telekom” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Deutsche Telekom AG.

5.1. Excepciones propuestas.

Previo al análisis de fondo la Sala se pronunciará sobre las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso sociedad Deutsche Telekom AG, respecto de la falta de legitimación por activa y la prescripción de la acción; las demás excepciones, “buena fe, presunción de legalidad, pérdida de la fuerza distintiva de la expresión Telecom”; enervan hacia el fondo del asunto.

5.1.1. Falta de legitimación en la causa por activa.

En relación con la falta de legitimación en la causa por activa, señala el tercero que esta excepción se configura ya que la actora no es la propietaria del nombre comercial Telecom, y tampoco, en los términos del artículo 616 del Código de Comercio, se inscribió ante la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la marca.

La concesión de la marca, prevista en el Código de Comercio y su correspondiente inscripción no es un asunto a debatir dentro del presente proceso. Telecom en Liquidación suscribió con la sociedad actora Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP “Contrato de licencia de uso de marca y signos distintivos” Nº 007-02-2003 de septiembre 30 de 2003, visto a folios 79 a 88 del expediente, en el que expresamente, en la cláusula sexta, se autorizó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, ahora sociedad actora “para que solicite ante todas la autoridades administrativas y judiciales, las renovaciones, oposiciones y nulidades que sean necesarias para mantener vigentes o defender las marcas y signos distintivos, que se encuentran debidamente registrados ante la oficina de división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Dado que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca, está en su derecho de autorizar la protección de la misma de la manera como más le convenga a su interés, en este caso lo hizo dentro de un contrato de licencia de uso de la marca. Por lo anterior, la sociedad actora estaba legitimada para interponer la presente acción de conformidad con la autorización expresa dada por Telecom en Liquidación, luego la excepción de falta de legitimación de la causa por activa no prospera.

5.1.2. Prescripción de la acción.

El tercero interesado en las resultas del proceso indica que la norma aplicable para determinar la prescripción de la acción es el artículo 172 de la Decisión 486, que en relación con las causales de irregistrabilidad tiene un término de prescripción de 5 años, contados a partir de la fecha de la concesión del registro impugnado, en este caso, el registro de la marca Deutsche Teleckon [sic], se concedió en abril de 1997, siendo así que ya se encuentra prescrita la acción para demandar su nulidad.

Sobre el tema de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, cual es, la que tiene por finalidad de proteger el interés de un tercero determinado, como es el caso que se analiza, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como órgano competente para interpretar el ordenamiento jurídico comunitario, ha manifestado(1):

“En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1º de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma. Sin embargo, conforme a la disposición transitoria primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486.

El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, comoquiera que esta decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas” (resaltado y subrayas fuera de texto).

De conformidad con la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el asunto, se establece que la norma aplicable en el presente caso, en relación con la prescripción de la acción de nulidad relativa, es el artículo 172 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los 5 años contados a partir de la concesión del registro impugnado. Pero, de acuerdo a la interpretación del tribunal, los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores a la Decisión 486, como es el caso de la marca en conflicto Deutsche Teleckon (clase 9), la cual fue otorgada a la luz de la Decisión 344, el término de prescripción de la acción de nulidad relativa de 5 años debe ser contado a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 486.

Dado que la demanda en el presente proceso fue presentada el 31 de octubre de 2005 y el término de prescripción de la acción debe contarse a partir del 1º de diciembre de 2000, fecha en la que entró en vigencia la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, el término de 5 años, para que se configurara la prescripción de la acción vencía el 31 de diciembre el 2005, se estima que la demanda fue presentada en tiempo.

En consecuencia, esta excepción no prospera.

5.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si el signo “Deutsche Telekom” (nominativo) era registrable para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala en la interpretación 112-IP-2012, solicitada por esta corporación, que corresponde la aplicación de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

“Decisión 344

(...).

De los requisitos para el registro de marcas

‘ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(...).

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(...).

ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(...).

Del procedimiento de registro

(...).

ART. 96.—Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo [sic] será comunicado al interesante [sic] mediante resolución debidamente motivada.

(...).

Del nombre comercial

ART. 128.—El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro’.

(...).

Decisión 486

(...).

Disposición transitoria

‘PRIMERA.—Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)”.

— La sociedad Deutsche Telekom A.G. argumentó que la expresión Telecom es genérica y de uso común para los servicios de telecomunicaciones, al respecto, la Sala en esta oportunidad reitera los argumentos expuestos en sentencia de 28 de octubre de 2010 (Exp. 2005-00137, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno):

“Debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucra alguno de los productos o servicios que éste distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta ‘Telecom’, ampara productos y servicios de las clases 9ª y 38, entre las cuales se encuentran los siguientes registros:

MarcaClaseCertificadoVigencia
Telecom918956622/03/2006
Telecom3816024123/02/2014
Telecom3818957323/02/2014
Telecom3818958623/02/2014

Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión ‘Telecom’ se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término Telecom, no tiene significado.

Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca ‘Telecom’, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina ‘evocativa’, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas.

De otra parte, tampoco puede afirmarse que la marca ‘Telecom’ sea débil, por ser de uso común en el medio de las telecomunicaciones, pues el citado tercero, no prueba que tal denominación se haya proliferado en los registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menos aún, puede indicarse que la expresión Telecom sea débil por el hecho de que su titular se encuentre en liquidación, argumento que no solo es incongruente con la realidad fáctica y jurídica, sino que no tiene en cuenta la importancia económica que puede revestir la marca en un momento determinado, máxime en tratándose del sector de la economía como es el de las comunicaciones” (resaltado fuera del texto).

— Igualmente, respecto de los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, ya la Sala se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia, la cual también ratifica en esa oportunidad. En dichas sentencias se consideró(2):

“Del cotejo entre la marca ‘Deutsche Telekom’ (nominativa) y el nombre comercial y marca ‘Telecom’, se observa que existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, en cuanto respecta al signo nominativo esencial ‘Telecom’; y aunque el signo de la marca registrada está escrito en idioma alemán, al reemplazar la letra C por la K, su pronunciación sigue siendo la misma, según se infiere del examen en forma sucesiva de los signos:

TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM - TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM

TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM - TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM

TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM - TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM

TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM - TELECOM-DEUTSCHE TELEKOM

Ahora bien, si se enfatiza en los elementos divergentes y no semejantes, se observa que la expresión ‘DEUTSCHE’ del signo cuestionado, no proporciona un valor diferenciador que le otorgue suficiente distintividad para considerar que no se confunde con la marca registrada.

Ello, en consideración a que se trata de una palabra de idioma extranjero (alemán), frente al cual ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia que se considera una denominación de fantasía, porque se presume que no es de conocimiento común(3), pero al unirla a la palabra ‘Telekom’, resulta que es ésta última la que sigue siendo más destacada, y de ahí que la confundibilidad no se disminuya por tener el signo registrado, la expresión ‘Deutsche’.

Así lo sostuvo la Sala en anterior oportunidad(4), al pronunciarse sobre la comparación de los signos que concurren al presente proceso, en la que expresó lo siguiente:

‘Ahora bien, respecto a los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, no cabe la menor duda que entre las marcas ‘Deutsche Telekom’ cuestionada y ‘Telecom’ existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que permiten afirmar que con el registro de la primera de las nombradas, se estaría violando el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la palabra Telecom o Telekom, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término Deutsche de la cuestionada no es un elemento distintivo frente a la marca registrada, ya que dicho término en español significa “Alemana”. Es por ello, en que en el idioma alemán o “deutsch”, la República Democrática Alemana, se escribe: “Deutsche Demokratische Republik = DDR”.

En efecto, la palabra Telecom o Telekom, empleada en las denominaciones de las marcas en conflicto, constituye el centro de atención, por tratarse del elemento diferenciador, básico y esencial de la marca de la actora, que con respecto a la demandada solo difiere en la letra C, la cual en nuestro idioma se pronuncia idénticamente a la letra K’ (resaltado fuera del texto).

Corolario de lo anterior, resulta que la excepción de ‘pérdida de la fuerza distintiva’ de la marca ‘Telecom’, formulada por la tercera con interés directo en las resultas del proceso, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la expresión ‘Telecom’ —como lo ha sostenido en varias oportunidades la Sala, entre ellas la sentencia de 28 de octubre de 2010, atrás citada— no se refiere a una expresión genérica, sino, por el contrario, posee la suficiente distintividad que le permite ser distinguida en el mercado respecto de los productos y servicios que comercializa”.

— Pasa la Sala a analizar el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre de la notoriedad de la marca Telecom y su prueba.

Respecto al tema relacionado con la notoriedad de la marca Telecom, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial solicitada para este caso, se pronunció de la siguiente manera:

“En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque ‘... la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes’(5).

A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes”.

Esta sección ya se ha pronunciado sobre la notoriedad de la marca Telecom en diferentes ocasiones, donde igualmente se enfrentaban las marcas Telecom y Deutsche Telekom pero que distinguían otras clases de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza, en esta ocasión se ratifican las consideraciones allí expuestas, las cuales se transcriben a continuación.

Así, en sentencia anteriormente citada de 12 de mayo de 2011 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno) se sostuvo:

“El titular de la marca Telecom, viene utilizando dicha denominación por más de cincuenta años y, es sabido en Colombia que Telecom fue la única empresa que prestó el servicio de telecomunicaciones en el territorio nacional por muchos años, lo que ha generado que el consumidor identifique automáticamente la expresión Telecom con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia tal como lo anota el agente del Ministerio Público, o sea, que es anterior al registro en Alemania de la marca cuestionada”.

Igualmente en sentencia de 11 de diciembre de 2011 dentro del proceso 2005-00354, (M.P. María Elizabeth García), se consideró:

“De lo anterior se destaca que el titular de la marca ‘Telecom’ utiliza dicha denominación desde hace varias décadas y que es de público conocimiento que Telecom en Liquidación fue por mucho tiempo la única empresa que prestó el servicio de telecomunicaciones en Colombia, lo que le ha generado un grado alto de conocimiento, incluso entre los consumidores diferentes a aquéllos a quienes van dirigidos sus servicios y productos.

La circunstancia así descrita ha sido acuñada por la doctrina y la jurisprudencia bajo el concepto de marca renombrada, del cual bien vale la pena citar la definición acogida por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia de 24 de marzo de 2009(6), en la que se señaló:

‘Por su uso y difusión todas las marcas son comunes en la medida que tienen un conocimiento normal en el público al que van dirigidas, pero algunas son notorias cuando son conocidas por una parte importante del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma o lo que se denomina el sector pertinente(7). La marca renombrada se diferencia de la anterior en que su grado de conocimiento desborda los consumidores del mercado del producto o servicio por lo que es conocida por consumidores diferentes a aquéllos a quienes van dirigidos tales bienes(8).

En este orden de ideas, se observa que la marca “Telecom” cumple los requisitos establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344, en cuanto a los requisitos para ser considerada notoria, esto es, a) la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Ahora bien, como ya lo indicó la interpretación prejudicial realizada para el presente caso, la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para la prueba en este caso, de la notoriedad de la marca Telecom, la sociedad actora allegó al expediente certificación suscrita por el jefe de la división de crédito y cobranzas de la empresa en la que hace constar que el volumen de ventas aproximadamente es de ($ 90.000.000.000), mensuales, lo que constituye una prueba que hace notar la cantidad de usuarios que adquieren los servicios de Telecom y su continuidad.

También allegó publicidad de los servicios prestados lo que prueba la difusión de la marca en periodos determinados, así por ejemplo se observa dentro de la publicidad información de los servicios para el año 1990.

A pesar de que la notoriedad de la marca debe ser probada para cada caso, como ya se hizo en el presente proceso, estima la Sala que es imposible ignorar que esta corporación, en diferentes sentencias, en las que se controvirtieron precisamente las marcas ahora en conflicto, ha establecido la notoriedad de la marca Telecom, es el caso de las sentencias de 12 de mayo de 2011, en que la Sala anuló el registro de la marca Deutsche Telekom para las clases 16, 38 y 42 Internacional, de la sociedad Deutsche Telekom A.G. y de la sentencia de 1º de diciembre de 2012, en la que la Sala igualmente anuló el registro de la marca Deutsche Telekom para la clase 28 Internacional.

La Sala avala entonces las consideraciones expuestas en las sentencias anteriormente descritas reiterando que la marca Telecom es y ha sido durante mucho tiempo difundida y usada dentro del mercado colombiano ganándose el prestigio necesario para adquirir el carácter de notoria.

— Dada la semejanza entre los signos en conflicto, se debe establecer si su coexistencia en el mercado conlleva a error al público consumidor por lo que se analiza el riesgo de confusión y de asociación de las marcas.

Determinada la semejanza de los signos en conflicto (Deutsche Telekom y Telecom) y la notoriedad de esta última, deben analizarse los riesgos confusión y asociación, entendidos ellos como la posibilidad de que el consumidor piense que está adquiriendo un producto que tiene un origen empresarial diferente, y que, aunque pueda diferenciar las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo, piense que el productor de dicho producto y otra empresa, tienen una relación o vinculación económica.

En efecto, las semejanzas de las marcas en conflicto crea confusión y un efecto de asociación; similitud que induciría al consumidor a error al pensar que el titular de la marca Telecom tiene una nueva vertiente comercial o presta un nuevo servicio bajo la marca Deutsche Telekom, generando un riesgo parasitario por cuanto el titular de la marca demandada se aprovecharía injustamente del prestigio de la marca notoriamente conocida -Telecom, por lo que se hace imposible una coexistencia de las marcas en el mercado.

Por lo anterior, la resolución demandada, viola el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que al introducir al mercado la marca Deutsche Telekom crea el riesgo de producir en el consumidor confusión con la marca notoriamente conocida Telecom, con independencia de la clase de productos o servicios para los cuales se haya concedido el registro.

Por último, comoquiera que la demandante alega a su favor que es titular del nombre comercial y enseña comercial “Telecom”, es conveniente analizar los temas:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, precisó frente al nombre comercial que:

“El tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de mayo 31/2000, publicada en la GOAC Nº 581, de jul. 12/2000).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el país donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (...) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el Exp. 03-IP-98, de fecha mar. 11/98, publicada en la GOAC Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de feb. 6/2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1330, de abr. 21/2006).

De la misma forma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las reglas de protección de la enseña comercial, como signo distintivo que distingue un establecimiento mercantil, indica que, las normas que regulan el nombre comercial son aplicables a la figura de la enseña comercial. De esta manera debe probarse el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Al respecto, en sentencia de 1º de diciembre de 2011(9), en la cual se controvirtieron los mismos signos, pero que protegían diferentes clases de productos o servicios se manifestó:

“Esta corporación, en reiterados pronunciamientos, ha precisado que para que pueda predicarse que la administración no dio protección a un nombre comercial, es menester que esta haya tenido conocimiento de la existencia del mismo, bien sea porque ante ella, con anterioridad, se solicitó el registro de una marca, el depósito del nombre o de una enseña comercial; o porque se trata de un nombre comercial notoriamente conocido.

Dijo la Sala en la sentencia de 7 de mayo de 1998 (Exp. 3971, actora: Sociedad Manuelita S.A., C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz):

‘Asunto diferente se presenta cuando con anterioridad a la solicitud del registro de determinado signo no le antecede otro registro u otra solicitud de la cual pueda predicarse semejanza o similitud en el signo y además no se presentan observaciones, pues, como se precisó en las sentencias de 23 de mayo de 1991 (Exp. 417, actor: Creaciones Zeppelin Ltda., C.P. Miguel González Rodríguez); y de 17 de marzo de 1995 (Exp. 2988, actora: Sociedad Alimentos Congelados Alcatraz Ltda., C.P. Libardo Rodríguez), en esas circunstancias la administración no está en condiciones de saber la existencia de las marcas similares y por lo mismo no puede violar la ley’.

En la sentencia de 22 de junio del 2000 (Exp. 4554, actor: Instituto de Seguros Sociales, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), se reconoció la notoriedad del signo ‘ISS’ como distintivo del Instituto de Seguros Sociales, en consideración de lo cual se otorgó su protección.

En el caso sub lite aparece demostrado que la administración, previo a la solicitud de registro de la marca ‘Deutsche Telekom’, tenía conocimiento del depósito del nombre comercial ‘Telecom’, desde el año 1973, según el argumento expuesto por la demandante, que no fue controvertido.

Por lo anterior, de conformidad con las anotadas consideraciones sobre la irregistrabilidad de la marca ‘Deutsche’, dada su confundibilidad con la marca de la actora, la Sala prohíja los mismos argumentos y así, determina la necesidad de proteger el nombre comercial ‘Telecom’, a través de la anulación de los actos acusados”.

La Sala ratifica los argumentos expuestos en la sentencia transcrita y concluye que, determinado como está que la marca Deutsche Telekom estaba incursa en causales de irregistrabilidad por tratarse de una marca confundible con la marca notoria Telecom, deberá declararse la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 9764 de 16 de abril de 1997, mediante la cual se concedió el registro de la marca “Deutsche Telekom” (nominativa), para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de Deutsche Telekom AG.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “Deutsche Telekom” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Interpretación Prejudicial 095-IP-2008.

(2) Expediente 2005-00354, actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, C.P. María Elizabeth García González, sentencia de 1º de diciembre de 2011.

(3) En efecto, señala el tribunal: “En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de estas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate”.

(4) Expediente 2005-00362, actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 12 de mayo de 2011.

(5) Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “Vodka Balalaika”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(6) Expediente 2004-00739 (IJ), actor: Luis Darío Capador Martínez y otros, C.P. Mauricio Torres Cuervo.

(7) Sector pertinente hace referencia al ámbito en el que se desenvuelve el producto o servicio y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado y son quienes determinan el conocimiento que tienen de una marca notoria.

(8) Son ejemplos de ellas: Coca Cola y Nike.

(9) Proceso 2005-00354, M.P. María Elizabeth García González.