Sentencia 2005-00356 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001032400020050035600

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Colombia Telecomunicaciones S.A.

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo T-Global Telecom. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro (Proceso 28-IP-95, caso “Canali”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

… De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el juez consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo T-Global Telecom (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es ésta la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante”.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo T-Global Telecom, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A este respecto, se advierte que el artículo 83 literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos acusados concedió, a favor de la sociedad Deutsche Telekom AG el registro de la marca T-Global Telecom, para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado.

6.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada se expresan como se señala a continuación:

 

MARCA4.bmp
 

 

Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas T-Global Telecom y Telecom.

6.1.1. Comparación ortográfica(1). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

T-Global Telecom, Telecom, T-Global Telecom, Telecom

T-Global Telecom, Telecom, T-Global Telecom, Telecom

T-Global Telecom, Telecom, T-Global Telecom, Telecom

T-Global Telecom, Telecom, T-Global Telecom, Telecom

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras, palabras y sílabas que las componen es diferente, pues el signo T-Global Telecom tiene catorce (14) letras y está compuesto por dos (2) palabras, en la que la primera está conformada por dos (2) sílabas y la segunda por tres (3); y la marca Telecom tiene siete (7) letras en una (1) sola palabra conformada por tres (3) sílabas; lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto el vocablo Telecom, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva.

6.1.2. Comparación fonética(2). 

Asimismo, se advierte que existe semejanza fonética entre los signos cotejados, pues la pronunciación del vocablo Telecom, que es el que posee la fuerza distintiva, es idéntica.

6.1.3. Comparación ideológica(3). 

Por otro lado, se advierte que existe semejanza ideológica entre las marcas, pues evocan en la mente de los consumidores la misma idea de lo que se entiende por el vocablo Telecomunicación y/o Telecomunicaciones.

Precisamente, esta Sala en reiteradas oportunidades ha tenido la oportunidad de referirse a la marca Telecom, indicando que es evocativa, ya que al contemplarla el consumidor podría por deducción o razonamiento determinar los productos o servicios que busca distinguir.

En efecto, en sentencia de 12 de mayo de 2011 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno) esta Sala manifestó:

“Dice la providencia de 28 de octubre de 2010:

“Al respecto debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucre alguno de los productos o servicios que éste distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta “Telecom”, ampara productos y servicios de las clases 9 y 38, entre las cuales se encuentran los siguientes registros:

MarcaClaseCertificadoVigencia
Telecom 918956622/03/2006
Telecom 3816024123/02/2014
Telecom 3818957323/02/2014
Telecom 3818958623/02/2014

 

Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión “Telecom” se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término Telecom, no tiene significado.

Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca “Telecom”, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina “evocativa”, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas”.

En la sentencia de 2 de diciembre de 2010, se expuso:

“Antes de proceder al análisis comparativo de las marcas enfrentadas, la Sala se referirá al aspecto genérico y débil que el tercero interesado le endilga a la marca Telecom.

A estos efectos, se prohíja lo expresado por la Sección en reciente sentencia de 28 de octubre de 2010, Expediente 2005 00137, Consejero Ponente, Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, en la cual se consideró que la marca Telecom no es genérica ni débil” (destacado ajeno al texto).

(…).

Referente a los signos evocativos la doctrina y la jurisprudencia, señalan que se “… sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de su imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo”.

Por consiguiente, la expresión “Telecom”, puede ser catalogada como evocativa, ya que se refiere indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos o servicios de las clases 16, 38 y 42 internacional, ya que el consumidor podría por deducción y su razonamiento llegar a determinar tales productos o servicios, empleando dicho término”(4).

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas T-Global Telecom y Telecom, por cuanto el vocablo Telecom, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva, y evoca en el consumidores la misma idea. Pese a lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca T-Global Telecom puede generar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

6.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En el caso sub examine el registro de las marca T-Global Telecom se concedió para distinguir “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”, “transporte; almacenaje de mercancías” y “servicios relacionados con: instrucción, enseñanza, esparcimiento; organización de eventos deportivos y culturales; publicación y edición de libros, periódicos y demás material impreso, y el que estuviere relacionado con medios electrónicos (incluidos cd-rom y cd-i)” en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que el signo Telecom distinguía previamente “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, “publicidad y negocios”, “telecomunicaciones” y “servicios de asesoría, montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; servicios de atención al cliente y usuarios; servicios de conexión e interconexión en el territorio nacional o en el exterior” en las clases 9, 35, 38 y 42 internacionales.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que los signos T-Global Telecom y Telecom distinguen servicios semejantes.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si T-Global Telecom es registrable o, se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca T-Global Telecom no es registrable en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto de la marca Telecom, ya que puede generar riesgo de confusión y/o asociación con los servicios que esta distinguía previamente en las clases 9, 35, 38 y 42.

En efecto, la Sala advierte que existe conexión competitiva entre los servicios de “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que distingue T-Global Telecom en la clase 36 internacional y los “negocios” que distingue Telecom en la clase 35, pues estas actividades lucrativas podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los “negocios” y/o actividades lucrativas o de interés que distinguen ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

Asimismo, se observa que existe conexión competitiva entre los servicios de “transporte; almacenaje de mercancías” que distingue la marca cuyo registro se cuestiona en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y de “telecomunicaciones” y “servicios de asesoría, montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; … servicios de conexión e interconexión en el territorio nacional o en el exterior” que distingue la marca Telecom en las clases 38 y 42, pues podrían comercializarse por los mismos canales, utilizar iguales medios de publicidad, y tener una relación o uso complementario; que podría generar confusión indirecta y/o riesgo de asociación en los consumidores, quienes podrían pensar que ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica, pues fácilmente podrían asociar los servicios de telecomunicaciones, que buscan en palabras del Diccionario de la Real Academia de la Lengua “establecer medios de acceso entre poblaciones o lugares”, con los de transporte que pretenden comunicar o “… conducir personas y cosas de un lugar a otro”.

Igualmente, se advierte que existe conexión competitiva entre los servicios de “… instrucción, enseñanza, esparcimiento; organización de eventos deportivos y culturales; publicación y edición de libros, periódicos y demás material impreso, y el que estuviere relacionado con medios electrónicos (incluidos cd-rom y cd-i)” que distingue la marca T-Global Telecom en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos de “publicidad” que distingue Telecom en la clase 35, pues pueden utilizar iguales canales de comercialización, idénticos medios de publicidad y tienen una relación directa y/o uso complementario que puede generar riesgo de confusión indirecta y/o de asociación en el público consumidor, ya que ellos podrían identificar ambas marcas con un origen empresarial común o pensar que las empresas que prestan dichos servicios tienen una vinculación o relación económica, debido a la estrecha relación que existe entre los servicios de publicidad y la edición o publicación de material impreso.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo T-Global Telecom, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no es lo suficiente distintiva para distinguir servicios en el mercado respecto de la marca Telecom.

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta innecesario estudiar si el signo T-Global Telecom se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues de plano se advierte que no es dable registrar el signo T-Global Telecom al encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca Telecom Américas porque se advirtió que era confundible con la marca Telecom, previamente registrada para distinguir productos en las clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“Se observa que entre las marcas “Telecom Américas” cuestionada y “Telecom” existe identidad ortográfica, fonética e ideológica, en cuanto respecta al signo nominativo esencial “Telecom”. En relación con la expresión “América” del signo cuestionado, se observa que no proporciona un valor diferenciador que le otorgue suficiente distintividad para considerar que no se confunde con la marca registrada.

Ahora bien, para establecer si existe una conexión competitiva entre los signos que pueda conllevar un riesgo de confusión y/o asociación, es necesario analizar la relación directa o indirecta entre los productos y servicios que estos distinguen.

(…)

En el caso bajo examen, se tiene que la marca “Américas Telecom” fue registrada para amparar servicios de la clase 38, esto es, telecomunicaciones, y productos de la clase 9ª, entre los cuales se encuentran aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; y distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago.

El sector del mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa América Móvil S.A. DE C.V., es la industria de las comunicaciones (servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª Internacional).

Por su parte, la sociedad Colombia Telecomunicaciones, en calidad de licenciataria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en Liquidación, explota el mercado dentro de la misma órbita, porque su marca “Telecom” distingue servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª Internacional, lo cual, sin duda, permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos, según los criterios señalados en la interpretación prejudicial transcrita”(5).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 35498 de 2002 (nov. 1º); 34511 de 2001 (oct. 25), 44271 de 2001 (dic. 28) y 6530 de 2002 (feb. 27); y 10951 de 2002 (abr. 12), 17243 de 2002 (mayo 31) y 27435 de 2002; mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad Deutsche Telekom AG, el registro de la marca T-Global Telecom, para distinguir, respectivamente, servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar los respectivos registros y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, Actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, Actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, Actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(4) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 12 de mayo de 2011, Actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, Radicado 11001032400020050036200, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2011, Actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, Radicado 11001032400020050013901, M.P. María Elizabeth García González.