Sentencia 2006-00002 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2006-00002 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expediente 2006-00002.

Acción: Nulidad.

Actor: Productos Familia S.A.

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

3. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

4. El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto Ideal 2 en 1 y los denominativos Productos Familia y Familia lo mejor para mi familia, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

5. El juez consultante deberá, al momento en que el signo mixto Ideal 2 en 1 fue solicitado para registro, verificar si el nombre comercial Productos Familia era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que determinen la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

6. No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

7. El juez consultante debe determinar si los elementos 2 en 1 y Familia son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

8. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección.

Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

9. Los titulares de marcas pueden utilizar en el mercado frases explicativas para los productos que amparan. Al momento de insertar una marca en el mercado su titular puede acompañarla de elementos explicativos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite al propósito de identificación o información, y no induzca al público consumidor a error” (fls. 497 a 499).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 127-IP-2009, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo “IDEAL 2 EN 1”.

Igualmente, se interpretarán de oficio los artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 344

ART. 81.—“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

ART. 83.—“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(...)

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”

ART. 84.—“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

ART. 105.—“Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”.

ART. 118.—“Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

ART. 119.—“La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.

ART. 120.—“No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.

ART. 121.—“Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

ART. 122.—“Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”.

ART. 123.—“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

DECISIÓN 486

Disposición transitoria primera

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia” (fls. 469 a 472).

Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandante frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

Antes de ello, se considera conveniente hacer alusión al concepto y funciones de la marca.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, se refiere a tal aspecto, en los siguientes términos:

“El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Determina la calidad del producto o servicio que identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 253, mar. 7/97).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1112, de 6 de septiembre de 2004)(1) ” (fls. 476 a 477).

De manera, que esta Sala estima importante tener en cuenta, las funciones de la marca, especialmente, la función publicitaria de la misma en el cotejo marcario que deberá efectuarse entre la marca cuestionada respecto a las de la sociedad actora.

1. Cotejo entre marcas.

Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina.

Los signos en disputa están conformados de la siguiente manera:

Papeles Nacionales S.A.Productos Familia S.A.
Marca cuestionadaMarca previamente registrada
IDEAL 2 EN 1FAMILIA 2 EN 1
IDEAL 2 EN 1.JPG


FAMILIA.JPG




 Marca nominativa
Previamente Registrada FAMILIA

 

Se observa que el elemento denominativo de las marcas mixtas antes descritas, predomina sobre la parte figurativa, pues a los ojos del consumidor se facilita el aprendizaje y el enlace de las expresiones con los productos que dichas marcas distinguen.

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta corporación, las cuales son:

“(...).

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados(2) por el tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006. Y proceso 62-IP-2006. Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1370, de 14 de julio de 2006” (fls. 479 a 480).

Antes de entrar a analizar lo aspectos relacionados con la identidad o similitud entre las marcas en conflicto, la Sala advierte que en el Formulario Único de Registro de Marcas se solicitó el registro de la marca “Ideal 2 en 1 (Mixta), clase 16”, tal como figura en el folio 1 del Anexo 1; sin embargo, en la etiqueta vista a folios 3, 4 y 5 del citado Anexo, aparece “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo”. Igualmente, en el Extracto para Publicación de Solicitudes de Marca apreciado a folio 6 del Anexo 1, figura en la descripción de la etiqueta, lo siguiente:

“La etiqueta está dividida así:

En la parte superior y colocada en forma diagonal se encuentra la expresión Ideal en su letra característica.

En la parte media la frase “para la familia” y en la parte inferior, sobrepuesta a un círculo la expresión 2 en 1 doble rollo”.

La Sala observa que la frase “para la familia”, se divisa en tales documentos, sin advertir su titular que se trata de una expresión explicativa, lo cual era lo lógico a seguir en el trámite de registro, pues la solicitud, como ya se dijo, versaba en cuanto a su denominación, sólo en la expresión “Ideal 2 en 1”. No obstante, fue publicada como: “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo” (mixta), y lo que es más, en la Resolución 14519 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se concedió el registro de la marca “Ideal 2 en 1 (mixta)”, la Superintendencia no aclara que la expresión “para la familia”, que aparece a folio 83 en la etiqueta “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo” de la marca cuestionada, sea explicativa, ya que se limita a decir:

“Es necesario aclarar, que si bien la marca solicitada contiene en su etiqueta la expresión para la familia, esto no implica que se esté reproduciendo la marca Familia o FAMILAR, pues el contenido conceptual de toda la oración es diferente de la sola palabra Familia...” (fl. 81 del Anexo 1).

Efectuada esta precisión, que de alguna manera será analizada con mayor profundidad más adelante, la Sala cotejará las marcas en conflicto en los aspectos antes referidos, teniendo en cuenta, especialmente para su comparación, la etiqueta de la marca en la que sobresale la frase “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo”, ya que la etiqueta de los productos que la marca distingue, es precisamente la que se exhibe, ante el público consumidor.

Palabras de uso común y descriptivas

No obstante lo anterior, se argumenta en el proceso que las expresiones Familia es de uso común y 2 en 1 descriptiva. Por consiguiente, se analizarán, en primer lugar, estos dos aspectos, por ser importantes para el cotejo entre las marcas en disputa.

Afirma el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras, expresiones o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando(3)”.

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;”.

Al respecto, la Sala estima que la palabra Familia, no designa en forma usual o común ninguno de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, como la entidad demandada y el tercero interesado afirman que la expresión Familia es de uso común en la marcas registradas para la clase 16 Internacional, se considera necesario traer a colación la lista de marcas registradas con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la marca cuestionada, que la Superintendencia de Industria y Comercio presenta en su archivo virtual, con el fin de verificar tal afirmación.

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SignoExpresión titularExp.C  TCert.VigenciaEstado
1MarcasFamilia Mondongo's1-José Octavio Velásquez Londoño97 015248716MI20209610/10/2017Concesión
2MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.02 013962816MI25517809/10/2012Concesión
3MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.00 020252716MI24337914/12/2020Concesión
4MarcasFamilia (las demás expresiones irán como explicativas)1-Productos Familia S.A.00 020253716MI24117430/04/2011Concesión
5MarcasFamilia (las demás expresiones irán como explicativas)1-Productos Familia S.A.00 020254716MI24117323/05/2011Concesión
6MarcasFamilia doble rollo1-Productos Familia S.A.99 026353716NO24031022/06/2020Concesión
7MarcasFamilia 2 en 1 doble rollo1-Productos Familia S.A.99 027420716MI22856729/05/2020Concesión
8MarcasRevista Colmena en Familia.com1-Fundación Social99 043292716NO30228510/08/2010Concesión
9MarcasFamilia Decor1-Productos Familia S.A.99 049615716NO22856908/06/2020Concesión
10MarcasFamilia Cocina (las demás expresiones irán como explicativas)1-Productos Familia S.A.99 051212716MI23458717/04/2020Concesión
11MarcasFamilia Cocina1-Productos Familia S.A.99 051213716MI24844910/04/2020Concesión
12MarcasPROFamilia1-Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana-Profamilia98 054329716MI22092601/09/2019Concesión
13MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.99 080006716MI24282516/11/2020Concesión

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14MarcasRevista Colmena en Familia.com1-Fundación Social99 043292716NO30228510/08/2010Concesión
15MarcasFamilia Decor1-Productos Familia S.A.99 049615716NO22856908/06/2020Concesión
16MarcasFamilia Cocina (las demás expresiones irán como explicativas)1-Productos Familia S.A.99 051212716MI23458717/04/2020Concesión
17MarcasFamilia Cocina1-Productos Familia S.A.99 051213716MI24844910/04/2020Concesión
18MarcasProfamilia1-Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana-Profamilia98 054329716MI22092601/09/2019Concesión
19MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.99 080006716MI24282516/11/2020Concesión
20MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 124263 16716MI7850925/09/2017Concesión
21MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 369382 16716MI7850925/09/2017Concesión
22MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 216156 16716MI7850925/09/2017Concesión
23MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 262190 16716MI7850925/09/2017Concesión
24MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 272620 16716MI7850925/09/2017Concesión
25MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 124263 C716MI7845625/09/2007Concesión
26MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 369384 16716MI7845625/09/2007Concesión
27MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 216153 16716MI7845625/09/2007Concesión
28MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 262183 16716MI7845625/09/2007Concesión
29MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 148675 16716NO8615804/12/2020Concesión
30MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 325057 16716NO8615804/12/2020Concesión
31MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 245164 16716NO8615804/12/2020Concesión
32MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 271551 16716NO8615804/12/2020Concesión
33MarcasFamilia1-Papeles Scott de Colombia S.A.92 160424 16716NO9291626/06/1988Concesión
34MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 209386 16716FI10933425/05/2020Concesión
35MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 319745 16716FI10933425/05/2020Concesión
36MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 246124 16716MI13463206/08/2016Concesión
37MarcasFamilia Coctel1-Productos Familia S.A.92 341699 16716NO14843625/11/2013Concesión
38MarcasFamilia Coctel (según modelo adjunto)1-Productos Familia S.A.92 343530 16716MI14839025/11/2003Concesión
39MarcasFamilia Chicos1-Productos Familia S.A.92 343925 16716NO14844425/11/2013Concesión
40MarcasFamilia Bolsillo1-Productos Familia S.A.92 367454 16716MI15391804/02/2004Concesión

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41MarcasFamilia1-Papeles Scott de Colombia S.A.92 251261 16716MI12364409/12/2003Concesión
42MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 251262 16716MI12268209/12/2013Concesión
43MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.92 299016 16716MI12268209/12/2013Concesión
44MarcasNuevo Familia1-Papeles Scott de Colombia S.A.92 208088 16716NO7583318/02/2002Concesión
45MarcasNuevo Familia1-Papeles Scott de Colombia S.A.92 352879 16716NO7583318/02/2002Concesión
46MarcasNuevo Familia1-Papeles Scott de Colombia S.A.92 262174 16716NO7583318/02/2002Concesión
47MarcasFamilia Decorada (según modelo adjunto)1-Productos Familia S.A.92 332307 16716MI14730805/11/2003Concesión
48MarcasFamilia Fiesta1-Productos Familia S.A.92 341697 16716NO14843425/11/2013Concesión
49MarcasFamilia Fiesta (según modelo adjunto)1-Productos Familia S.A.92 343919 16716MI14844625/11/2003Concesión
50MarcasFamilia Blanco1-Productos Familia S.A.93 417670716MI15990829/04/2004Concesión
51MarcasTutucán Pueblo de la Familia1-Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama96 038575716MI19400413/02/2017Concesión
52MarcasFamilia 2 en 1 (las demás expresiones irán como explicativas)1-Productos Familia S.A.96 066450716MI19838926/06/2017Concesión
53MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.98 054962716MI21726729/03/2019Concesión
54MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.98 063948716MI21730129/03/2019Concesión
55MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.98 072460716MI22079416/09/2019Concesión
56MarcasFamilia1-Productos Familia S.A.99 031380716MI22786901/02/2020Concesión
57MarcasRevista Colmena en Familia.com1-Fundacion Social99 046528716MI30228410/08/2010Concesión
58MarcasFamilia 3 en 11-Productos Familia S.A.99 078717716MI25960402/09/2021Concesión
59MarcasFamilia (las demás expresiones irán como explicativas)1-Productos Familia S.A.99 080175716MI24468818/07/2021Concesión
60MarcasFamilia Total1-Productos Familia S.A.00 085168716NO26087524/12/2021Concesión
61MarcasFamilia Completo1-Productos Familia S.A.00 085172716NO26087624/12/2021Concesión
62MarcasFamilia Complete1-Productos Familia S.A.00 085174716NO24525217/08/2021Concesión
63MarcasFamilia (etiqueta)1-Productos Familia S.A.92 208091 16716MI7583118/02/2022Concesión
64MarcasFamilia (etiqueta)1-Productos Familia S.A.92 208091 16716MI7583118/02/2022Concesión
65MarcasFamilia (etiqueta)1-Productos Familia S.A.92 352887 16716MI7583118/02/2022Concesión
66MarcasFamilia (etiqueta)1-Productos Familia S.A.92 262179 16716MI7583118/02/2022Concesión

 

Se observa que son 63 marcas, donde Productos Familia S.A., tiene 58 marcas registradas, José Octavio Velásquez Londoño posee 1, Fundación Social 2, Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama 1, y la Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana-Profamilia 1.

De manera que son cinco titulares, pues Scott de Colombia S.A. cambió su razón social por Productos Familia S.A.(4) Así las cosas, contrario a lo sostenido por la Entidad demandada y el tercero interesado, no es significativo el número de marcas para considerar que la expresión Familia, sea de uso común en el registro de las marcas que distinguen los productos de la clase 16 Internacional, pues se reitera que de las 63 marcas registradas 58 son de la sociedad actora.

Por otra parte, respecto a si la expresión “2 en 1”, es descriptiva de los productos de la clase 16 Internacional, el tribunal en la Interpretación Prejudicial en análisis, anota:

“(...) Los signos descriptivos, por otro lado, informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si los elementos 2 en 1 y Familia son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia”.

Al respecto, a juicio de la Sala, el elemento común de las marcas en conflicto “2 en 1”, no es descriptiva, pues ante la pregunta ¿cómo es el producto?, la respuesta es: el producto es un rollo de papel dos en 1, cuya expresión para efectos de enlazarla con su posible significado: “doble papel en un rollo de papel higiénico” (que es el producto principal que se aviene a este proceso), requiere, así sea de un mínimo esfuerzo mental, por parte del consumidor. Por consiguiente, la Sala concluye que tal vocablo es evocativo, más no descriptivo del producto que la marca distingue.

Adicionalmente, la expresión Ideal, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa:

“(Del lat. ideālis). 1. adj. Perteneciente o relativo a la idea. 2. adj. Que no existe sino en el pensamiento. 3. adj. Que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. 4.adj. Excelente, perfecto en su línea. 5. m. Modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio. 6. m. pl. Conjunto de ideas o de creencias de alguien. Siempre luchó por sus ideales” resaltado ajeno al texto).

Las definiciones subrayadas se acoplan al sentido derivado de la denominación de la etiqueta “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo”, esto es, que es Excelente o Perfecta para la familia. En otros términos, Ideal es una palabra laudatoria, es decir, es apologética o elogiosa. Por consiguiente, la palabra Familia, utilizada en la etiqueta de la marca cuestionada, es el vocablo que le da la fuerza distintiva a la frase, pues la voz Ideal se subsume a la misma, imprimiéndole precisamente ese ímpetu y destacamento al término Familia.

De manera, que si el fin perseguido por la entidad demandada o el tercero interesado en las resultas del proceso es diferenciar el vocablo Ideal de la palabra Familia, para efectos de justificar el uso de la etiqueta “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo” como marca en los productos de la clase 16 Internacional, no tiene justificación jurídica alguna, pues la utilización del adjetivo calificativo laudatorio junto a un sustantivo como lo es Familia, significa que simplemente dicha voz la está empleando para elogiar o encumbrar la familia en cuanto al producto o productos que la marca protege y promociona.

Aunado a lo anterior, ya se advirtió, que tanto en el Formulario Único de Registro de Marcas como en el extracto de publicación de la solicitud del registro de la marca “Ideal 2 en 1 (mixta), clase 16”, aparece en su etiqueta: “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo”.

Así las cosas, la Sala cotejará las marcas en conflicto, teniendo en cuenta el elemento adicional “para la familia”, dado que si bien es cierto la marca acusada fue concedida como “Ideal 2 en 1”, se reitera, que la administración autorizó el uso en la etiqueta de la expresión “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo”, al no advertir que se trata de una expresión explicativa, tal como se deriva de los actos administrativos demandados y del documento de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual irá incluida en los productos de la clase 16 que distingue dicha marca y que se presentará, como ya se dijo, ante el público consumidor como tal, quien de todas maneras debe ser protegido frente a la posible publicación engañosa de la identificación de dichos productos.

Dice el Tribunal de Justicia Andino quela similitud ortográfica “Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión” (fl. 474).

Desde el punto de vista ortográfico, entre la etiqueta “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo” cuestionada (a juicio de la Sala, la palabra “doble rollo” es explicativa de “2 en 1”), y las marcas “Familia” y “Familia 2 en 1” del actor, se tienen los siguientes aspectos:

Ideal para la Familia 2 en 1: contiene veinte letras, dos números, once vocales, nueve sílabas, nueve consonantes.

Familia: comprende siete letras, cuatro vocales, tres sílabas, tres consonantes.

Familia 2 en 1: abarca nueve letras, cinco vocales, cuatro sílabas, cuatro consonantes.

Como puede observarse, entre “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo”y “Familia”las similitudes ortográficas encontradas son significativas, porque, se reitera, que tienen en común la palabra Familia, que de acuerdo con la explicación antes aportada sobre el vocablo Ideal, la expresión Familia, toma el realce e importancia en la escritura de tal denominación, en virtud de que hace parte intrínseca de dicho término Familia. Entre las marcas “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo” y “Familia 2 en 1”, es ostensible su similitud, o mejor, casi identidad, pues, se repite, la partícula Ideal, por ser laudatoria de Familia, no le imprime fuerza distintiva alguna.

El citado tribunal afirma que “La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética” (fl. 243).

Desde el punto de vista fonético, a juicio de la Sala, existen similitudes significativas entre las marcas “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo” y “Familia”, lo mismo, entre las marcas “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo” y “Familia 2 en 1”, ya que sus desinencias son iguales y las sílabas tónicas de las palabras idénticas: Familia y 2 en 1 recaen en las mismas sílabas.

El mismo tribunal, anota que “La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra” (fl. 244).

Desde el punto de vista conceptual, la expresión “Ideal para la” de la etiqueta “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo”, clase 16, de acuerdo con la definición antes suministrada y explicada, da la idea de que se refiere a la destinación de los productos que ésta protege, que no es otra cosa que la Familia, lo cual coincide con la evocación que se deriva de las marcas “Familia” y “Familia 2 en 1”, clase 16 Internacional.

Así las cosas, el resultado probable es que los signos en conflicto, en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual, pueden generar riesgo de confusión o de asociación, pues sus semejanzas son significativas. Aunado a que existe conexión competitiva, toda vez que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 16 Internacional.

Por las razones expuestas, los actos administrativos acusados serán anulables; sin embargo, la Sala considera conveniente, analizar los demás ítems relacionados anteriormente.

2. Marcas notoriamente conocidas.

La sociedad actora, en su demanda sostiene que las marcas “Familia” y “Familia 2 en 1”, son notoriamente conocidas, por consiguiente, se analizará este aspecto, teniendo en cuenta, lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Se dice en la Interpretación Prejudicial en análisis que:

“La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

1. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas.

El principio de especialidad.

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios.

El principio de territorialidad.

Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección:

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”?

Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión.

Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad. Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad.

2. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones:

Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 solo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el tribunal ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(...).

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...)’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

La Decisión 344 solo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (resaltado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(...).

De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:

La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

no de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.

Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, lit. d)), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “Capitán Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1452, de ene. 10/2007).

c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el juez competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La Sala, en un todo de acuerdo con los argumentos expuestos por el tribunal, entra a analizar las pruebas aportadas al proceso, con el objeto de verificar si las marcas “FAMILIA” y “FAMILIA 2 en 1” de la actora, son marcas notoriamente conocidas. Se advierte que sólo se tendrán en cuenta las pruebas de los años 1998 hasta octubre de 2000, última de las citadas fechas en la que fue radicada la solicitud de registro de la marca cuestionada.

Pruebas aportadas:

— Copia auténtica de la certificación expedida por el revisor fiscal de Productos Familia S.A., la cual obra en el anexo 1, en la que consta las cifras de ventas de los productos distinguidos con la marca “Familia” en Ecuador, Bolivia, y Venezuela, durante el período comprendido entre los años 1998 y 2004, y los montos de ventas en Colombia en los mismos años.

Certificación de 21 de julio de 2004, expedida por el revisor fiscal:

“1. Las ventas de la compañía, identificadas con los productos marca “Familia”, realizadas al exterior durante el período comprendido entre enero de 1998 y mayo de 2004, de acuerdo con los registros contables, el módulo de ventas JDE y el módulo de ventas BW, fueron las siguientes:

AñoPaísValor en US$
1998Ecuador94,360.50
1999Ecuador244,914.11
1999Bolivia11,275.07
2000Ecuador235,397.00
2000Bolivia74,657.00
2000Venezuela44,571.00

 

...2. Las ventas nacionales de la Compañía, identificadas con los productos marca “Familia”, realizadas durante el período comprendido entre enero de 1998 y mayo de 2004, de acuerdo con los registros contables, el módulo de ventas JDE y el módulo de ventas BW, fueron las siguientes:

AñoValor en $000
199848,840,383
199967,021,460
200088,915,856

 

(...) Esta certificación se expide a solicitud de la administración de Productos Familia S.A. para adelantar los trámites necesarios en el proceso de defensa de la marca “Familia” y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a otras personas” (Anexo 1. Pruebas 1.2).

— Copia auténtica de facturas cambiarias de compraventa de productos identificados con la marca “Familia” emitida a los diferentes clientes de Productos Familia S.A. durante los años 1999 a 2004 que aparece en el Anexo 1.

— Impresión del catálogo de productos identificados con la marca “Familia” que comercializa Productos Familia S.A. publicado en la página de internet www.cosasdefamilia.com.

— Muestra de folletos publicitarios de los productos identificados con la marca “Familia”, que figura en el Anexo 1.Prueba 1.5, los cuales se usan en diferentes campañas para comercializar y distribuir los productos Familia, que son exhibidos en los grandes supermercados y tiendas en el territorio colombiano.

— Tres Cassettes en formato VHS, que obra en el Anexo 1. Prueba 1.8, los cuales contienen las grabaciones comerciales por televisión de los productos identificados con la marca “Familia”, durante el período comprendido entre los años 1998 y 2004.

— Copia auténtica de una certificación emitida por RCN Televisión S.A., que obra en el anexo 2, prueba 1.9, en la que consta que ha sostenido relaciones comerciales con Productos Familia S.A. mediante pauta publicitaria para productos de la marca “Familia” durante los años 1998 a 2004.

Certificación de 3 de junio de 2004:

“Nos permitimos certificar que la sociedad Productos Familia S.A. con NIT 890.900.161-9 localizada en la ciudad de Medellín Autopista Sur carrera 50 # 8 Sur 117, mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa por más de 15 años; fecha desde la cual ha mantenido un buen comportamiento en pagos, gozando de crédito de acuerdo a sus necesidades. Dichas relaciones comerciales radican básicamente en la pauta publicitaria de sus productos marca “Familia”.

Como programadora RCN Televisión, o sea hasta 1998, su inversión en pauta publicitaria ascendió a la suma de $336.645.964,00....

Como Canal RCN Televisión - Nuestra Tele, a partir de 1998 y hasta el 31 de mayo de 2004, su inversión publicitaria asciende a la suma de $7.859.269.262,00...

Por la cantidad y calidad de la pauta publicitaria realizada; Productos Familia S.A. es uno de nuestros clientes importantes, y su marca “Familia” goza de excelente reputación y reconocimiento en el mercado colombiano”.

— Copia auténtica de una certificación emitida por Editora Cinco Cultura S.A., que figura en el anexo 2, prueba 1.11, en la que consta que ha sostenido relaciones comerciales con Productos Familia S.A. mediante pauta publicitaria desde hace más de 20 años, con una inversión anual aproximada de $200.000.000, y se declara que la marca “Familia” tiene una amplia trayectoria y un gran reconocimiento en Colombia.

Certificación de 1 de junio de 2004:

“... en mi calidad de Asistente General de la Presidencia de Editora Cinco Cultural S.A., certificó que el cliente Familia lleva pautando en varias de nuestras publicaciones desde hace más de 20 años.

Siempre se ha caracterizado por la seriedad en sus compromisos y puntualidad en sus pagos con estricto cumplimiento.

La inversión año es de aproximadamente doscientos millones de pesos ($200’000.000).

FAMILIA es una marca de amplia trayectoria y gran reconocimiento en Colombia, que le otorga gran prestigio a nuestras publicaciones”.

— Copia auténtica de una certificación emitida por Napoleón Franco & Cía. S.A., que aparece en el anexo 2 prueba 1.12, en la que consta la realización de un estudio de mercadeo sobre categorización y agrupamiento de marcas de papel higiénico para Productos Familia S.A. en diciembre de 1998. Igualmente certifica sobre el reconocimiento de la marca “Familia” en el mercado de los productos de papel desde hace aproximadamente 25 años.

Certificación de 15 de noviembre de 2005:

“...Actuando como representante legal de Napoleón Franco & Cía S.A. identificada con NIT 890.319.494-5 domiciliada en Bogotá D.C. Colombia, y con experiencia de 27 años en la consultoría de mercados en Colombia certifico que:

En el estudio realizado para productos familia en el seguimiento de campaña publicitaria para Papel Higiénico Familia Hoja Doble Septiembre de 1986 cuyos resultados aparecen en las páginas, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24.

Estudio sobre: Categorización y agrupamiento por marcas de papel higiénico realizado para Productos Familia en diciembre de 1988 estos resultados aparecen en las páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Estas son tomadas de los originales que reposan en nuestros archivos.

De la misma forma como experto en la consultoría de la investigación de mercados puedo certificar que la marca “Familia” de propiedad de la sociedad Colombiana Productos Familia S.A., identificada con NIT. 890.900.161, utilizada por esta sociedad para distinguir papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, toallas de mano y demás artículos de papel, goza de reconocimiento en el mercado colombiano desde hace 25 años aproximadamente”.

— Copia auténtica de una certificación expedida por Analizar y Asociados Mercadeo y Opinión Ltda., que figura en el anexo 2, prueba 1.13, en la que consta la realización de varios estudios de mercadeo para la marca “Familia” en productos de papel. Igualmente certifica 5 estudios de mercado particular. Además, que conoce del notorio reconocimiento de la marca “Familia” desde hace aproximadamente 20 años.

Certificación de 9 de noviembre de 2005:

“...Actuando como representante legal de Analizar y Asociados Mercadeo y Opinión Limitada, sociedad identificada con NIT 805.020.156-6, domiciliada en la carrera 101 # 14-65 en la ciudad de Cali - Colombiacon experiencia de 28 años en la consultoría de mercados, certifico la ejecución de diferentes estudios de mercado para la marca Familia en papel higiénico y otros productos de papel.

Entre tales estudios nos permitimos certificar 5, cuyos resúmenes de resultados enunciamos a continuación.

Informe Nº 1 - Ficha técnica

(...).

Resultados

Marca en uso

 Hoja dobleHoja sencillaTotal
 %%%
Familia-8343
Regio-53
Suplex-126
Pétalo37-18
Sedita18-9
Kleenex30-14
Lilola15-7

(...).

De la misma forma como experto en la Consultoría de Mercados, puedo certificar que la marca “Familia” de propiedad de la sociedad Colombiana Productos Familia S.A. identificada con NIT 890.900.161, utilizada por esta sociedad para distinguir papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, toallas de mano, y demás artículos de papel, goza de notorio reconocimiento en el mercado colombiano desde hace 20 años aproximadamente”.

— Copia auténtica de una certificación expedida por A. C. Nielsen de Colombia Ltda., que obra en el anexo 2, prueba 1.14, sobre los niveles de participación de los productos identificados con la marca “Familia” de Productos de Familia S.A. en el mercado colombiano desde 1993 hasta 2005 y el reconocimiento de la marca “Familia” de Productos Familia S.A. desde hace más de 20 años.

Certificación de 18 de noviembre de 2005:

“...actuando como representante legal de A.C. Nielsen de Colombia Ltda., sociedad identificada con NIT 860.079.793-2, domiciliada en Bogotá, Colombia, y con experiencia de veinticuatro (24) años en la consultoría de mercados en Colombia certifica la información que se adjunta en el Anexo 1.

De la misma forma AC Nielsen, como empresa de Investigación de Mercados, puedo certificar que la marca “Familia” de propiedad de la sociedad Colombiana Productos Familia S.A. identificada con NIT. 890.900.161, utilizada por esta sociedad para distinguir papel higiénico, toallas de cocina, servilletas, toallas de mano, y demás artículos de papel, es reconocida en el mercado colombiano desde hace más de 20 años.

ANEXO 1

Participación ventas en volumen

Papel higiénico

Colombia ciudades > 20.000 hab.

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Fabricante19931994199519961997199819992000
Familia26.826.924.727.130.029.831.130.6
KC/Colpapel22.622.519.920.522.021.721.621.9
Pap. Nacionales25.823.523.223.525.428.125.325.9

 

Participación ventas en valor

Papel higiénico

Colombia Ciudades > 20.000 hab

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Fabricante19931994199519961997199819992000
Familia27.628.627.529.532.733.135.837.8
KC/Colpapel25.825.223.423.623.522.722.621.6
Pap. Nacionales28.625.526.125.426.629.126.425.8

”.

— Copia auténtica de una certificación de 12 de julio de 2004, emitida por Invamer S.A., que obra en el anexo 2, prueba 1.17, en la que consta los resultados de varios estudios de mercado en donde se demuestra el alto nivel de recordación, conocimiento espontáneo y grado de favorabilidad de la marca “Familia” de Productos Familia S.A., en el público consumidor.

— Copia auténtica de la certificación emitida por IBOPE Colombia S.A., que figura en el anexo 2, prueba 1.19, en la que consta la inversión publicitaria de Productos Familia S.A. en su marca “FAMILIA” durante los años 2000 a 2004 en los principales medios masivos de comunicación en Colombia.

Certificación de 12 de julio de 2004:

“...certificación autenticada de la Inversión Publicitaria de Productos Familia S.A. durante los años 2000 a 2004.

CERTIFICACIÓN

Por medio de este documento nos permitimos certificar la inversión Publicitaria Bruta de Productos Familia S.A. en su marca Familia durante los años 2000 a 2004, de acuerdo con nuestro servicio Infoanálisis de monitoreo y evaluación de pautas publicitarias en los principales medios masivos.

La inversión alcanza casi los cuarenta y cinco mil millones de pesos moneda legal.

AñoMedioTotal inversión
Año 2000Suma de tv nal.
Suma de tv reg.
Suma de radio
Suma de prensa
Suma de revista
Suma de inversión
$3.543.842.000,00
$ 101.411.000,00
$ 568.430.000,00
$ 42.173.000,00
$ 163.284.000,00
$4.419.140.000,00

...”.

— Copia auténtica de la certificación emitida por Productos Familia S.A., que obra en el anexo 2, prueba 1.20, en la que consta la participación de los productos identificados con la marca “Familia” de Productos Familia S.A., en el mercado de los productos de consumo masivo “papeles” en Colombia. La anterior certificación está acompañada de una certificación emitida por AC Nielsen de Colombia Ltda., que ratifica su contenido.

— Testimonios de los señores Libia Montes de la Agencia Millward Brown Colombia; Rodrigo Acosta de IBOPE Colombia S.A.; Mauricio Chica de la Agencia de Publicidad Gómez Chica & Asociados; Carlos Aristizábal de la sociedad Análisis de Mercados Acnielsen de Colombia Ltda.; Ana María Sanín de la Agencia de Publicidad Tribal DDB Colombia, y Jairo Lombana de Investigación de Mercados Analizar & Asociados Mercadeo y Opinión Ltda.

En el testimonio rendido por el señor Mauricio Chica Jaramillo, el 12 de febrero de 2008, el cual obra a folios 297 a 298 del Cuaderno Principal, se indica lo siguiente:

“PREGUNTADO. Sírvase indicar al despacho desde hace cuánto tiempo conoce la marca Familia de productos Familia S.A., y por qué razones. CONTESTÓ. La conozco desde hace 23 años y las razones son mi relación comercial en términos de Directo de mercadeo de dicha marca. PREGUNTADO. Explique por favor en qué ha consistido ese trabajo como Director de mercadeo de la marca Familia. CONTESTÓ. He sido el encargado directo de todo el proceso de construcción de la marca Familia desde hace 20 años, velo por lo que en nuestra profesión llamamos la salud de la marca, los valores de la marca y la relación de compromiso de la marca hacia el consumidor y viceversa. (...). PREGUNTADO. ...indique por favor si la marca Familia, es una marca reconocida, tanto por distribuidores, consumidores y competidores, en la categoría de productos de papel. CONTESTÓ. Sin lugar a dudas, de hecho nuestras marcas competidoras son extremadamente recelosas en la utilización de íconos que puedan relacionarse visual o verbalmente a la marca Familia, puesto que estos irían en detrimento de su posicionamiento...”.

En el testimonio rendido por la señora Ana María Sanín Velásquez, el 12 de febrero de 2008, el cual obra a folios 312 a 313 del cuaderno principal, se indica lo siguiente:

“PREGUNTADO. Sírvase indicar cuál ha sido su experiencia y desde hace cuánto conoce la marca Familia de productos Familia S.A. CONTESTÓ. Como consumidora Marca Familia S.A., la conozco desde que tengo uso de razón y como consumidora he tenido una muy buena experiencia en el uso de sus productos. Ya como profesional mi experiencia laboral con la marca Familia de productos Familia, fue muy larga, duró casi cuatro años, representó una parte muy importante en mi trabajo, porque por el volumen de trabajo se me asignó como cuenta exclusiva, para la creación y manejo de estrategias en el internet para la marca. PREGUNTADO. La experiencia profesional que afirma, que ha tenido con la marca Familia, ha sido como publicista independiente o vinculada a alguna compañía del ramo. CONTESTO. Ha sido cuando estaba vinculada a Tribal DDB Colombia, en el cargo de ejecutiva de cuenta y posteriormente en el cargo de Planeación estratégica ... PREGUNTADO. De su experiencia con la publicidad en Internet de la marca Familia, ha tenido usted información sobre la percepción o reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. CONTESTO. Sí. Hacíamos estrategias mensuales en la que buscábamos participación del público y registros en el sitio y todos los resultados siempre fueron muy positivos. La participación era muy alta, las opiniones que se les pedían a los navegantes eran muy buenas en términos generales, hablando tanto de la calidad de los productos, como de su relación con la página web, también en la medición de la efectividad de la pauta en internet, las respuestas era en promedio mucho alta que la respuesta en promedio nacional a piezas similares (...)”.

En el testimonio rendido por el señor Carlos Santiago Aristizábal Palacio, el 12 de febrero de 2008, el cual obra a folios 312 a 313 del cuaderno principal, se indica lo siguiente:

“PREGUNTADO. De acuerdo con su experiencia y conocimiento de la categoría, indique cuál ha sido el comportamiento de los productos identificados con la marca Familia de Productos Familia S.A. CONTESTÓ. Los productos de papel higiénico de la marca Familia, son actualmente líderes en ventas en valor en el mercado Colombiano auditado por Nielsen, con base en nuestra metodología de muestra estadística. PREGUNTADO. Indique por favor desde hace cuánto tiempo su compañía registra estudios sobre la participación de la marca Familia en el mercado. CONTESTÓ. La fecha exacta de las primeras mediciones no la tengo, la podría averiguar, sin embargo se puede revisar en la muestra gráfica (la cual...saca...para ilustrar al despacho...) que desde el año 1997 el fabricante Familia es el fabricante líder en el mercado de papel higiénico auditado por Nielsen en Colombia (...)”.

En el testimonio rendido por el señor Jairo Emilio Lombana Cadavid, el 14 de abril de 2008, el cual obra a folios 340 a 343 del cuaderno principal, se indica lo siguiente:

“PREGUNTADO. Como quiera que manifiesta saber el motivo por el cual se le llama a rendir esta declaración se le ruega que nos haga un relato de todo lo que usted sepa y le conste en relación con el hecho conocido por usted, expresando las circunstancia de modo tiempo y lugar. CONTESTÓ. Por especialidad de mi trabajo conozco la marca “Familia” hace más de 30 años, esta marca desde hace mucho tiempo es la líder del mercado de papel higiénico y más recientemente de otra serie de productos de gran importancia para los hogares, servilletas toallas de cocina, pañuelos desechables desinfectantes toallas desinfectantes para la cocina en fin una gran variedad de productos cobijados por esa marca y que son líderes en nuestro mercado. El reconocimiento de la marca en este caso familia se comprueba por el conocimiento preferencia y lealtad de las consumidoras hacia la marca. Familia es conocida por el ciento por ciento de las amas de casa, ...es lo que llamamos en mercado una marca profunda, una marca fuerte, quiero hacer notar que talento en mercadeo se refiere a la capacidad de crear mantener y defender la marca, la marca es la dueña del mercado, no es la planta ni el accionante...cualquier tropiezo de la marca es gravísimo para las empresas que fabrican productos, producen riqueza y generan empleo. ...Yo como empresa de mercadeo tengo registros históricos del reconocimiento de la marca “Familia” desde hace muchos años incluso hay documentos que datan de 1983...”.

En el testimonio rendido por el señor Ricardo Antonio Mariño Palacio, el 4 de junio de 2008, el cual obra a folios 361 a 363 del cuaderno principal, quien en calidad de Presidente de la sociedad IBOPE Colombia S.A., reemplazó al señor Rodrigo Acosta, se indica lo siguiente:

“PREGUNTADO: (...) En su respuesta anterior, usted indica conocer la marca Familia y hace referencia a información a partir del año 2004. Por favor indique al despacho lo que le conste sobre la fama o notoriedad de la marca Familia en fechas anteriores al año 2000. CONTESTÓ: La marca figura en todos nuestros informes desde el año 1992, se trata sin duda de una marca de alta notoriedad y podríamos sin inconveniente obtener los datos exactos desde esa fecha,... pero no dudo de que la marca ha sido siempre líder en su categoría.... PREGUNTADO: Indique al despacho si de su conocimiento y experiencia en el monitoreo de la marca Familia, dicha marca ha mantenido liderazgo constante desde el año 1992 hasta la fecha. CONTESTÓ: Estoy absolutamente seguro, a pesar de no tener las cifras conmigo, de que la marca FAMILIA ha sido líder en su categoría durante todos los últimos 16 años...”.

En el testimonio rendido por la señora Luz Ángela María Wills Toro, funcionaria de Productos Familia S.A., el 10 de julio de 2008, el cual obra a folios 389 a 394 del cuaderno principal, se indica lo siguiente:

“PREGUNTADO: (...) Desde cuándo conoce y por qué la marca, Familia. CONTESTÓ: La marca Familia la conozco desde antes de iniciar mi trabajo, porque es una marca muy antigua que tiene mucha trayectoria y en mi casa utilizábamos sus productos. Cuando inicié mi trabajo en papeles suaves la compañía tenía varias marcas como pétalos, trébol, arco iris, perla, etc., en este negocio, pero la única que desde el momento en que empecé a analizarlas tenía un reconocimiento del consumidor por encima del 50% era la marca Familia, por tanto iniciamos un plan de fusión de las otras marcas, para que migraran hacia Familia, este proceso fue muy exitoso y lo realizamos durante los años 1991 a 1997 o 1998, donde la marca Familia presente en ese momento en todos los segmentos de papeles suaves se convierte en la marca cuya importancia y participación en el mercado duplican a su siguiente competidor, por ejemplo en participación de mercado es del 40% y el siguiente competidor tiene el 20%, en el Top of Mind (primera marca en mente de los consumidores) Familia tiene el 60% y el siguiente tiene 20%. PREGUNTADO: Explíquenos que estudios o análisis se tuvieron en cuenta para decir que en el año 1990, Familia tenía un reconocimiento por encima del 50%. CONTESTÓ: Hay una serie de estudios cuyo objetivo es determinar la recordación, presencia e intención de compra de las marcas, y se conocen como uso y actitudes del consumidor, y seguimiento de marca, y pruebas de productos ciegas (sic), que demuestran la posición relativa de las marcas en la mente del consumidor, y el grado de cercanía que el consumidor tiene con esas marcas; su preferencia, su credibilidad, entre otras. ...la testigo presenta tres estudios que contienen 267 folios, realizados por Analizar con fecha de marzo 25 de 1992, estudio estructural del mercado de papel higiénico (posicionamiento) fase 2, realizado por Napoleón Franco y Cía., en febrero de 1989, y estudio básico de papeles higiénicos Informe Analítico, realizado por Analizar, en junio de 1994, de donde se desprende la importancia para el consumidor de la marca Familia, y a lo que me he referido anteriormente, en estos mismos estudios se concluye que cada 10 personas, nueve conocían la marca Familia. ...PREGUNTADO: Desde que fecha tiene la marca Familia el posicionamiento al que se ha referido. CONTESTÓ: La marca Familia es líder del mercado desde hace 20 años, y en los últimos 15 años adquirió el status de líder dominante, que se logra cuando una marca obtiene el doble de participación sobre la siguiente.PREGUNTADO: Sírvase informarnos sobre la historia del nombre corporativo de productos familia CONTESTÓ: Desde su fundación hasta el año de 1986 la compañía se llamó Papeles Scott de Colombia, año en el cual Scott Paper vende su participación a la compañía sueca S.C.A., y por términos contractuales cambia su nombre a Productos Familia S.A. Para llegar a la determinación de cuál sería su nombre, se efectuaron varios estudios con consumidores, proveedores, personal interno de la compañía, el objetivo del estudio era buscar un nombre que le diera identidad a la empresa y no hubiera rompimiento con lo que el consumidor pensaba era la compañía. La importancia de la marca/nombre Familia está dado por todo lo que significa para el consumidor, sus trabajadores y proveedores a lo que me he referido anteriormente y que la ha llevado a ser una de las marcas más queridas en Colombia y de mayor recordación durante los últimos 20 años”.

De las pruebas relacionadas se observa que efectivamente la marca “Familia”, es notoriamente conocida. Y si bien, la sociedad actora solo presentó evidencias para demostrar la notoriedad de dicha marca, su denominación se encuentra subsumida en una de las otras marcas del mismo titular, como lo es “Familia 2 en 1”; siendo merecedoras de ser protegidas de una manera especial y reforzada, tal como lo ha sostenido esta Sala(5), con el fin de salvaguardarlas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que puedan o traten de causarle debilitamiento de su capacidad distintiva.

Así mismo, dichas marcas, deben ser protegidas ante la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio logrado en el mercado, especialmente el de los papeles de aseo.

De manera, que la notoriedad de la marca “Familia”, refuerza aún más, la decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, dado que las marcas en conflicto no podrían coexistir en el mercado de los productos de la clase 16, pues indudablemente se verían afectadas las marcas “Familia” y “Familia 2 en 1”, de la sociedad actora, en cuanto al origen empresarial de los productos que éstas distinguen, pues el consumidor incurriría en el error de pensar que los productos que la marca cuestionada “Ideal para la Familia 2 en 1 doble rollo” ampara, son una nueva línea de Productos Familia S.A.

3. Lema comercial y nombre comercial.

Respecto a estas dos clase de signos distintivos, sólo basta agregar, que el lema comercial registrado con anterioridad“Familia lo mejor para mi familia”, es muy similar ortográfica, fonética y conceptualmente al signo “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo” cuestionado. En cuanto al nombre comercial “Productos familia”, cabe afirmar, además, de los mismos comentarios efectuados respecto al cotejo de las marcas en conflicto, que de las pruebas analizadas para la notoriedad de la marca “Familia”, en especial de los diferentes documentos y testimonios transcritos, se colige el uso real efectivo y constante del mencionado nombre comercial.

En consecuencia, debe la Sala decretar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de las resoluciones 14519 de 30 de abril de 2001, 7076 de 28 de febrero de 2002 y 21156 de 29 de agosto de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca mixta “Ideal 2 en 1” bajo la etiqueta “Ideal para la familia 2 en 1 doble rollo” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Papeles Nacionales S.A.

2. Como consecuencia de lo anterior se ORDENA a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca mixta “Ideal 2 en 1” bajo la etiqueta “Ideal para la familia 2 en 1”, clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de esta fecha».

(1) Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916, de 2 de abril de 2003.

(2) El tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Breuer Moreno, Pedro. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, págs. 351 y ss.

(3) Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. Otamendi Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002, pág. 191.

(4) Folio 48. Certificado de la Cámara de Comercio de Medellín.

(5) Sentencia de 12 de abril de 2012, Exp. 2003 00322, C.P.Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Colombina S.A. “(...) De los documentos relacionados, se prueba que la marca “Colombina” tiene el status de notoriamente conocida, no así la marca “Colombina Imperial”, sin embargo, el prestigio logrado por la primera de las mencionadas, da lugar al análisis de la incidencia o repercusión que pueda tener en la segunda de las citadas marcas.

En el caso sub examine, es necesario indicar que la marca “Colombina Imperial” de la actora, contiene la expresión “Colombina”, también de su titularidad, registrada como marca para distinguir todos los productos de la clase 30 Internacional y reconocida como marca notoriamente conocida.... En este orden de ideas, el vocablo “Colombina”, es el que le da la aptitud distintiva y diferenciadora a la marca “Colombina Imperial”, precisamente por su grado de notoriedad frente al público consumidor, convirtiéndose el término “Imperial” en algo adicional a dicha marca notoria.

Aunado a lo anterior se tiene que el consumidor medio de los productos de la clase 30 Internacional, inmediatamente va a relacionar el signo “Colombina Imperial” con la marca notoria “Colombina”, y a su vez va a pensar, que su titular Colombina S.A., sacó una nueva marca al mercado de alimentos derivada de la notoriamente conocida, para distinguir los mismos productos.

Además, se precisa que la marca notoriamente conocida se encuentra revestida de una protección especial, respecto a las marcas comunes, tanto es así que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literales d) y e), salvaguarda su prestigio, contra la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, o similitud de la misma, sin importar la clase de producto o servicio de la Clasificación Internacional de Niza, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado.

De acuerdo con los presupuestos jurídicos antes referidos, Los cuales a juicio de la Sala son lo suficientemente claros e instructivos, deberá modificarse el criterio adoptado en la sentencia de 12 de marzo de 2009, en pro de defender el status de las marcas notorias en Colombia. Y así se considere que tal marca no haya sido usada para el café o sus derivados, como lo anota el Tribunal de Justicia Andino, es necesario proteger a este tipo de marcas, ya que no solo es deber resguardar el esfuerzo de su titular, sino salvaguardar al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante. Además, proceder a su cancelación por no uso, generaría admitir el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por parte de un tercero, para promocionar sus productos (...)”.