Sentencia 2006-00012 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2006-00012 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2006 00012 00

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Laboratorios Best S.A.

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado

Está conformado por las Resoluciones 27294 de 29 de octubre de 2004, 2193 de 7 de febrero de 2005 y 14686 de 24 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta “Probest”, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos

Tal y como se anotó anteriormente, la actora esgrime que la Superintendencia desconoció las reglas de registrabilidad, de manera que otorgó fuerza distintiva al prefijo PRO contenido en la marca cuestionada, pasando por alto el riesgo de confusión que se presenta por la coexistencia de las dos marcas enfrentadas, más aun tratándose de signos distintivos para productos de la clase 5 que exigen mayor rigurosidad en su comparación.

En el mismo sentido, afirma que la marca mixta Porbest(sic) atenta contra el nombre comercial Laboratorios Best S.A., sin que el mismo haya sido protegido por la entidad demandada conforme las normas contenidas en la Decisión 486 del 2000.

El problema jurídico a dirimir se contrae a verificar si existe similitud o identidad entre las marcas mixtas “Probest” y “Best”, y si el registro de la primera vulnera el nombre comercial Laboratorios Best S.A., cuyo titular es la persona jurídica demandante.

En ese orden, para la Sala resulta vital para el proceso precisar el tipo de marcas enfrentadas, a fin de establecer las reglas a seguir para la comparación entre los signos en disputa, para lo cual se observa:

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Los signos “Probest” y “Best” son mixtos, se conforman de elementos gráficos y denominativos; en efecto la marca cuestionada se encuentra representada gráficamente por la imagen de un insecto que muestra sus extremidades de forma tal que aparenta encontrarse sin vida, y por la denominación “Probest” escrita en la parte inferior.

Por su parte, la marca opositora contiene un gráfico que describe la letra B dentro de la que se inscribe la denominación “EST”, que, en conjunto con el grafico, traduce el vocablo “Best”.

Conforme lo anterior, le corresponde a la Sala estudiar si existe riesgo de confusión entre dos signos mixtos, en ese sentido la interpretación prejudicial traída al plenario concluyó:

“(…) es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.”

De lo expuesto por el Tribunal Andino, se colige que debe identificarse la prevalencia que tiene en los signos los elementos gráficos y denominativos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor.

La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo nominativo o lo gráfico.

En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado. Precisamente, en un caso decidido por esta misma Corporación en la que se analizó la marca “Best” que hoy nos convoca, la Sala encontró “que el elemento que predomina entre la marca mixta “Best” de la actora y “BST” (nominativa) es el denominativo”(3).

Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(4).

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

 

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ver tabla
PROBEST
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De la comparación se desprende lo siguiente:

La marca registrada previamente se encuentra formada por cuatro (4) letras dentro de las cuales la segunda es la vocal E y está conformada por una sola sílaba (monosílaba), por lo que puede afirmarse que su contenido ortográfico se limita a que tiene una longitud de cuatro letras, una vocal y una sílaba.

En cuanto a la marca cuestionada “Probest”, se encuentra conformada por siete (7) letras de las cuales dos (2) son vocales radicadas en las posiciones tres (3) y cinco (5) respectivamente; por otra parte, la denominación se divide en dos (2) sílabas que aparecen en las expresiones “Pro” y “Best”, que también fungen como raíz y terminación respectivamente.

De lo dicho se predica, que no existe similitud ni identidad ortográfica que se verifique de la comparación entre los signos enfrentados, esto en atención a la medida que sus vocales, raíces, longitud y número de sílabas son distintas, tal y como se constata en el estudio en conjunto de las marcas.

Tampoco encuentra la Sala que exista similitud fonética, en ese sentido y en lo concerniente a la denominación “Best”, se tiene que siendo una palabra monosílaba, resulta improcedente buscar dónde se encuentra el acento prosódico, esto es, la sílaba tónica donde se encuentre la mayor prominencia fonética.

Por su parte, la sílaba tónica de la marca cuestionada se predica de su sílaba “Best”, la diferencia en el sonido que aporta el sufijo “Best” a la denominación “Probest”, establece la diferencia fonética, de manera que otorga distintividad a la marca cuestionada.

En cuanto a la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en el caso que ocupa la atención de la Sala, los signos en contienda no tienen significado en el idioma español, por lo que se tratan de marcas de fantasía que no coinciden en el concepto que evocan, aún más, frente a la marca “Best”, ha sido propio de esta Sala advertir que el al tratarse de palabras en otro idioma cuyo significado no sea conocido por el común, el aspecto conceptual deviene irrelevante para estudiar la existencia de similitud ideológica(5).

Ahora bien, tratándose de signos que procuran diferenciar productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (marcas farmacéuticas), el Tribunal Andino de Justicia señaló en el presente proceso:

“En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.”

No obstante, y aun siendo en extremo rigurosos, no se encuentra presente riesgo de confusión alguno, por el contrario, se arribó a la conclusión que entre los signos “Best” y “Probest” no existe ningún grado de similitud en sus aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos. La rigurosidad que se debe aplicar en la comparación de estas marcas, no implica que se den por vistas semejanzas que no existen, éstas brotan luego de realizar el análisis que obliga la norma Andina y la interpretación prejudicial de la misma, que, como se ha dicho reiteradamente, no se observan en el presente asunto.

En lo relacionado a la posible trasgresión del nombre comercial “Laboratorios Best S.A.”, se recuerda que dicha figura obedece al depósito de cualquier signo que propenda identificar una actividad comercial o establecimiento de comercio.

Sobre la protección del mismo, la Decisión 486 establece en su artículo 192 que el titular del nombre comercial podrá solicitar a la autoridad correspondiente según sea el caso, que cualquier tercero use un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial, de manera que pueda causar confusión o riesgo de confusión con la empresa del titular o con productos o servicios que este ofrezca.

A pesar de lo que prima facie pudiera interpretarse de la norma comentada, para que la autoridad correspondiente proceda a proteger el nombre comercial, no solo es necesario que un tercero use un signo parecido a éste de forma tal que cause confusión o riesgo de confusión. Sumado a esto, se requiere que el titular del nombre comercial pruebe el uso real, constante y efectivo del mismo.

En ese sentido, la interpretación prejudicial dada en el sub lite insta a la Sala a tener en cuenta lo siguiente:

“Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo Probest (mixto) fue solicitado para registro, el nombre comercial Laboratorios Best S.A. (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.”

De conformidad con las pautas anotadas en los párrafos anteriores, le corresponde al titular del nombre comercial “Laboratorios Best S.A.” probar que con anterioridad a la solicitud de inscripción del signo “Probest” usó real, constante y efectivamente el mismo, prueba que, dicho sea de paso, podía aportar acudiendo a la libertad de medios probatorios que impera en el ordenamiento jurídico colombiano.

Como quiera que en el plenario no existe prueba del uso del nombre comercial radicado en cabeza de la persona moral que actúa como demandante, la Sala se abstendrá de tomar medida alguna que tienda a la protección del mismo, y negará las pretensiones de la demanda conforme lo anotado en este y en los demás aspectos contemplados en la presente providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente 2006-00165, fallo de 19 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010.

(5) Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras de idioma extranjero, cuyo significado no es de conocimiento común o popular, situación en la cual dichas marcas se deben considerar como de fantasía o caprichosas, según lo indica la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina en el numeral 7º de las conclusiones antes transcritas de la interpretación prejudicial traída al sub lite. En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético, pues el conceptual es irrelevante debido al carácter preanotado. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente 11001-03-24-000-1999-05511-01(5511). Fallo de 28 de agosto de 2003. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.