Sentencia 2006-00031 de junio 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2006-00031-00

Consejero ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Hilos y Marcas S.A. de C.V.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., dieciséis de junio de dos mil once.

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el 84 del Código Contencioso Administrativo, interpuso la sociedad Hilos y Marcas S.A. de C.V., contra la Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Nacional de Trenzados S.A.

EXTRACTOS:«Consideraciones

1. El acto acusado.

La sociedad Hilos y Marcas S.A. de C.V., obrando en su calidad de demandante, pretende obtener la nulidad de Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo texto es del siguiente tenor:

República de Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio

Resolución 23734 (Jul. 25/2001)

“Por la cual se concede un registro”.

El jefe de la división de signos distintivos

En ejercicio de sus facultades legales y

Considerando

Que la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

ART. 1º—Conceder el registro de:

La marca mixta: OMEGA (según modelo adjunto) =========

Certificado: 240727

Para distinguir: Cuerdas en fibra textil natural o artificial

Productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza.

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución:

Titular: Nacional de Trenzados S.A.

Comicilio(sic): Bogotá, D.C., Colombia

ART. 2º— Entregar al titular, como título de registro, copia de esta resolución, previos inscripción en el registro.

ART. 3º—Notifíquese personalmente al doctor Robledo Rodriguez Gladys Esther, apoderado del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el jefe de la división de signos distintivos y el del apelación para ante el superintendente delegado para la propiedad industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D.C., a 25 de julio de 2001.

(Firmado)

La jefe de la división de signos distintivos.

 

La marca registrada tiene la siguiente representación gráfica:

omega.JPG
 

2. Los cargos de la demanda.

La sociedad demandante considera que al concederse el registro de la marca OMEGA a favor de la Sociedad Nacional de Trenzados S.A., resultaron violados los artículos 134, 135 literal b), 136 literal b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Normas aplicables al caso particular.

El Tribunal Andino de Justicia interpretó las disposiciones anteriormente mencionadas, por considerar que las mismas son las que aplican al caso concreto. El texto de estas es del siguiente tenor literal:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

b) carezcan de distintividad;

(...).

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

De conformidad con las normas transcritas, son susceptibles de registro aquellos signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, siempre y cuando su uso no afecte de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, para identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios. No obstante lo anterior, las normas en cita admiten el fenómeno de la distintividad adquirida o sobrevenida, que opera cuando un signo que ab initio no tenía carácter distintivo, llega a alcanzar aptitud diferenciadora propia en razón de su uso constante, real y efectivo.

4. Productos amparados por las clases 22ª y 23ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se refiere a marcas de las clases 22ª y 23ª de la Clasificación Internacional, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en las mismas:

Productos amparadosClase
Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.22ª
Hilos para uso textil.23ª

5. Análisis de registrabilidad.

Planteadas como quedan las anteriores consideraciones, se impone analizar ahora si la marca cuestionada cumple o no los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, lo cual llevará a la Sala a determinar si los cargos formulados en la demanda deben ser despachados o no de manera favorable.

En aplicación de las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el tribunal andino de justicia en la interpretación prejudicial 044-IP-2010 de fecha 29 de abril de 2010(2), la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual, con el objeto de establecer los posibles riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse de su coexistencia en el mercado.

Antes de entrar en materia, resulta oportuno precisar que la falta de agotamiento de la vía gubernativa no enerva en casos como este la posibilidad de deprecar la nulidad del acto demandado, tal como lo ha sostenido la Sala en ocasiones anteriores. Así por ejemplo, en sentencia proferida el 24 de octubre de 1996, Expediente 2360, con ponencia del honorable consejero Manuel Santiago Urueta Ayola, se señaló que para el ejercicio de la acción encaminada a obtener la nulidad del registro de una marca, no se requiere del agotamiento previo de la vía gubernativa, pues “[...] la titularidad de la misma se encuentra radicada en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada con la decisión administrativa, haya intervenido o no en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, por ser sui generis el acto administrativo que concede el registro de una marca”.

Por otra parte y para los efectos del análisis de registrabilidad a realizar, la Sala tendrá en cuenta que la parte más relevante del signo cuestionado es la relativa a su parte nominativa, por ser precisamente la que mayor recordación e impacto causa en el público consumidor, por lo cual se dará aplicación a las reglas de cotejo marcario referidas a las marcas de carácter denominativo.

En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA

OMEGA
12345

Titular:Nacional de Trenzados S.A.
Fecha de concesión:25 de julio de 2001
Certificado Nº240.727 de 29 de agosto de 2011
Distingue:Cuerdas en fibra textil natural o artificial de la clase 22

 

MARCA OPOSITORA

OMEGA
12345

Titular:Hilos y Marcas S.A. de C.V.
Fecha de concesión:15 de febrero de 1990
Certificado Nº129.365 vigente hasta el 15 de febrero de 2015
Distingue:Hilos para uso textil de la clase 23

Desde el punto de vista de su conformación morfológica, se observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Es de perogrullo colegir que existe plena correspondencia entre las marcas en conflicto desde el punto de vista ortográfico y visual, por tratarse de signos totalmente idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. Desde el punto de vista fonético o auditivo, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte:

— OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA –

— OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA –

En virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente imposible distinguir cuál de las marcas OMEGA es la registrada a nombre de la sociedad demandante y cuál la registrada a nombre de la sociedad que interviene como tercero en este proceso.

Desde el punto de vista conceptual o ideológico, la palabra OMEGA representa la “Vigésima cuarta letra del alfabeto griego

FORMULAOMEG.JPG
que corresponde a [la] o larga del latino.” tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22 edición). No obstante lo anterior, la Sala observa que dicha voz no es evocativa de ninguno de los productos que pertenecen a las clases 22ª y 23ª de la Clasificación Internacional de Niza, ni es descriptivo de sus propiedades o características, razón por la cual ambas marcas deben ser consideradas como signos de fantasía(3).

Visto lo anterior y a efectos de poder determinar la posible confundibilidad de los signos enfrentados, se impone establecer si además de ser idénticos entre sí, se presenta entre ellos una conexión competitiva; si aplica el principio de especialidad y si en el asunto bajo examen ha operado o no el fenómeno de la “Distintividad sobrevenida o adquirida”, al cual alude el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Así las cosas, para poder establecer la conexión competitiva que pudiere existir entre los productos que se identifican con las marcas en conflicto, debe la Sala entrar a determinar si ellos están incluidos o no en una misma clase del nomenclátor internacional; si en su proceso de comercialización se utilizan o no los mismos canales; si en su publicidad se emplean o no los mismos medios; si existe o no alguna relación o vinculación entre los productos; si ellos tienen o no un uso conjunto o complementario; si los productos de la marca cuestionada tienen o no el carácter de partes o accesorios de los de la marca opositora o viceversa; si pertenecen o no al mismo género; si tienen o no igual finalidad; y si los productos son intercambiables o no entre sí.

Siguiendo tales pautas, observa la Sala lo siguiente:

Es evidente que los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases diferentes del nomenclátor internacional, las cuales no están relacionadas entre sí.

Los productos en conflicto se expenden en establecimientos distintos y se comercializan de manera diferente, lo cual se explica por el hecho de estar destinados a consumidores y usos distintos. En efecto, mientras los productos de la clase 22ª están dirigidos fundamentalmente a la industria y a los sectores agrícola y de transporte, los de la clase 23ª están dirigidos al uso textil. A pesar de lo anterior, si bien existen almacenes especializados para la comercialización de tales productos, resulta igualmente factible que unos y otros sean vendidos en almacenes de cadena, aunque en departamentos y góndolas distintas.

Aparte de ello, en el catálogo allegado por el apoderado de la Sociedad Nacional de Trenzados S.A., se anuncia que dicha sociedad suministra a sus expendedores módulos prefabricados para mejorar la presentación y exhibición de sus productos en los puntos de venta, debidamente identificados con las marcas, logotipos y enseñas de la empresa.

Los diferentes módulos de exhibición ofrecidos en el catálogo, permiten la comercialización de las cuerdas en carretes para la venta por metros, la exhibición de cortes empacados y opciones mixtas que combinan las dos anteriores. Se ofrecen también exhibidores para almacenes de gran formato adaptables a la disponibilidad del espacio y a las características de los consumidores potenciales, incluyendo las góndolas de autoservicio.

Si bien la publicidad de los productos puede hacerse a través de periódicos, revistas y otros medios de comunicación masiva, debe tenerse en cuenta que ella está dirigida a mercados distintos. Por lo mismo, la sola circunstancia de que se utilicen los mismos medios de comunicación no los hace confundibles, ni significa tampoco que exista una relación competitiva entre ellos, en el entendido de que un consumidor medio de cuerdas e hilos tiene el criterio suficiente para distinguir un producto de otro, y más aún, cuando, como ya se anotó, las cuerdas que comercializa la sociedad Nacional de Trenzados S.A., son exhibidas en estanterías independientes en las cuales jamás habrá lugar para la exhibición de los hilos que produce y vende la firma opositora.

Además de lo expuesto, no puede perderse de vista que los módulos anteriormente mencionados, “vienen con habladores informativos”(4) que describen las características, propiedades y usos de las distintas mercancías.

En virtud de lo anterior, se observa que los productos que ofrece la firma Nacional de Trenzados S.A., al ser exhibidos en estanterías propias, expresamente diseñadas para facilitar y mejorar su comercialización en los puntos de venta y en almacenes especializados, no tienen por que confundirse con los hilos para uso textil que comercializa la firma opositora, más aún cuando se cuenta con la utilización de los mencionados dispositivos de carácter publicitario e informativo.

A propósito de los habladores, en el catálogo antes mencionado se señala expresamente lo siguiente: “Para apoyar la decisión de compra del consumidor hemos desarrollado habladores de display y góndola con el fin de comunicar claramente las características de cada uno de los productos, haciéndolo de forma didáctica, ágil, colores coordinados, viñetas de aplicaciones principales fáciles de entender y adicionalmente proporcionamos una “guía de selección de cuerdas” [...], para aquellos consumidores que buscan una información más detallada”. El empleo de ese tipo de medios de información y publicidad, como es de conocimiento público, no es usual en el mercadeo de hilos destinados al uso textil.

En términos generales, no puede afirmarse que exista una relación o vinculación entre los productos de las clases 22ª y 23ª, pues como bien lo anota el apoderado de la sociedad Nacional de Trenzados S.A., no existe relación alguna entre las cuerdas destinadas al uso de la industria y de los sectores agrícola y del transporte, con los hilos que se utilizan en el sector textil. Por razón de su uso, las primeras deben ser elaboradas con materiales mucho más resistentes que los hilos destinados al uso textil, y por ello, no es dable afirmar que estos últimos constituyan una materia prima idónea para la elaboración de ese tipo de cuerdas.

Aparte de ello, es pertinente destacar que en el “catálogo de cuerdas” visible en el anexo número 1 del expediente, se especifica con total y absoluta claridad que las diferentes cuerdas que produce y comercializa la firma Nacional de Trenzados S.A., presentan características de diseño bien particulares, dependiendo de las aplicaciones a las cuales están destinadas, de tal suerte que cualquier consumidor desprevenido puede identificarlas y distinguirlas con facilidad, pues ciertamente se trata de trenzados muy elaborados que son de suyo distintos de los que puede tener un hilo común destinado al uso textil. Para mayor claridad, se reproduce a continuación la descripción gráfica de los distintos tipos de trenzado, tal como aparece en el catálogo anteriormente mencionado:

IMAGENOMEGA.JPG
 

La modalidad de trenzado que se utiliza en la elaboración de los productos identificados con la marca OMEGA, es la denominada “Torcida (Twister)”, definida en el catálogo en los siguientes términos:

“Como su nombre lo indica esta cuerda se construye torciendo torones que a su vez se tuercen entre sí; siendo la más común la cuerda de tres torones. Se puede abrir, no se deforma en presencia de carga pero tiende a rotar. Su elongación es moderada y su costo es generalmente bajo. Hay que tener cuidado porque tiende a desbaratarse cuando se corta”.

En todo caso y como quiera que los hilos empleados en la industria textil son de uso común y consumo masivo, considera la Sala que un comprador medianamente advertido, que cuente con una capacidad normal de percepción, cuenta con el criterio y los elementos de juicio suficientes para identificar, diferenciar y seleccionar de manera acertada ese tipo de productos, sin que exista la más mínima posibilidad de que pueda llegar a confundirlos con cuerdas.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define las cuerdas como un “conjunto de hilos de lino, cáñamo, cerda u otra materia semejante, que torcidos forman un solo cuerpo más o menos grueso, largo y flexible que sirve para atar, suspender pesos, etc.”. Los hilos, por su parte, son “Hebra[s] larga[s] y delgadas de una materia textil, especialmente la que se usa[n] para coser”.

En virtud de lo anterior, resulta fácil concluir que los productos de la clase 22ª ofrecidos por la Sociedad Nacional de Trenzados S.A. y los de la clase 23ª que produce la sociedad Hilos y Marcas S.A. de C.V., no tienen un mismo uso y tampoco se puede señalar que los unos sean partes o accesorios de los otros, y tampoco se puede predicar que estén relacionados o vinculados o que tengan un uso conjunto o complementario

Tampoco es dable entender que pertenezcan al mismo género las cuerdas y los hilos identificados por las marcas enfrentadas, pues mientras aquellas pertenecen al género de elementos aptos para amarrar, estos últimos pertenecen al género de elementos aptos para coser. Por lo mismo, tampoco se puede asegurar que tengan igual finalidad

Por último, no puede afirmarse tampoco que los productos sean intercambiables entre sí. En este punto es pertinente reafirmar las aseveraciones del apoderado de la empresa que interviene como tercero interesado en las resultas del proceso, cuando asegura que así como un sastre no puede elaborar sus vestidos utilizando cuerdas, los navegantes no pueden amarrar los mástiles de un buque con hilos.

En virtud de lo expuesto, estima la Sala que no existe ninguna conexión competitiva entre los productos distinguidos con las marcas en conflicto y por ende, no hay razones para concluir que en el asunto sub examine se pueda presentar algún riesgo de confusión, de asociación o dilución.

En lo que concierne al argumento esgrimido de la sociedad demandante referido a la manera como la firma Nacional de Trenzados S.A. promociona en su página web(5), el producto “HILO OMEGA” elaborado a base de nylon, y cuyo grafismo se incorpora enseguida para mayor ilustración, estima la Sala que el mismo no corresponde en realidad a los extremos del debate procesal planteado en la demanda, en donde, como ya se dijo, se está cotejando la marca OMEGA de la cual es titular la precitada firma, para distinguir “cuerdas”, es decir, productos de la clase 22, con los “hilos” que produce y comercializa la firma Hilos y Marcas S.A. de C.V. pertenecientes a la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho de otra manera, en este proceso se están contrastando dos marcas que distinguen hilos de la clase 23 y cuerdas de la clase 22 y no dos marcas que distinguen Hilos, de la misma clase 23.

La representación gráfica antes aludida es la siguiente:

IMAGENOMEGA1.JPG
 

Por lo anterior, el argumento expuesto por el actor corresponde a otro debate jurídico distinto, totalmente diferente del que ahora ocupa la atención de la Sala.

En todo caso, aceptando en gracia de discusión que en el sub lite están dados los presupuestos para colegir la existencia de una conexión competitiva entre productos y que incluso existía desde el mismo momento en que la división de signos distintivos concedió el registro marcario cuestionado, considera la Sala que en el asunto bajo examen operó el fenómeno de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, al cual alude el inciso final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón de su uso constante, real y efectivo en el mercado, de lo cual es prueba incontrovertible el acervo de documentos visibles en el anexo número 1 del expediente, en donde reposa la certificación expedida por la revisora fiscal de la sociedad Nacional de Trenzados S.A. el 11 de septiembre de 2006 y los documentos respectivos que le sirven de soporte, en los cuales se da cuenta del importante volumen de ventas registrado durante los años 1998 a 2005:

AñoValor total
1998132´097.586
199994´254.187
2000235´742.713
2001229´207.898
2002170´376.833
2003217´541.892
2004272´551.463
2005210´977.658

Así las cosas y partiendo del supuesto de que si bien ab initio el signo cuestionado no era lo suficientemente distintivo, considera la Sala que el mismo llegó a adquirir vocación y aptitud distintiva, en razón de su uso constante, real e ininterrumpido.

En suma, la circunstancia de que la marca cuestionada sea confundible con el signo previamente registrado en razón de su identidad gramatical, visual, auditiva y conceptual, no constituye un fundamento suficiente para disponer la nulidad que se depreca, pues, como queda expuesto, no existe ninguna conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto y, además de ello, por cuanto la ausencia de distintividad quedó diluida por haber operado en este caso el fenómeno de la “distintividad sobrevenida o adquirida” a que alude el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

A pesar de todo lo dicho hasta aquí y teniendo en cuenta que la resolución demandada se funda en unas consideraciones extremadamente escuetas, precarias e insuficientes, que dejan entrever que la división de signos distintivos no dio estricto cumplimiento a su obligación de realizar el estudio de registrabilidad de la marca solicitada por la firma Nacional de Trenzados S.A., se concluye que el acto demandado resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tal como se aduce en la demanda.

En el asunto sub examine, la división de signos distintivos se limitó a señalar simple y llanamente, “Que la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.”, pero sin entrar a explicitar ni a concretar los motivos por los cuales concedió el registro. La insuficiencia y la precariedad de dicha motivación, constituye un vicio que afecta la legalidad de la decisión administrativa, al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el control de legalidad del acto, pues resulta claro para la Sala que actos administrativos como el que aquí se cuestiona, bien pueden afectar los derechos e intereses de terceras personas, quienes al conocer este tipo de motivaciones tan sucintas y lacónicas, no van a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de lo que en ellas se dispone.

Dicho de otra manera, no se aprecia en tales consideraciones, cuales son las verdaderas razones que sirven de fundamento a la decisión acusada, y antes por el contrario, se desprende de ellas la ausencia de análisis y valoración, en orden a establecer la registrabilidad de la marca de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias. Por lo anterior, la Sala estima que dicha manifestación es insuficiente para tener por cumplido el requisito reclamado por la sociedad demandante, pues en esta clase de decisiones la oficina nacional competente, se encuentra obligada a realizar el estudio de registrabilidad, incluso en los eventos en los cuales no se haya presentado ninguna oposición al registro, tal como lo dispone el artículo 150 de la Decisión 486.

La Sala, al decidir un asunto parecido, en el cual se cuestionó la legalidad del acto demandado, por la insuficiencia de su motivación, señaló:

Así, pues, en el presente caso se tiene que la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió el acto acusado con el simple y único argumento de que “... la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”, el cual, a juicio de la Sala, no refleja en absoluto las razones de hecho y de derecho que pudieron haberle asistido para proceder a ello, a fin de proporcionar a los terceros una mínima indicación para determinar si la decisión que se adoptó mediante el indicado acto estuvo ajustada a derecho o afectada por algún vicio que, conforme a la ley, pudiese dar lugar a impugnar su legalidad ante los organismos competentes, lo que indefectiblemente lleva a concluir que, por el aspecto analizado, tal acto incurrió en violación de la norma invocada en sustento del cargo sub examine. Las precedentes consideraciones son suficientes para que se proceda a declarar la nulidad del acto acusado y, como consecuencia de ello, a ordenar tanto la cancelación de la inscripción de la marca GLICOLIK en el registro de la propiedad industrial, como la cancelación del certificado de registro número 171.911 (la negrilla y el subrayado son ajenos al texto)(6).

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo demandado y ordenará la cancelación tanto del certificado de registro como de la inscripción de la marca OMEGA en el registro de la propiedad industrial, a nombre de la firma Nacional de Trenzados S.A., para identificar productos de la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, por medio de la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta “OMEGA”, para distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial”, productos comprendidos en la Clase 22 Internacional, a favor de la sociedad Nacional de Trenzados S.A., domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el certificado de registro Nº 240727, vigente hasta el 29 de agosto de 2011, asignado por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondiente a la marca mixta “OMEGA”, para distinguir: “cuerdas en fibra textil natural o artificial”, productos comprendidos en la clase 22 Internacional, a favor de la sociedad Nacional de Trenzados S.A., domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a publicar la parte resolutiva de esta providencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a lo resuelto en esta providencia, dentro del término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

5. Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 16 de junio de 2011».

(2) Ver folios 203 y siguientes del cuaderno principal.

(3) Sobre los signos de fantasía, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas” (proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial 989, de sept.29/2003).

(4) En términos publicitarios, los “habladores informativos” son dispositivos ubicados en los puntos de venta encaminados a apoyar la decisión de compra por parte de los consumidores, al describir en forma detallada las características esenciales, las propiedades y usos de los productos, constituyéndose en herramientas que vienen a complementar las campañas promoción y publicidad. Tales habladores actúan como vendedores silenciosos que suelen colocarse sobre el mostrador, en el escaparate o en los anaqueles en donde se exhibe la mercancía.

(5) [http://www.ntcolombia.com].

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de mayo de 1999, Radicación 4650, consejero ponente Libardo Rodriguez Rodriguez.