Sentencia 2006-00042 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta

Rad.: 11001-03-24-000-2006-00042-01

Actor: F. Hoffmann - La Roche AG

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

1. Requisitos de patentabilidad de invenciones.

Como quedó expuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que una invención sea patentable debe satisfacer los siguientes requisitos:

1.1. Novedad, entendida, según el artículo 2º de la Decisión 344, como la condición de que la invención no debe estar comprendida en el “estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral o escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida;

1.2. Nivel inventivo, que se da cuando la invención no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención; y

1.3. Susceptibilidad de aplicación industrial, en virtud de que su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.

2. La cuestión a decidir en el sub lite.

Las resoluciones 9710 de 29 de abril de 2005, y 21809 de 31 de agosto de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se denegó la patente de invención solicitada por la firma F. Hoffmann - La Roche AG, dentro del expediente 001011-1999/OIN, destinada a proteger la creación denominada “Composiciones que contienen ácidos difosfónicos”. Lo anterior, por considerar que el objeto de la solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad, específicamente con el nivel inventivo requerido para su otorgamiento.

En ese orden de ideas, se trata de establecer en el presente proceso si los actos administrativos demandados son contrarios o no lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 4º de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, ambas de la Comunidad Andina.

3. Lo que se reivindica.

De acuerdo con los términos de la solicitud, el objeto de la reivindicación es una forma de administración farmacéutica sólida, que contiene como ingrediente activo acido ibandrónico o una de sus sales fisiológicamente compatible, con una tasa de disolución de la forma de administración farmacéutica de al menos 85% después de 30 minutos; el ingrediente activo está presente en la fase interna como granulado, eventualmente junto con sustancias auxiliares farmacéuticas y la fase externa contiene como agente deslizante menos de 5% de ácido esteárico con respecto al peso total de la forma de administración.

4. Normas aplicables.

Si bien la parte actora invocó como violados los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal considera que las normas a aplicar son las contenidas en los artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se hallaban vigentes al momento en que se solicitó la patente de invención, así como también la disposición transitoria primera de la Decisión 486, que a la letra disponen:

Decisión 344

ART. 1º—Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

ART. 5º—Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

Decisión 486

Disposición transitoria primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

5. Examen de los cargos.

3.1. Se le endilga a los actos acusados la violación de la normatividad comunitaria en materia de patentes, por cuanto la entidad demandada, al denegar la patente solicitada, no tuvo en cuenta el nivel inventivo de la creación farmacéutica objeto de la solicitud.

Al efecto la firma solicitante explica que realizó estudios exhaustivos para llegar a la conclusión, no obvia por cierto, de que dicha forma de presentación farmacéutica daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 9 de octubre de 1999, relacionados con la poca estabilidad y la baja velocidad de disolución y absorción de las formulaciones convencionales que contienen ácidos difosfónicos, asociadas con el metabolismo del calcio, todo lo cual no puede derivarse de manera obvia o evidente a partir de las composiciones reveladas en los documentos en los cuales se apoyó la superintendencia para denegar el otorgamiento de la patente.

3.2. Vista la situación procesal, la Sala observa que el nivel inventivo de la forma farmacéutica que se pide patentar se hace consistir en que, a diferencia de las demás formulaciones convencionales que presentan una tasa de liberación in vitro del principio activo del 56% después de 30 minutos, la formulación que se quiere patentar presenta una tasa del liberación del 90% en el mismo tiempo, lo cual entraña en sí mismo un mejoramiento en el estado de la ciencia. Según lo expresa el experto adscrito a la sociedad demandante, las referencias anteriores de la técnica no sugieren la asociación del ácido esteárico específicamente con las características físicas resultantes de ella y los efectos del producto final. En ese contexto, la selección y proporción del lubricante en la fase externa tiene una mayor influencia sobre las propiedades físicas, siendo por lo tanto nueva e inventiva.

Al respecto se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen”, de donde se infiere que es al solicitante a quien corresponde demostrar los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la División de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según observa la Sala, la parte actora se limitó en el sub lite a realizar una serie de afirmaciones referidas al nivel inventivo de su formulación, sin entrar a demostrar técnica o científicamente que la creación propuesta soluciona efectivamente el problema que se quiere resolver, quedándose en el ámbito de lo meramente conjetural e hipotético.

A juicio de la Sala, la parte actora no allegó al proceso los medios de prueba necesarios para desvirtuar las opiniones formuladas por el experto de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso la novedad ni el nivel inventivo de la formulación solicitada, aquélla y éste se tendrán como no demostrados. Por lo mismo, al no estar probados los cargos que se le formulan contra los actos acusados, deberá la Sala negar las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2011».