Sentencia 2006-00047 de marzo 10 De 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001032400020060004700

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: C.I. Ciles S.A.

Medio de control: Nulidad.

Ref.: Riesgo de confusión directa e indirecta entre registros marcarios.

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

7.1. Presentación del caso y problema jurídico.

Mediante las resoluciones demandadas la SIC concedió y corrigió (en cuanto a sus titulares) el registro, dentro de la clase 09, de la marca nominativa New Venus a las compañías Ferreteros y Eléctricos S.A. – Fiel S.A., Comercializadora Palevi Ltda. y Profesionales En Luz S.A. – Polux S.A. La demandante invoca su condición de titular de las marcas mixtas Línea Venus Ciles en las categorías 09 y 35 para cuestionar la legalidad de dicho registro, pues considera que el signo concedido es irregistrable por no ser distintivo y ser confundible con sus marcas previamente registradas. Por lo anterior denuncia que la marca otorgada está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. La entidad demandada y los terceros intervinientes en el proceso resaltan que la marca fue debidamente concedida, que durante su trámite no hubo oposición de ninguna especie y que, además, existen suficientes factores diferenciales fonéticos, ortográficos y conceptuales; de manera que no hay razones para pensar que son confundibles y que no pueden coexistir en un mismo mercado.

Por lo anterior, en el presente asunto la Sala deberá determinar si la marca New Venus, otorgada para la clase 09 de la clasificación internacional de Niza, a favor de las compañías Ferreteros y Eléctricos S.A. – Fiel S.A., Comercializadora Palevi Ltda. y Profesionales En Luz S.A. – Polux S.A., es o no registrable en razón de su supuesta similitud y confundibilidad con las marcas Línea Venus Ciles, previamente conferida a la sociedad demandante en las categorías 09 y 35.

Dado que tanto la SIC como los terceros intervinientes aducen como argumento de la defensa del registro conferido que la sociedad actora no intervino dentro del trámite de otorgamiento de la marca para oponerse a su concesión, la Sala estima pertinente pronunciarse sobre si dicha omisión puede tener alguna incidencia sobre la posibilidad de una ulterior impugnación judicial del registro, para luego emprender el análisis de la cuestión que se plantea de fondo en la presente controversia.

7.2. Cuestión preliminar: ¿la oposición en sede administrativa como requisito de procedibilidad de la impugnación judicial de un registro marcario?

Tanto la SIC como los terceros intervinientes, titulares del signo demandado, plantean como una suerte de excepción el que la firma demandante no se opuso en su momento, en sede del procedimiento administrativo, a la solicitud de registro. De aquí que, de llegar a prosperar dicho planteamiento, el examen de la validez del registro demandado debería cesar, por configurarse una situación que impediría seguir adelante con dicho análisis.

Con todo, estima la Sala que de acuerdo con la normatividad imperante y con la interpretación que de ella ha efectuado el Tribunal Andino de Justicia, tal planteamiento carece por completo de fundamento. Ello es así porque no existe una norma jurídica que establezca expresamente tal efecto ni que permita derivarlo por vía de interpretación y porque tal postura riñe con la comprensión del integral y oficioso del examen de registrabilidad que ha planteado la jurisprudencia andina. Ciertamente, de una parte, tal efecto restrictivo del derecho de acceso a la administración de justicia e inhibitorio del derecho de solicitar la nulidad de los registros marcarios concedidos consagrado por el artículo 172 de la decisión 486 de 2000(32) carece de una base normativa que permita fundamentar su reconocimiento; no siendo procedente, entonces, derivar su existencia por vía de interpretación. De otro lado, de ninguna de las normas que regula el procedimiento de registro, contenido en el capítulo II del título VI de la decisión 486 de 2000, ni de su interpretación sistemática, resulta viable derivar razonablemente dicha interpretación. Tal como está configurado en el ordenamiento comunitario, antes que una carga, de cuyo incumplimiento se puedan derivar consecuencias procesales negativas para quien sea titular de un interés legítimo en oponerse al otorgamiento de una marca solicitada y no lo haga, la posibilidad de formular su oposición constituye una facultad, que no busca más que establecer un mecanismo procesal apto para reforzar en sede administrativa la protección conferida a la propiedad marcaria mediante el reconocimiento de la oportunidad de precaver un litigio judicial que posibilite una respuesta pronta de la autoridad administrativa competente. De aquí que no pueda, entonces, equipararse el ejercicio de esa facultad a una suerte de requisito de procedibilidad para acudir posteriormente a la justicia administrativa, ni sea tampoco un elemento condicionante de la legitimación en la causa por activa. En últimas, como lo sostuvo recientemente esta Sala de Decisión, “habida cuenta de que los actos administrativos, cuya nulidad se depreca, son de aquellos que conceden el registro de una marca, conforme se dijo anteriormente, lo cual habilita a cualquier persona para ejercer la presente acción de nulidad, haya o no participado durante la actuación administrativa”(33). Finalmente, destaca esta corporación que según ha sido interpretado por el Tribunal Andino de Justicia, al proceder de oficio (o sin estar condicionado a los cargos que formule un tercero), el examen de registrabilidad debe ser integral, con independencia de la eventual intervención de un tercero que se oponga a la solicitud; circunstancia que justifica la autonomía del derecho a impugnar el registro otorgado. Al respecto ha sostenido que:

“La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”(34).

Por lo anterior, es claro para la Sala que la falta de oposición de la parte demandante durante el trámite de registro no impide la posterior impugnación judicial de la marca otorgada. En consecuencia, se procede al análisis de fondo del problema jurídico planteado en precedencia.

7.3. Análisis de la registrabilidad de la marca New Venus.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la decisión 486 de la Comunidad Andina:

Decisión 486 de la Comunidad Andina.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

ART. 150.Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita sea idéntico o se asemeje a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar con ello los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren surgir de tal situación, que amenazaría tanto la libertad de elegir de los consumidores como la libre competencia y los derechos derivados del reconocimiento de la propiedad industrial, previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Como ha sido destacado por esta Sala, las nociones de riesgo de confusión y de asociación son determinantes en este examen. De un lado, el riesgo de confusión “es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho bien o servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”(35).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

De otro lado, la normativa comunitaria antes transcrita prevé que si un competidor solicita el registro de una marca con la finalidad de generar confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, se debe denegar tal solicitud por la Oficina Nacional Competente. Esta causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta que el examen a realizar involucra una marca denominativa (New Venus) y una marca mixta (Línea Venus Ciles), en la que el elemento predominante es el nominativo. Por ende, puede presentarse el riesgo de confusión y de asociación que denuncian la parte demandante.

Para la Sala, el cotejo de signos distintivos debe enmarcarse dentro de las siguientes reglas emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 04-IP-2012, dictada para este proceso:

“— La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación”(36).

También de acuerdo con la reiterada opinión del Tribunal plasmada en la IP dictada para el asunto sub examine, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente es pertinente tener en cuenta lo expresado por el Tribunal en su IP respecto del cotejo de signos denominativos compuestos (como es el caso de la marca New Venus, integrada por un conjunto pronunciable de fonemas) y de signos mixtos con parte denominativa compuesta (como sucede con Línea Venus Ciles), partiendo de la base de que en este último caso el nominativo es el elemento predominante. Al respecto sostuvo el Tribunal Andino de Justicia que en estos eventos:

“— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”(37).

Asimismo, teniendo en cuenta que en el sub judice se encuentra en disputa la validez de la marca New Venus, son relevantes las consideraciones de la IP en relación con la valoración de los signos integrados por una o más palabras en idioma extranjero. Frente a este asunto señala el referido dictamen prejudicial que:

“Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior en relación con los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero, se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos; salvo que, por la combinación con otras palabras o elementos se le otorgue distintividad al conjunto marcario.

Por último, y dado que en el presente asunto el debate se trenza entre dos marcas que amparan productos comprendidos dentro de la misma categoría (Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza), la Sala encuentra importante resaltar el criterio del Tribunal en relación con el análisis de la conexión competitiva. De acuerdo con lo expuesto por la IP rendida en este juicio (04-IP-2012), este examen presupone valorar los siguientes factores:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Marca: Ebel Internacional. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004)”(38).

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

S2006-1
 

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta previamente registrada es el denominativo, porque al carecer la parte gráfica de algún rasgo o elemento que resalte de manera especial, es la lectura de los fonemas que la integran lo principal para el consumidor. Por esta causa, el cotejo marcario ha de realizarse a partir de esta circunstancia.

Con base en estos elementos, y teniendo en cuenta que no existe identidad entre las marcas examinadas, la Sala procederá a efectuar (1) el cotejo marcario vis a vis con el fin de determinar si existe o no riesgo de confusión directa, para continuar después con (2) el estudio del posible riesgo de confusión indirecta, y (3) la valoración del riesgo de asociación por conexión competitiva.

6.1. Comparación entre las marcas con fines de excluir el riesgo de confusión directa.

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, a juicio de la Sala, además de ser New Venus una marca puramente nominativa, en la marca Línea Venus Ciles (mixta) el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación, con el fin de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo.

La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

NEW VENUS
123 12335

Marca cuestionada

LINEA VENUS CILES
12345 12345 12345

Marca opositora

La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista gráfico aquellos tienen algunas similitudes, ya que de forma específica comparten la palabra Venus, su distinta composición fonética y configuración visual suponen una impresión de conjunto diferente para cada una de las marcas en contienda. En consecuencia, vistas en conjunto, no podrían confundirse las marcas enfrentadas.

Desde el punto de vista fonético tampoco se hallan similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

New Venus-Línea Venus Ciles // New Venus-Línea Venus Ciles

New Venus-Línea Venus Ciles // New Venus-Línea Venus Ciles

New Venus-Línea Venus Ciles // New Venus-Línea Venus Ciles

Finalmente, en cuanto al aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a comparación alguna, como quiera que los signos distintivos examinados están constituidos por expresiones diversas, ninguna de las cuales presenta una especial capacidad de evocación en la mente del consumidor de los productos ofrecidos. Por un lado, la marca cuestionada, se integra de una palabra en idioma extranjero (New), cuyo significado forma parte del conocimiento común, y otra que alude a un planeta o a la Diosa romana del amor (Venus), por lo cual se podría considerar un signo de fantasía(39). Por otro, la marca opositora se conforma por una expresión genérica (Linea), la misma referencia al planeta hermano de la Tierra o a la deidad romana (Venus), y por el nombre de la compañía responsable de los productos (Ciles). Por ende ninguno de ellos evoca directamente en el consumidor de lengua española ninguna de sus propiedades. Y por esto, también, una y otra marca representa una creación lingüística original, no comparable conceptualmente con la enfrentada.

Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión directa, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario.

6.2. Análisis del riesgo de confusión indirecta.

Como ya fue mencionado en esta providencia, existe riesgo de confusión indirecta allí donde el consumidor puede pensar que un producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente tiene. Ello puede ocurrir por la similitud entre marcas que aun cuando a primera vista son suficientemente distintivas, pueden presentar elementos que induzcan en error a los consumidores, al punto de alentar en ellos la idea equivocada sobre el supuesto origen común de dos productos diferentes. El Derecho de marcas, y la protección a las creaciones del intelecto, deben precaver estas situaciones.

La Sala estima decisivo establecer que en las marcas comparadas la voz Venus es por igual el elemento dominante o que se capta de forma más directa e impacta de manera más fuerte en la mente del consumidor. Con todo, dado que se trata de un término que designa al segundo planeta del sistema solar o la diosa romana del amor, este Juez encuentra que dicha partícula no es apropiable en términos convencionales; esto es, que por su uso habitual por todas las personas dicha expresión debe tomarse como base de marcas débiles.

En relación con la figura de la marca débil, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que “el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva”(40).

En lo que tiene que ver con las denominadas marcas débiles, la Jurisprudencia de esta Sala ha precisado que:

“De acuerdo con la definición de “Marca Débil” que de la doctrina extrae la mencionada interpretación, por tal se entiende la que se conforma por palabras de uso común, que por tanto carecen de fuerza distintiva para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso; o la que es fuertemente evocativa del producto; o la que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen.

(…)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae a colación al tratadista Otamendi, quien frente al tema de la marca débil expresa que “(...) El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros (...) ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...) Se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre las marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. Para el cotejo de las marcas en conflicto se hará abstracción de la expresión “Lady”, por ser de uso común y, por lo mismo, no apropiable.”(41) (Negrillas y subrayado fuera de texto).

En el mismo sentido, se ha manifestado que:

“A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado”(42) (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Por lo tanto, dado que se comparan dos marcas previamente registradas, en las que se observa la presencia de elementos inapropiables con carácter exclusivo, deben excluirse del cotejo las partículas de uso común, pues se repite, éstas no son apropiables(43).

Tal proceder permite entender que el análisis de comparación debe surtirse entre las expresiones New, de una parte, y Línea – Ciles, de otra.

Como se aprecia a simple vista, la ausencia de cualquier similitud entre los signos que integran cada registro permite a la Sala validar la distintividad propia de cada una de las marcas en contienda y descartar el riesgo de confusión indirecta; razón por la cual no se observa motivo alguna para impedir su coexistencia en el mercado.

6.3. Análisis del riesgo de asociación.

El riesgo de asociación nace de la posibilidad que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto, al adquirirlo piense que el productor de dicho bien es una empresa diferente a la que efectivamente lo manufactura o crea que ésta tiene una relación o vinculación económica con otro actor del mercado.

Sobre este asunto, jurisprudencia de esta Sala ha adoptado los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresando al respecto que:

“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios”(44).

En el expediente bajo revisión se tiene que si bien las marcas en contienda amparan productos de la misma clase, esto es, la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza(45), los bienes ofrecidos son diferentes: la marca New Venus cobija “interruptores eléctricos, tomas de corriente, toma coaxial, tomas teléfono, dimer pulsador timbre, interruptores eléctricos en sus tres modalidades sencillo, doble y triple”(46). De otro lado, la marca Línea Venus Ciles designa “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”(47).

Por lo tanto, pese a que eventualmente pueden compartir canales de comercialización y de publicidad y a que pueda existir una relación entre unos y otros productos, la Sala encuentra que a la vista de las diferencias comprobadas entre una y otra marca y el tipo específico de productos comercializados, el riesgo de asociación es inexistente.

6.5. Resolución del caso concreto.

La Sala considera que no existe identidad, ni riesgo de confusión directa ni indirecta, como tampoco de asociación entre las marcas cotejadas. Por esta causa se estiman infundadas las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

32 ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de enero de 2015, Rad. Nº 2006-00232-00. C.P.: María Elizabeth García González.

34 Proceso 180-IP-2006, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476 de 16 de marzo de 2006.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2015, Rad. No. 11001 03 24 000 2010 00060 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

36 Folio 283.

37 Folios 284-285.

38 Folio 286-287.

39 Los signos de fantasía son aquellos que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano.

40 Tribunal Andino de Justicia, 054-IP-2010, del 5 de mayo de 2010.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2004, Rad. Nº 2001-0129-01(7003). C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2004, Rad. Nº 2000-06302-01(6302). C.P.: Camilo Arciniegas Andrade.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de noviembre de 2011, Rad. Nº 11001-03-24-000-2006-00111-00. C.P.: María Elizabeth García González.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2012, Rad. Nº 2006-00373-00. C.P.: María Elizabeth García González.

45 Cfr. Folios 6 y 11.

46 Vid. Resolución 4532 del 27 de febrero de 2004 de la SIC (Fl. 6).

47 Cfr. Resolución 33514 del 27 de noviembre de 2003 de la SIC (Fl. 11).