Sentencia 2006-00049 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: 110010324000200600049 00

Autoridades nacionales

Actora: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la actora en el libelo de la demanda, para determinar si es dable o no declarar la nulidad de la Resolución 20888 de 2005 (ago. 29), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Mijao, a favor de Chocolates El Rey C.A., para distinguir “cacao y sus derivados” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al efecto, se advierte que la actora argumenta como cargos: i) que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el debido proceso y su derecho de defensa en el trámite del registro marcario del signo Mijao, al haber publicado la solicitud de registro del signo de manera inadecuada, ya que no incluyó la denominación El Rey en dicha información, pese a que también se encontraba escrita en el signo; ii) que el signo Mijao El Rey es confundible con el signo El Rey, previamente registrado a su favor; y iii) que el registro del signo se obtuvo de mala fe, debido a que Chocolates El Rey C.A. omitió hacer referencia a la existencia de la corona y del vocablo El Rey que acompañaban a la marca.

Bajo el anterior contexto y en dicho orden, pasa la Sala a estudiar los cargos expuestos por la actora en la demanda.

5.1. Violación al debido proceso por indebida publicación de la solicitud de registro de la marca. 

La actora solicita declarar la nulidad de la Resolución 20888 de 2005 (29 de agosto), pues considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó su derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y le impidió ejercer su derecho de defensa, al haber publicado la solicitud de registro del signo Mijao de manera inadecuada, pues no hizo referencia en dichas actuaciones a la denominación El Rey, que también se encontraba escrita en el signo.

A propósito, se advierte que el artículo 29 de la Constitución Política dispone “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Debe entonces la Sala estudiar el marco normativo que regula la publicación de solicitudes de registros marcarios, para posteriormente determinar si la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó el debido proceso en el trámite de la publicación del signo Mijao, así como el derecho de defensa de la actora.

5.1.1. La publicación de la solicitud de registros marcarios. 

La publicación dentro del proceso de registros marcarios resulta esencial para que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como marca, es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de registrabilidad(1).

En cuanto al procedimiento que debe seguir la oficina de registros marcarios para publicar una solicitud de registro, se tiene que los artículos 138, 139, 144 y 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen que esta entidad debe proceder a ello cuando verifica que la solicitud: i) satisface los requisitos fijados en el artículo 139 de la Decisión(2), ii) cumple con los requisitos formales establecidos para el efecto en los artículos 135 y 136 de la misma normativa y iii) se ha presentado con: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6º quinquies del Convenio de París.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido dos elementos para considerar que la publicación ha sido real y efectiva “1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro es decir, no puede ser parcial o mutilada. Debe, por lo tanto mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado. [y] 2. La oficina de registro marcario debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto marcario, diferenciando entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, etc.).”.

5.1.2. El caso concreto. 

En el presente caso se advierte que el 30 de noviembre de 2004 Chocolates El Rey C.A. solicitó ante la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la siguiente marca mixta, para distinguir “cacao y sus derivados” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza:

el rey
 

En la referida solicitud se señaló que la denominación del signo sería “Mijao” y que “las expresiones “chocolate oscuro” y “grano de origen venezolano”… [serían] explicativas”.

El 30 de noviembre de 2005 la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 553 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Por ello, el 29 de agosto siguiente la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 20888 de 2005, concediendo el registro de la marca mixta Mijao, a favor de Chocolates El Rey C.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora bien, la Sala advierte que en la solicitud que presentó Chocolates El Rey C.A., para registrar el signo Mijao, no se dijo nada acerca de la expresión El Rey, cuya presencia en el signo salta a la vista con tan sólo observarlo. En razón a ello podría entenderse que la expresión El Rey es accesoria, pues i) se encuentra escrita con una letra diferente a la de la marca y ii) está ubicada en una posición que la separa visualmente de la denominación del signo. Sin embargo, también podría pensarse que la partícula El Rey es parte esencial del signo, pues ella i) se encuentra escrita con un gran tamaño y ii) parece ser utilizada como distintiva de los productos que se pretenden distinguir, pues es llamativa a simple vista.

Pese a lo expuesto, independientemente de que se considere que la partícula El Rey es accesoria o hace parte esencial del signo, lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un grave error al no publicar de manera completa el signo que se pretendía registrar, pues no hizo alusión a la partícula El Rey en el acto de publicación, incumpliendo con la obligación que tenía de hacerla de manera real y efectiva, especificando claramente los elementos que componían el signo, así como el rol que cumplían dentro del conjunto marcario (esenciales, explicativos o accesorios).

De esta manera, salta a la vista que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el debido proceso en el trámite de la publicación de la solicitud del registro marcario del signo Mijao y, dicho sea de paso, el derecho de defensa de la actora (quien por la grave omisión no pudo oponerse dentro del trámite administrativo a la solicitud de registro(3)), incurriendo en un vicio de tal magnitud que, afectó la validez del acto de registrabilidad.

En efecto, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que cuando la publicación de la solicitud de registro no se hace de manera real y efectiva, estos es, sin que coincida totalmente con el signo solicitado para registro y sin especificar claramente cada uno de los elementos que componen el signo y el papel que juegan en el conjunto marcario “…y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido(4).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, se declarará la nulidad de la Resolución 20888 de 2005 (ago. 29) en la parte resolutiva de esta providencia.

No sobra advertir que por lo expuesto la Sala se abstendrá de examinar los demás cargos que invocó la actora en el libelo de la demanda, pues al haber constatado que la resolución acusada se encuentra viciada de validez resulta inane estudiarlos, ya que ellos también están encaminados a probar que la resolución acusada debe declararse nula, conclusión a la que ya se arribó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 20888 de 2005 (29 de agosto), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Mijao, a favor de Chocolates El Rey C.A., para distinguir “cacao y sus derivados” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el respectivo registro y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Interpretación prejudicial 130-IP-2013.

(2) Comprende: a) el requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color; f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y h) la firma del solicitante o de su representante legal.

(3) Según se señaló en la Interpretación Prejudicial 130-IP-2013 “…la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual los terceros interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos”.

(4) Interpretación Prejudicial 130-IP-2013.