Sentencia 2006-00051 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2006-00051 00.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Mundo Video Corporation Ltda.

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

A través de los actos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “TREASURE ISLAND” (mixta), para distinguir productos de las Clases 9ª y 28 Internacional de Niza.

La parte motiva de los actos acusados descansa, principalmente, en la siguiente premisa:

Asegura la demandada que el signo solicitado “TREASURE ISLAND” es similarmente confundible con la marca registrada “TREASURE PLANET”, al coincidir en el primero de los términos, sin añadir elementos que le impriman suficiente distintividad, pues los términos “ISLAND” y “PLANET” simplemente son indicativos de un lugar y tal circunstancia puede causar en el consumidor una idea de asociación entre los productos que identifican uno y otro signo, creyendo erróneamente que tienen idéntica procedencia empresarial, además de que distinguen productos con la misma naturaleza y finalidad.

Para la demandante, los actos acusados deben ser declarados nulos, porque en ellos la Superintendencia de Industria y Comercio elaboró un estudio incompleto de la registrabilidad de la marca “TREASURE ISLAND” y su confundibilidad con la marca “TREASURE PLANET”,pues no tuvo en cuenta que la primera se refiere a un signo mixto, cuyo elemento predominante es la gráfica consistente en una calavera, que le imprime suficiente distintividad, capaz de permitir su coexistencia pacífica en el mercado con la marca previamente registrada.

Adicionalmente, sostiene que no existe conexión competitiva entre los productos que ambos signos distinguen, porque a pesar de que se identifican en las mismas Clases (9ª y 28), no guardan relación entre sí.

Corresponde a la Sala analizar si el signo “TREASURE ISLAND” (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), ídem.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

Decisión 486 de 2000, de la comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(...)”.

Requisitos de registrabilidad de la marca

La Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Por su parte, el artículo 136, literal a), ídem, consagra la prohibición de registrar como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, sin que sea necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En el caso bajo estudio, las marcas enfrentadas son las siguientes:

 

Marca solicitadaMarca registrada
TREASURE ISLAND .jpg



(mixta)

TREASURE PLANET
(denominativa)

 

Lo primero que destaca la Sala es que se trata del cotejo entre un signo mixto y uno denominativo, por lo cual, atendiendo a las reglas de comparación de marcas, se debe precisar si el elemento predominante es el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que si el elemento que prevalece es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión, mientras que si lo es el nominativo, deberá acudirse a las reglas pertinentes para el cotejo entre signos de este tipo.

La Sala precisa que el elemento que predomina entre las marcas “TREASURE ISLANDy “TREASURE PLANETes el nominativo, pues es evidente la fuerza expresiva de la palabra “TREASURE” en ambos signos, que hace que prevalezca sobre el gráfico de la calavera presente en la marca mixta solicitada para registro.

Por esta razón, el análisis se enfocará al elemento denominativo de los signos opuestos, bajo las siguientes reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3):

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La apreciación en conjunto y sucesiva de los signos confrontados, es la siguiente:

 

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET

 

De la comparación de los signos, se evidencia que coinciden en la primera expresión “TREASURE”, lo que impone verificar la fuerza distintiva que posee la expresión adicionada al signo solicitado para registro, “ISLAND”.

La expresión “ISLAND” es un término en idioma extranjero (inglés), que forma parte del conocimiento común, por lo que no puede ser considerado como signo de fantasía.

En efecto, las expresiones “ISLAND” y “PLANET”,son indicativas en el idioma inglés de un lugar, lo que sin duda contribuye a que la marca solicitada para registro no posea suficiente distintividad en el mercado, frente al signo enfrentado.

Entonces, comoquiera que la palabra que prevalece en el cotejo sucesivo sigue siendo la idéntica, que coincide en ambos signos (“TREASURE”), ello los hace similarmente confundibles.

De modo que siendo la expresión “TREASURE” la que predomina en ambos signos, y sin que el elemento “ISLAND” le imprima suficiente distintividad a la marca solicitada, se impone para la Sala verificar si entre los productos que amparan ambos signos existe conexión competitiva que pueda generar un riesgo de confusión o asociación.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o asociación entre los signos y los productos o servicios son los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre estos(4).

En el caso sub judice, el signo “TREASURE ISLAND” fue solicitado para amparar productos de las mismas clases que protege la marca registrada “TREASURE PLANET”, es decir, las clases 9ª y 28 Internacional de Niza.

Las mencionadas clases distinguen:

Clase 9ª: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Por su parte, Mundo Video Corporation Ltda. solicitó el registro marcario para los siguientes productos de las Clases 9ª y 28 del Nomenclador:

“TREASURE ISLAND” – Clase 9ª:“Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes”(5).

“TREASURE ISLAND” – Clase 28: “Juegos”(6).

Uno de los criterios para definir que existe conexión competitiva entre los productos o servicios, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es su inclusión en la misma Clase del Nomenclador(7). Ello, ha dicho la Sala, puede resultar indicativo de que los productos de una misma clase sean comercializados empleando idénticos medios de promoción y publicidad, y los mismos canales de distribución, incrementando así el riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre este asunto en particular, en sentencia de 13 de diciembre de 2012 (Exp. 2007-00218, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala sostuvo:

“De este modo, y pese a que las marcas en pugna amparan disímiles productos de la misma clase 32, existe un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de las mismas, toda vez que el consumidor, al adquirir una bebida de la marca ROCKSTAR, puede considerar que está comprando un producto del titular de la marca ROCK previamente registrada, cuando en realidad se trata de artículos comercializados por el titular de la marca ROCKSTAR.

Es de colegir, asimismo, que los productos de la clase 32, se distribuyan bajo los mismos canales de comercialización y publicidad, lo que contribuye a reafirmar la generación del riesgo de confusión indirecta”. (resaltado fuera de la Sala).

Con el mismo criterio al que se alude en la citada providencia, la Sala advierte que si bien es cierto, como lo afirma la actora, que la solicitud de registro de la marca “TREASURE ISLAND” para las Clases 9ª y 28 se limitó a ciertos productos, ello no descarta el riesgo de confusión en el consumidor, quien podría atribuirle a los mismos un origen empresarial común, debido a que pueden compartir iguales canales de comercialización y publicidad con los productos de la marca registrada “TREASURE PLANET”.

Así las cosas, encuentra la Sala que asistió razón a la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro de la marca “TREASURE ISLAND”, para amparar productos de las Clases 9ª y 28 Internacional de Niza, por lo cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Ver, entre otros, el Proceso 057-IP-2009.

(4) Proceso 82-IP-2002, publicado en la GOAC Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(5) Formulario único de registro de signos distintivos, visible a folio 186.

(6) Formulario único de registro de signos distintivos, visible a folio 218.

(7) Proceso 114-IP-2003.