Sentencia 2006-00053 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 1100103240002006-00053-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal y como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente asunto y atendiendo las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la interpretación prejudicial dada para este proceso, le corresponde a la Sala verificar si el acto administrativo demandado mediante el cual se concedió el registro como marca del signo mixto Apamate para distinguir productos de la clase 30, cumple con las exigencias de la norma comunitaria, específicamente con las referidas a la distintividad del signo, a la publicación de la solicitud de registro, al examen de registrabilidad realizado por la entidad demandada y a la posible mala fe del titular del registro demandado.

2. Análisis de los cargos.

2.1. Distintividad del signo.

De tiempo atrás esta corporación ha señalado que las disposiciones andinas aplicables para el registro de signos como marcas exigen que aquellos puedan ser registrados cuando reúnan las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vean incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, cuando se trata de signos nominativos se debe tener en cuenta que el riesgo de confusión o de asociación se predica de la falta de distintividad del signo y esta se revela con la identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético. Además puede surgir riesgo de confusión según la conexión competitiva entre los productos o servicios que las marcas identifican.

Cuando el examen de registrabilidad se realice entre un signo denominativo y uno mixto, se debe precisar cuál es el elemento predominante de manera que si la fuerza de las expresiones prevalece en los signos, el cotejo se realizará atendiendo las reglas para marcas nominativas mientras que, si prevalece el elemento gráfico, en principio no habrá riesgo de confusión o de asociación.

En el presente asunto se tiene que la marca cuyo registro se cuestiona es mixta, es decir, se encuentra formada por una denominación y un gráfico, siendo la primera de ellas la expresión Apamate acompañada de las también expresiones “chocolate oscuro” y “grano de origen venezolano” que, según el formulario de registro de signos distintivos visible a folios 72 a 74 del cuaderno principal, son explicativas. Por su parte, el gráfico se conforma, según el mismo formulario, por el siguiente dibujo:

bote.jpg
 

En él se observa la expresión El Rey acompañada de la figura de una corona, denominación y gráfico que al parecer hacen alusión al titular del registro o el fabricante del producto que es la sociedad Chocolates el Rey.

Si el examen de registrabilidad se realiza enfrentando las denominaciones Apamate y El Rey sin duda el resultado será que se encuentra una plena distintividad entre una y otra denominación teniendo en cuenta que no se presentan similitudes fonéticas dada la diferencia en la sílaba tónica en las expresiones. Tampoco se advierte similitud ortográfica por la longitud de las palabras, la secuencia de vocales y las raíces y terminaciones que en una y otra denominación cambian y finalmente puede hablarse de que ambas marcas evocan distintas ideas, ya que sus significados son diferentes.

Ahora, si el cotejo se realiza incluyendo la denominación El Rey en la marca cuestionada, la Sala estima que el resultado sería el mismo. En este sentido no puede sostenerse, como lo sugiere la accionante y lo acompaña el Ministerio Público, que si se tiene en cuenta esa denominación presente en el gráfico hay plena identidad, ya que ello desconoce que el cotejo debe hacerse de los signos en su conjunto, circunstancia que conduce a que las marcas a comparar serían Apamate El Rey versus El Rey, siendo la expresión Apamate de la marca cuestionada suficiente para diferenciar una marca de otra en tanto que le imprime fuerza distintiva a la expresión que a la vista del consumidor medio no se disgrega.

En consecuencia la Sala encuentra que el signo cuyo registro se cuestiona cumple con los requisitos de distintividad exigidos en la norma comunitaria, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

2.2. La publicación de la solicitud de registro.

En atención a los artículos 145 y 146 de la Decisión 486, una vez se realice la solicitud de registro de un signo y se verifique que la misma cumple con los requisitos establecidos, la entidad nacional competente, Superintendencia de Industria y Comercio, deberá publicar el extracto de la petición correspondiente para que sea conocida por los terceros a fin de que si a bien lo consideran presenten las oposiciones a que haya lugar.

Al respecto es importante resaltar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída al plenario, en la que se dijo a propósito de la publicación:

“Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de este que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

La Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos. Dicha oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto marcario”.

Lo anterior significa que la publicación de la solicitud que haga la Superintendencia de Industria y Comercio debe contener todos y cada uno de los elementos del signo que se pretende registrar, en otras palabras, esa publicación debe reproducir en su totalidad y sin ninguna omisión los elementos que configuran el signo.

En este caso, de la comparación entre la publicación hecha en la gaceta de la propiedad industrial 553 de 30 de junio de 2005(1) con el registro solicitado en el formulario único de registro de signos distintivos(2) se evidencia total coincidencia, esto es, la Superintendencia cumplió su obligación de publicar de manera fidedigna y completa el signo cuyo registro fue solicitado, circunstancia probatoria que enerva el dicho de la actora y lleva a la Sala a declarar que el cargo está desvirtuado.

En otras palabras, se pudo establecer que la publicación hecha obedeció a todos las especificaciones del signo que se pretendía registrar, conclusión a la que se llega observando tanto el formulario mediante el cual se solicitó el correspondiente registro como la copia de la gaceta en la cual aquel fue publicado.

2.3. Examen de registrabilidad. Alcance de la interpretación prejudicial.

En el presente asunto la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entra a estudiar el alcance del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, advirtiendo en las conclusiones que el Juez Nacional consultante deberá verificar que la entidad demandada haya cumplido con dicha disposición. Se debe entonces hacer claridad sobre el alcance y límites de los pronunciamientos que en estos casos realiza el mencionado tribunal.

En efecto, los artículos 34 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal disponen:

“ART. 34—En su interpretación, el tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada (destacado de la Sala).

ART. 35.—El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal”.

En consecuencia, el tribunal debe conceptuar sobre el contenido y alcance de las normas andinas aplicables a los hechos particulares plasmados en la demanda, ya que son estos los que delimitan el marco de la función interpretativa. El carácter vinculante de la interpretación prejudicial está dado por la congruencia entre la consulta de las normas aplicables a los hechos que realiza el juez del país miembro y la respectiva respuesta del tribunal. Por eso, si el Tribunal Andino en su interpretación estudia y ordena aplicar una norma que no corresponde a los hechos del caso concreto, el juez nacional quedará relevado de aplicarla.

La disposición comunitaria que interpreta el tribunal consiste en la obligación en cabeza de la entidad nacional competente de realizar el estudio de registrabilidad antes de otorgar o negar el registro marcario. Sin embargo, estudiada la demanda se observa que el actor no hace referencia a esa circunstancia.

En este orden de ideas, si en el proceso no se ha hecho mención alguna por ninguna de las partes sobre el examen de registrabilidad, la interpretación de la disposición comunitaria que regula la materia resulta impertinente para este asunto.

Conforme a lo dicho, la sección se abstendrá de aplicar el artículo 150 de la decisión.

2.4. Registro conseguido con mala fe.

Según se dijo en el líbelo introductorio el registro cuestionado fue adquirido de mala fe por su titular, mala fe que se refleja en que este omitió incluir la denominación El Rey en la descripción del signo solicitado a sabiendas que el mismo estaba incluido y era irregistrable según lo había señalado la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones 11227 de 18 de junio de 1999 y 28331 de 17 de octubre de 2008.

Estima la Sala que es claro que el registro de un signo como marca conseguido de mala fe constituye causal suficiente para declarar la nulidad de su registro según las voces del artículo 172 de la Decisión 486, para esto resulta forzoso a quien la alegue demostrar fehacientemente que la contraparte obró con la intención y conciencia de desconocer la legislación o a causar un perjuicio, en este punto la interpretación prejudicial dijo:

“En cuanto a la mala fe, este tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que ‘para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. (Proceso 3-IP-99, publicado en la GOAC 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI).

Asimismo, ha manifestado que ‘Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo’ (Proceso 3-IP-99, ya citado).

En ese orden no encuentra la Sala plena prueba que la lleve a afirmar que el registro solicitado fue conseguido de mala fe ya que si bien el registro del signo El Rey fue negado con anterioridad al registro, ello no resulta suficiente para enrostrar un comportamiento doloso dirigido a desconocer la normatividad o a causar un perjuicio, de prosperar dicha tesis, se llegaría al absurdo de sostener que quienes han sido privados de registrar una marca no pueden solicitar su reconocimiento posteriormente so pena de que se tenga que dicho registro fue conseguido de mala fe.

No existiendo prueba que demuestre el mal obrar del titular de la marca, la Sala se abstendrá de declarar o reconocer que el registro fue conseguido en ese contexto, quedando la presunción de buena fe incólume en lo que a este proceso se refiere.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 8 de agosto de 2013».

(1) Folios 17 a 19, cuaderno principal.

(2) Folios 22 a 24, cuaderno principal.