Sentencia 2006-00059 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200600059 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades Nacionales

Actor: Argiro Aristizabal Salazar

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo L Layfel, cuyo registro se solicitó para distinguir “ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, ropa deportiva masculina y femenina, batas, faldas, ropa de dormir, pijamas, slacks, shorts, medias, pantys, brassieres, fajas, chaquetas, camisas, camisetas, sacos” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras” y “las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada, negó el registro de la marca L Layfel, para distinguir “ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, ropa deportiva masculina y femenina, batas, faldas, ropa de dormir, pijamas, slacks, shorts, medias, pantys, brassieres, fajas, chaquetas, camisas, camisetas, sacos” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con las marcas L y L Leonisa, previamente registradas a favor de Confecciones Leonisa S.A.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las siguientes reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria:

“La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

Bajo el anterior contexto, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se expresan como se señala a continuación:

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Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otras que son mixtas y nominativas, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“A. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta

En el proceso interno se debe proceder a la comparación del signo mixto L Layfel con la marca mixta L. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas(2), logotipos(3), íconos, etc.

(...).

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: burbuja videos 2000). Igualmente el tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso Nº 129-IP-2004. Marca: gallo. Interpretación prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1158, de ene. 17/2005).

(...).

B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto L Layfel y las marcas denominativas L Leonisa in colección juvenil y L Leonisa. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El juez consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, de conformidad con lo expresado en el literal C de la presente providencia”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento gráfico entre las marcas mixtas L Layfel y L, así como el denominativo entre las marcas L Layfel, L Leonisa IN y L Leonisa; pues en uno y otro caso son estas características las que crean mayor impacto a la vista del consumidor.

En este orden de ideas, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud que pueda inducir a confusión al público consumidor entre las marcas L Layfel y L, para luego efectuar el mismo análisis entre los signos L Layfel y L Leonisa IN y L Leonisa; pues debe escindirse el estudio de las marcas en conflicto, en razón a que sobresalen elementos diferentes entre ellas.

5.1.1. Comparación gráfica.

Se advierte que existe semejanza gráfica entre las marcas L Layfel y L, pues ambas están compuestas por la misma letra “L”, dibujada en mayúscula con un trazo de similar grosor, inclinación hacia la derecha y ubicación dentro de un círculo. En efecto, la anterior descripción salta a la vista al analizar de forma conjunta el elemento gráfico de los signos:

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En consecuencia, se observa que existe semejanza gráfica entre las marcas Layfel y L. Sin embargo, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca Layfel se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el público consumidor.

5.1.2. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de jul. 2/2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1648, de ago. 21/2008. Marca: “Sheraton”)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Layfel se solicitó para distinguir “ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, ropa deportiva masculina y femenina, batas, faldas, ropa de dormir, pijamas, slacks, shorts, medias, pantys, brassieres, fajas, chaquetas, camisas, camisetas, sacos” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca L se concedió previamente para distinguir “vestidos, calzados, sombrerería” en la misma clase.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si Layfel es registrable o se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Layfel se solicitó para distinguir “ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, ropa deportiva masculina y femenina, batas, faldas, ropa de dormir, pijamas, slacks, shorts, medias, pantys, brassieres, fajas, chaquetas, camisas, camisetas, sacos” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca L se concedió previamente para distinguir “vestidos, calzados, sombrerería” en la mismas clase.

Lo anterior, dentro del contexto de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca Layfel no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca L, pues los productos para los cuales se solicitó su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada. En efecto, se advierte que ambas marcas distinguirían en la misma clase internacional prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo, generando evidente confusión en el público consumidor.

Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro del signo generaría confusión directa e indirecta en los consumidores, por la conexión competitiva que existiría entre las marcas, habida cuenta de que distinguirían productos iguales, en la misma clase internacional, que utilizarían idénticos canales de comercialización y publicidad.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Layfel, cuyo registro se solicitó para distinguir “ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, ropa deportiva masculina y femenina, batas, faldas, ropa de dormir, pijamas, slacks, shorts, medias, pantys, brassieres, fajas, chaquetas, camisas, camisetas, sacos” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de una marca consistente en “la figura de una estrella con una punta más larga”, solicitada para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se advirtió que era confundible con la marca mixta Nike, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“Los signos a comparar son los siguientes:

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(...).

Comparando los elementos gráficos de una y otra marca la Sala considera que uno y otro pueden equipararse a lo que en el lenguaje corriente se denomina como un “chulo”, pues si bien es cierto que el “chulo” en el símbolo negado se encuentra acompañado en su parte izquierda de dos triángulos pequeños, los mismos no alcanzan a desdibujar el mencionado “chulo” para convertirlo en una “estrella con una punta más larga”, como lo pretende hacer ver el actor.

En consecuencia, la Sala se encuentra en desacuerdo con el dictamen pericial que fue rendido dentro del proceso a petición del actor, en el que el perito consideró que las figuras en comparación “no presentan prácticamente ningún grado de semejanza, hasta el punto de ser difícil de confundir hasta por seres iletrados, de tal manera que no es sorprendente que las dos figuras hayan permanecido en el mercado de calzado tenis sin encontrar dificultades para su cometido en forma totalmente pacífica...(4)”, pues el hecho de que el titular de la marca Nike mixta no se haya opuesto al registro del signo consistente en una estrella con una punta más larga, por sí solo, no desvirtúa el riesgo de confusión.

Además, esta corporación observa que no debe pasarse por alto que el signo cuyo registro no fue concedido pretende amparar calzado (tennis), es decir, el producto “estrella” o “por excelencia” con el que los consumidores asocian la marca Nike mixta.

Concluye esta corporación que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro como marca del signo consistente en la figura de una estrella con una punta más larga, en cuanto su coexistencia con la marca mixta Nike sin lugar a dudas crearía confundibilidad en el público consumidor, pues este podría adquirir un producto identificado con el signo negado pensando en realidad adquirir un producto amparado bajo la marca fundamento de dicha negativa o viceversa (confusión directa), o bien podría adquirir un producto rotulado con la marca opositora creyendo que es producido por el actor o viceversa (confusión indirecta)”(5)(sic).

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que la Sala se abstendrá de examinar si existe confundibilidad entre las marcas L Layfel, L Leonisa IN y L Leonisa, pues resulta inane realizar dicho estudio al haber constatado que el signo Layfel se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De hecho, sea cual fuere la conclusión que arroje dicho estudio, lo cierto es que es imposible conceder al actor el registro del signo cuestionado, en razón a que la Sala ha encontrado que se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala negará las pretensiones del demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

(2) “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. Otamendi, Jorge. “Derecho de marcas”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

(3) Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (...)”. Diccionario de La Real Academia de la Lengua, 22ª. Edición. 2001.

(4) Folio 127.