Sentencia 2006-00077 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2006-00077-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad.

Actora: Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La parte actora estima que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca “Reyogurt (mixta)”, a favor de la compañía Agrícola Ganadera Reysahiwal AGR S.A., para distinguir productos de la Clase 29 Internacional, vulnera los artículos 135, literales a) y b), 136, literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, a su juicio, dicha marca reproduce en su totalidad la expresión “Rey” que integra las marcas “El Rey (nominativa)”, “Salsina El Rey (mixta)”, “Condimentos El Rey Colorey (mixta)”, “Condimentos El Rey Comino (mixta)” y “El Birrey Color”, “Caldo Marinero El Rey (nominativa)”, previamente registradas a su favor, para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La demandante estima que entre la marca cuya nulidad de registro depreca y las previamente registradas existen evidentes similitudes a nivel visual, gráfico, ortográfico, conceptual y fonético, capaces de inducir en error al público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que amparan productos de la misma clase, esto es, la 29 de la Clasificación Internacional, todo lo cual puede generar en el consumidor la idea de que los productos amparados por las marcas enfrentadas tienen el mismo origen empresarial.

En tales circunstancias, el problema jurídico del caso concreto se contrae a establecer, por una parte, si existe o no semejanza entre las marcas enfrentadas, que conduzca a la irregistrabilidad del signo “Reyogurt (mixto)”, a la luz de las normas presuntamente violadas; y, por otra, si la conexión competitiva que, a juicio de la actora, se presenta entre los productos que amparan unas y otras, genera riesgo de confusión que impida el citado registro.

Las normas que se estiman violadas, prescriben lo siguiente:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (resaltados y subrayas no son del texto original).

“ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

La Sala abordará el análisis de cada uno de los puntos planteados, en su orden, así:

a) Semejanzas entre las marcas enfrentadas.

La marca cuya nulidad se solicita es de naturaleza mixta, pues se compone de una expresión nominativa “Reyogurt” y de un elemento gráfico, ubicado en la parte superior de las letras, que puede describirse como un conjunto de figuras abstractas, de colores amarillo, verde y marrón, similares bien sea a verduras o a un paisaje campestre soleado, que no evoca, en todo caso, un concepto o idea específica.

Las marcas “El Rey (nominativa)”, “Salsina El Rey (mixta)”, “Condimentos El Rey Colorey (mixta)”, “Condimentos El Rey Comino (mixta)” y “El Birrey Color”, “Caldo Marinero El Rey (nominativa)”, previamente registradas a favor de la actora, son de naturaleza mixta y denominativa.

A continuación se presentan en cuadro comparativo dichas marcas:

La marca que se acusa:

s077-1.JPG
 

Las marcas previamente registradas:

s077-2.JPG
 

Habida cuenta de que en las marcas mixtas en conflicto prevalece su parte denominativa, deben seguirse los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 20-IP-2011, rendida en este proceso. Al efecto precisó el citado tribunal que “la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad”. Así mismo, agregó que la similitud se encuentra a partir de los aspectos ortográfico, fonético e ideológico y que el riesgo de confusión se presenta cuando “(i)… exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.

Al efecto, conviene traer a colación la referencia hecha por esta Sala, a la jurisprudencia comunitaria, en sentencia de 8 de septiembre de 2005 (exp. 2000-06682-01, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), acerca de las reglas que deben observarse para establecer la existencia del riesgo de confusión:

“… para verificar la existencia del riesgo de confusión el examinador debe tomar en cuenta las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han diseñado, a saber:

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos; y deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (fl. 185)”.

En el presente asunto, las semejanzas a nivel visual, ortográfico, conceptual y fonético que aduce la actora, consisten en que la expresión “Rey”, es común en las marcas enfrentadas.

Sin embargo, a la luz de los criterios expresados por la jurisprudencia y la doctrina, a los cuales se ha hecho alusión, la Sala estima que no se evidencia riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que, al apreciarse en forma sucesiva y simultánea las expresiones “Reyogurt” de la marca acusada y “El Rey”, “Salsina El Rey”, “Condimentos El Rey Colorey”, “Condimentos El Rey Comino” y “El Birey Color, Caldo Marinero El Rey”, de la sociedad demandante, se advierte que la partícula “Rey”, común en todas, no es la determinante en la marca cuestionada.

En efecto, la marca acusada constituye una sola expresión (Reyogurt), de tres sílabas, a saber: RE - YO - GURT, lo cual, por simple regla gramatical, impide que la partícula “Rey” sea tomada aislada o independientemente, como sí ocurre en las marcas de la sociedad demandante. De esta suerte, la marca cuya nulidad se pretende goza de suficiente fuerza distintiva a nivel fonético y gramatical frente a las marcas previamente registradas “El Rey”, “Salsina El Rey”, “Condimentos El Rey Colorey”, “Condimentos El Rey Comino” y “El Birrey Color”, “Caldo Marinero El Rey”.

Adicionalmente, la Sala observa que las marcas enfrentadas no guardan similitud conceptual, como lo alega la parte actora, comoquiera que mientras las marcas “El Rey”, previamente registradas a su favor, evocan la idea de un monarca o gobernante, la expresión “Reyogurt” describe uno de los productos que ampara la marca acusada, esto es, el yogurt.

En ese orden de ideas, es claro que le asistió razón a la entidad demandada, al concluir que las marcas enfrentadas no son similares ni producen riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada por la sociedad opositora.

2. De la conexión competitiva.

Para la parte demandante, el hecho de que la marca “Reyogurt (mixta)”, se haya otorgado para amparar productos de la Clase 29 Internacional de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “productos lácteos, especialmente yogurt”, es una circunstancia que genera riesgo de confusión en el consumidor medio, frente a las marcas “El Rey”, “Salsina El Rey”, “Condimentos El Rey Colorey”, “Condimentos El Rey Comino” y “El Birey Color, Caldo Marinero El Rey”, previamente registradas a su favor, para distinguir productos de la misma clase.

Sin embargo, como quedó visto, la marca cuya nulidad de registro se pretende, goza de suficiente distintividad, que impide el riesgo de confusión en el consumidor medio, al momento de elegir en el mercado los productos amparados por unas y otras, además de que los canales de comercialización difieren, pues mientras los productos que amparan las marcas cuya titularidad recae en la actora, se venden en lugares destinados para el expendio de condimentos, la marca cuestionada se ubica en refrigeradores.

Las anteriores consideraciones conducen a denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»