Sentencia 2006-00078 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00078-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Havana Rum Liquors S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En el proceso instaurado por la sociedad Havana Rum Liquors S.A., se pretende obtener, como queda expuesto, la nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se dispuso la revocatoria de la Resolución 27266 del 29 de octubre de 2004, expedida por el jefe de la división de signos distintivos, por la cual se había declarado infundada la oposición presentada por la actora y concedido el registro del signo denominativo CUBA SI en la clase 33ª internacional, para distinguir brandy, a favor de la sociedad Productos M & M Ltda.

En ese orden de ideas, la controversia marcaria a resolver se presenta entre los siguientes signos, el primero de carácter denominativo y el segundo de carácter mixto, este último, amparado en el certificado de registro 223691, vigente hasta el 9 de noviembre de 2009, preexistente al registro de la marca cuestionada:

MARCA SOLICITADAMARCA OPOSITORA
CUBA SICUBAY

1. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 33-IP-2011 y en aras de poder determinar si la resolución acusada es o no violatoria de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134 literales a) y b), 135 literales e), i) y l), 136 literal a), 221, 222 y 223 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio del Tribunal Andino deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

De los requisitos para el registro de marcas

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que: […]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; […]

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; […]

De las indicaciones de procedencia

ART. 221.—Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

ART. 222.—Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

ART. 223.—Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

2. Productos amparados por la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en el registro de la marca CUBA SI para identificar productos comprendidos en la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso relacionar cuáles son dichos productos, a efectos de poder realizar más adelante los análisis mencionados en la interpretación prejudicial 33-IP-2011.

PRODUCTOS DE LA CLASE 33ª
Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)

 

3. Análisis de registrabilidad.

Tal como lo establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no son registrables aquellos signos cuyo uso afecte o pueda afectar de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando los signos a registrar sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, destinados a identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios.

Con el objeto de establecer sin el asunto bajo examen se presenta o no la afectación de derechos previamente reconocidos, se impone dar estricta aplicación a las disposiciones y criterios mencionados por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial obrante a folios 221 a 240 del expediente.

En ese orden de ideas, es preciso mencionar, a partir de la totalidad de los elementos gráficos y fonéticos que integran los signos enfrentados, que el elemento predominante en este caso es el nominativo, pues en últimas es el que produce una impresión mayor en la mente de los consumidores. Así las cosas, el cotejo marcario se efectuará confrontando el elemento nominativo de la marca mixta CUBAY, previamente registrada, con el signo nominativo CUBA SI.

A juicio de la Sala, no existe en este caso una coincidencia exacta en las secuencias consonánticas y vocálicas de las marcas en conflicto, lo cual permite señalar que no se presenta una identidad absoluta desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, aunque sí algunas semejanzas puntuales que pueden ser apreciadas a continuación:

CUBA SI (Nominativa)CUBAY (Mixta)
Estructura: C U B AS I
1- 2-3-4 5-6
Estructura: C U B A Y
1-2 -3-4-5
Consonantes: C-B SConsonantes: C-B
Vocales: U-A IVocales: U-A-Y

 

De conformidad con la información registrada en el cuadro anterior, se observa que la marca cuestionada se encuentra estructurada por dos palabras (CUBA y SI), mientras la marca previamente registrada es una marca simple, al estar integrada por una sola palabra (CUBAY).

Lo anterior explica que desde el punto de vista ortográfico y estructural, la primera de ellas contenga seis (6) letras (4 en la primera palabra y 2 en la segunda) y la segunda marca solamente cinco (5).

Por otra parte, mientras la primera marca cuenta con tres (3) consonantes (C-B en la primera palabra y S en la segunda), la segunda marca cuenta únicamente con dos (2), ubicadas en el mismo orden en que se encuentran las dos consonantes iniciales del signo cuestionado.

En cuanto a las vocales se refiere, mientras la primera marca tiene tres (3) vocales (U-A en la primera palabra e I en la segunda), la segunda marca tiene las vocales U-A, aunque seguidas por la letra Y, que si bien en estricto sentido no puede catalogarse como una vocal, en la práctica se pronuncia igual a la vocal “I”, lo que permite señalar que desde el punto de vista vocálico, las expresiones en conflicto son coincidentes entre sí.

En cuanto a su conformación silábica, no puede señalarse que exista similitud alguna entre las marcas, pues mientras la primera de ellas está compuesta por tres (3) sílabas (CU-BA en la primera palabra y SI en la segunda) la segunda marca solamente tiene dos (2) sílabas (CU-BAY).

Ahora bien, a partir de las semejanzas y diferencias acabadas de anotar, estima la Sala que el efecto sonoro que se produce al pronunciar las marcas enfrentadas, es de suyo distinto, tal como se puede advertir en el cuadro siguiente:

CUBA SI (Nominativa)CUBAY (Mixta)
C U B A S IC U B A Y

 

Como bien se puede advertir, la marca cuestionada tiene dos acentos prosódicos: el primero de ellos en la sílaba inicial (CU) y el segundo, en la expresión SI, por tratarse precisamente de una palabra monosílaba. En la marca opositora, por el contrario, ese acento está marcado en la silaba final (BAY). Siendo distintas las sílabas tónicas, resulta inevitable concluir que las marcas en conflicto son totalmente inconfundibles.

Las diferencias anotadas se hacen mucho más notorias al realizar el examen sucesivo de las marcas, advirtiéndose que al ser pronunciadas de viva voz, se produce una sonoridad sustancialmente distinta, como se puede apreciar a continuación:

CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY

CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY

CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY – CUBA SI – CUBAY

Por otra parte, estima la Sala que desde el punto de vista conceptual no existe tampoco ninguna identidad, pues mientras el signo solicitado está conformado por dos expresiones que tienen un significado específico en nuestro idioma, la marca opositora es un signo de fantasía, pues la palabra CUABAY no tiene ningún significado en lengua castellana. En tales circunstancias, no encuentra la Sala que ese hecho esté llamado a determinar el surgimiento de algún riesgo de confusión o asociación en el mercado, pues colocándose en el lugar del consumidor medio, no hay razón para inferir que ese sea un riesgo posible e inminente.

A propósito del tema, vale la pena añadir que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua contiene las acepciones de la palabra “Cuba” que se mencionan a continuación:

cuba.

(Del lat. cupa).

1. f. Recipiente de madera, que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos. Se compone de duelas unidas y aseguradas con aros de hierro, madera, etc., y los extremos se cierran con tablas. También se hace modernamente de chapa metálica.

2. f. Líquido que cabe en una cuba. Cuba de agua.

3. f. coloq. Persona que tiene gran vientre.

4. f. coloq. Persona que bebe mucho vino.

5. f. Ingen. Parte del hueco interior de un horno alto comprendida entre el vientre y el tragante.

No obstante lo anterior, asumiendo la posición de un consumidor potencial promedio, la Sala observa que el vocablo en mención es igualmente indicativo de la Isla Caribeña que lleva ese mismo nombre, por tratarse de una palabra de uso frecuente en nuestro idioma.

Ahora bien, con respecto al hecho de que las marcas en mención sean empleadas para designar productos de la clase 33ª de la Clasificación Internacional de Niza, no significa que dicha circunstancia constituya por sí misma una razón suficiente para predicar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, pues a pesar de hacer referencia a unos mismos productos, no existe, como ya se dijo, una similitud determinante entre los signos, lo cual lleva a concluir que, en principio, resultaría jurídicamente viable su coexistencia en el mercado.

A pesar de las consideraciones que anteceden, la Sala estima que la decisión administrativa impugnada debe ser retirada de la vida jurídica, pues a pesar de no existir un riesgo cierto de confusión o asociación, lo cierto es que el registro de la marca CUBA SI, es de suyo contrario a lo dispuesto en los artículos 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde se establece textualmente:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

El literal anteriormente mencionado, contempla como causal de irregistrabilidad el hecho de que el signo pueda inducir a los medios comerciales o al público en general al engaño, en cuanto a la procedencia geográfica de los productos, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

En consonancia con lo anterior, los artículos 221 y 222 de la Decisión 486, son perentorios al disponer lo siguiente:

ART. 221.—Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

ART. 222.—Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

Además de las consideraciones precedentes, resulta oportuno tener en cuenta los siguientes apartes de la interpretación prejudicial que se trascriben a continuación:

El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Las indicaciones geográficas comprenden las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.

[…].

Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica (el resaltado es de la Sala).

En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […].

Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

* Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.

* Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.

* Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error con respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de […] determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

En ese orden de ideas, la Sala es del criterio que la expresión CUBA que aparece incorporada en el signo marcario cuyo registro se cuestiona, puede inducir en error a los consumidores, incluyendo dentro de ellos a quienes conocen de la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que se producen en esa isla caribeña, circunstancia ésta que necesariamente ha de conducir a la declaratoria de nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 26355 del 12 de octubre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 27266 del día 29 de octubre de 2004, proferida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la oposición presentada por la firma Havana Rum Liquors S.A. y se concedió el registro de la marca CUBA SI (denominativa) a nombre de la sociedad Productos M. y M. Ltda., para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDENAR a la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial que proceda a cancelar el certificado de registro de la marca CUBA SI (Denominativa), expedido a nombre de la sociedad Productos M. y M. Ltda. y a publicar la parte resolutiva de la presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»