Sentencia 2006-00083 de abril 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001 0324 000 2006 00083 00

Actor: Casa Editorial El Tiempo S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones.

1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por la Resolución 25918 de 10 de octubre de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “TAT Tienda A Tienda” mixta, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Examen de los cargos.

Tal y como se desprende de los antecedentes el contencioso puesto a consideración de esta Jurisdicción surge de la oposición que la titular del signo nominativo “A Tienda” manifiesta contra el registro de la marca mixta “TAT Tienda A Tienda”. Como es frecuente en estos casos, la demanda se sustenta en el supuesto riesgo de confusión que se genera por la identidad que existe entre los signos, riesgo que impide la coexistencia de estos y que en el decir de la actora conlleva a que el consumidor se vea inducido en el error de creer que los productos amparados por las marcas pertenecen o tienen origen en la misma empresa.

Así las cosas le corresponde a la Sala dirimir si el registro del signo “TAT Tienda A Tienda” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza se ajustó a las reglas de registrabilidad de marcas contenidas en la Decisión 486 en el marco de la interpretación prejudicial traída al proceso.

Para lo anterior se deberá establecer el elemento predominante entre marcas mixtas y denominativas, y realizar el cotejo correspondiente que deberá arrojar si el riesgo de confusión anotado en la demanda es o no cierto.

2.1. Reglas de comparación entre un signo mixto y uno figurativo.

Cuando se trata de comparar un signo mixto con uno nominativo el examinador debe verificar el elemento que predomine en las marcas, lo que se traduce en que deberá constatar si prevalece en el conjunto el elemento gráfico o el nominal.

Precisamente la interpretación prejudicial traída al proceso expresa que “el Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto”. A más de ello, tratándose de denominaciones compuestas, se deberá revisar el nivel de distintividad de los elementos que lo componen y proceder a la comparación de los signos en conflicto, en este último punto, también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005).

Así las cosas, en aquellas ocasiones en que predomine el elemento gráfico, en principio no existirá riesgo de confusión pero si el elemento predomínate es el nominativo se acudirá a las reglas pertinentes para la comparación entre signos de este tipo.

La Sala encuentra que el elemento que predomina entre las marcas a comparar es el denominativo, en efecto, es la fuerza de las palabras que conforman las denominaciones de una y otra marca la que hace que prevalezca dicho elemento sobre el gráfico, razón para que se acuda a las reglas para el cotejo entre signos de este tipo.

Según las reglas esbozadas en la interpretación prejudicial, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas “TAT Tienda A Tienda” y “A Tienda”, son:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.2. Similitud ortográfica, fonética y conceptual.

En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”(2).

En seguimiento de las reglas trazadas, la Sala realizará el cotejo entre los signos en disputa a fin de establecer la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

A TIENDA
1 123456

MARCA CUYO REGISTRO SE DISCUTE

TAT TIENDA A TIENDA
123 123456 1 123456

De la comparación se desprende lo siguiente:

Se observa semejanza entre las letras de los signos comparados en tanto que los dos comparten la palabra “Tienda”, advirtiéndose que la única diferencia se encuentra en la denominación “TAT” presente en la marca cuyo registro se cuestiona. Al respecto vale anotar que la expresión “TAT” no imprime la suficiente carga distintiva al conjunto dado que la denominación “Tienda” que se repite en ambas marcas es la que mayor fuerza tiene.

Siendo que la similitud ortográfica se deriva de la semejanza de las palabras, resulta ostensible que las denominaciones compuestas cotejadas comparten la palabra Tienda sin que se adviertan elementos que permitan distinguir fehacientemente que se trata de denominaciones distintas, creando un riesgo de confusión que impide la coexistencia de los signos.

En cuanto la similitud fonética, si bien no se puede acudir a la regla general para encontrar el acento prosódico en la denominación en vista de que se trata de signos compuestos, de la pronunciación del conjunto de las nominaciones se produce un sonido similar en vista de la presencia en ambas marcas del vocablo “Tienda”.

Como quiera que la similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación y de la coincidencia entre las terminaciones y raíces, no cabe duda que las marcas en contienda son fonéticamente similares.

La similitud ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en el presente asunto, vistos los signos en su conjunto, en la expresión “TAT Tienda A Tienda” se tiene que la letra A equivale a la preposición HACIA para determinar la dirección de movimiento(3), esto es, se refiere a que se desplaza de una tienda a otra mientras que, en el signo que se opone al registro, se evoca la idea de dirigirse a una tienda, lo que resulta suficiente para entender la diferencia conceptual que tienen una y otra expresión.

Por consiguiente, existiendo riesgo de confusión dada la similitud ortográfica y fonética, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda anulando el registro marcario objeto del litigio.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar la NULIDAD de la Resolución 25918 de 10 de octubre de 2005 proferida la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TAT Tienda A Tienda” (Mixta) para distinguir “Revistas”, producto comprendido dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

2. Ordenar la publicación de esta decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de abril de 2013».

 

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 54-IP-2011.

(3) Denota dirección del movimiento con respecto al punto de su término. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hacia