Sentencia 2006-00085 de febrero 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2006-00085-00

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: The Procter & Gamble Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

“SEGUNDO: La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. La excepción implica que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación o ha cesado la vigencia de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda.

“TERCERO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

“CUARTO: En las marcas mixtas, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.

“QUINTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, estos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

“SEXTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 05 debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal.

“SÉPTIMO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

“OCTAVO: En el artículo 137 de la Decisión 486 se expresa: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro, por lo que quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

“NOVENO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

“DÉCIMO: La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega teniendo en cuenta los criterios previstos en la presente interpretación prejudicial.

“DÉCIMO PRIMERO: La oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. La oficina nacional competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. Dichas oficinas nacionales gozan de autonomía, que se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones” (fls.).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 121-IP-2009, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación del artículo 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán, adicionalmente, los artículos 134, 172, 258 y 259 de la mencionada decisión.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero;

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (…)”.

“ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

“ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

“ART. 258.—Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

“ART. 259.—Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Cabe resaltar que las anteriores conclusiones tienen su razón jurídica de ser en lo previsto en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual obliga a esta corporación a adoptar la interpretación prejudicial de las normas que exponga y analice dicho tribunal.

El Tribunal de Justicia Andino, indica que “el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales” (fl. 643).

Ahora bien como el enfrentamiento es entre marcas mixtas, se hace necesario analizar cuál de los elementos si el denominativo o el gráfico, prevalece en dichas marcas.

Al respecto, las marcas en conflicto contienen las siguientes estructuras, las cuales fueron extraídas vía internet de las empresas titulares, y de los formularios de solicitud de registro de las mismas.

Vía internet de las empresas titulares:

VICK.PNG
 

 

Formulario único de registro de marcas (fl. 35):

VICK-.PNG
 

 

Como puede apreciarse, en la marca mixta cuestionada, “AlivRub McK” prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico. En igual forma, en la marca mixta registrada “Vick VapoRub” predomina su denominación. Además, la Sala aclara, que la marca cuestionada contiene dos palabras AlivRub y McK, y no como la presenta la parte demandante que la divide en tres vocablos Aliv Rub McK.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, en la interpretación prejudicial que se analiza en este proceso, ha dicho que: “… el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario” (destacado ajeno al texto). Folio 649.

Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios, es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto.

De igual manera y teniendo en cuenta que en las marcas en conflicto prevalece el elemento denominativo, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa.

Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

AlivRub McK: es una marca compuesta de dos palabras, la primera contiene siete letras, tres vocales, cuatro consonantes, tres sílabas, y la segunda, tres letras y tres consonantes.

Vick VapoRub: es una marca compuesta de dos palabras, la primera contiene cuatro letras, una vocal, tres consonantes y una sílaba, y la segunda, siete letras, tres vocales, cuatro consonantes y tres sílabas.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras, así como en las vocales, donde su orden es diferente, no hay coincidencia en las sílabas y solo existe identidad en la partícula “Rub”.

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “AlivRub McK” tiene su acento prosódico en la sílaba “Rub”, mientras que en la marca “Vick VapoRub”, se presenta en la primera palabra “Vick” y, en la segunda, en la sílaba “Rub”. Los prefijos, raíces y desinencias son diferentes y solo existe identidad en la partícula Rub.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que tampoco se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”.

Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles diferencias, veamos:

AlivRub McK - Vick VapoRub AlivRub McK - Vick VapoRub AlivRub McK - Vick VapoRub AlivRub McK - Vick VapoRub

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “AlivRub McK”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, no guarda semejanza alguna con la marca de la actora “Vick VapoRub” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual), su fonética y su ideología, a pesar de que la opositora contiene la partícula Rub, que a juicio de la Sala, no es suficiente para determinar que exista riesgo directo o indirecto.

Respecto a la palabra “Rub”, es necesario precisar que son muchas las marcas registradas que utilizan este vocablo en la clase 5ª internacional. Es así como a manera de ejemplo, a continuación se relacionan algunas, extraídas del archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio:

SignoTitularesExpedienteClase NizaTipoCertificadoVigenciaEstado
 
1Aspirub Asa1-Laboratorios Biogen de Colombia S.A.04 0023488 5Mi  Negación
2Rubio1-Laboratorios Rubio S.A.96 0112967 5No18908111/09/2016Concesión
3Lyptorub Mento1-Eduardo Enrique Ariza Andrade00 0175987 5Mi23369325/04/2011Concesión
4Farmorubicina1-Pharmacia Italia S.P.A.03 0260558 5No27699831/10/2013Concesión
5Rubecaliente1-Laboratorios León S.A.01 0316447 5No24636114/12/2021Concesión
6Rubecaliente1-Laboratorios León S.A.01 0316447 5No24636114/12/2021Concesión
7Norarub1-Tecnoquimicas S.A.01 0368087 5No25315829/01/2022Concesión
8Rubifen1-Laboratorios Rubio S.A.00 0487677 5No23302127/03/2021Concesión
9AlivRub Mck1-Tecnoquimicas S.A.03 0537148 5Mi27985825/02/2014Concesión
10Dolorub1-Laboratorio Maver Ltda.02 0591358 5Mi26984114/07/2013Concesión
11Mentorub1-Productora Internacional de Cosméticos S.A. Producosmetic98 0635277 5No23661313/06/2021Concesión
12Hielorub1-Laboratorio Maver Ltda01 0630907 5No25046022/03/2012Concesión
13Rubenthol1-Farmionni Scalpi S.A.03 0784898 5No28091028/04/2014Concesión
14Rubarplant1-Laboratorio Herba Plant Limitada03 1028158 5No28221930/06/2014Concesión
15Calirub1-Patentes, Marcas y Registros, Patmar S.A.02 1167158 5No27396925/08/2013Concesión
16Ocuscrub1-Procaps S.A.04 0348118 5No28824926/10/2014Concesión
17Vick-VapoRub1-The Procter & Gamble Company92 141212 57 5Mi8315616/12/2019Concesión
18Vick-VapoRub1-The Procter & Gamble Company92 307070 57 5Mi8315616/12/2019Concesión
19Vick-VapoRub1-The Procter & Gamble Company92 307070 A7 5Mi8315616/12/2019Concesión
20Vick-VapoRub1-The Procter & Gamble Company92 204941 F7 5Mi8315616/12/2019Concesión
21Vick-VapoRub1-The Procter & Gamble Company92 234261 57 5Mi8315616/12/2019Concesión
22Vick-VapoRub1-The Procter & Gamble Company92 234261 57 5Mi8315616/12/2019Concesión
23Neurorubina1-Walter Rothlis Berger & Cía Ltda.92 184104 57 5No9935610/03/2013Concesión
24Dencorub1-Church & Dwight Co., Inc.92 225771 57 5No13665501/08/2016Concesión
25Rubivitan1-Bayer A.G92 227160 57 5No11515328/10/1991Concesión
26Rubrafer1-Ciba-Geigy Ag.92 228413 57 5No4397928/05/2009Concesión
27Rubraton B1-E. R. Squibb & Sons, Inc.
2-E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
92 241142 57 5No12070221/04/2013Concesión
26Farmorubicin1-Farmitalia Carlo Erba S.R.L.92 310160 57 5No14026606/08/2012Concesión
27Aspirub1-Laboratorios Biogen de Colombia S.A.92 343047 57 5No21118619/01/2016Concesión
28Vick VapoRub1-Procter & Gamble Interamericas, Inc.92 347245 57 5Mi16609830/06/2014Concesión
29Vick VapoRub1-Procter & Gamble Interamericas, Inc.92 254325 57 5Mi16609830/06/2014Concesión
30Hibiscrub1-Regent Medical Limited92 228599 57 5No9420828/05/2019Concesión
31AlivRub Mk1-Tecnoquimicas S.A.04 1272478 5Mi30030226/07/2015Concesión
32Rio - Rub1-Laboratorios Riosol Ltda.92 046460 57 5No4646011/07/2010Concesión
33Rubeaten-Berna1-Instituto Suizo de Sueroterapia y Vacunación Berna92 163620 57 5No9218826/06/2013Concesión
34Cerubidine1-Aventis Pharma S.A.92 218795 57 5No6652812/02/2013Concesión
35Trub-O-Nox1-Bayer A.G.92 245981 57 5No12192621/09/2013Concesión
36Infrarub1-Wyeth Llc92 149904 B7 5No3556530/07/2020Concesión
37Infrarub Sport1-Wyeth Llc92 376121 57 5No15504714/03/2014Concesión
38Vaporub1-The Procter & Gamble Company95 0254477 5No18515601/03/2016Concesión
39Doxorubin1-Pharmachemie B.V.95 0498577 5No18421920/02/2016Concesión
40Rubio1-Laboratorios Rubio S.A.96 0113027 5Mi18905311/09/2016Concesión
41Rubrum1-Zodiac International Corporation98 0405197 5No21552215/01/2019Concesión
42Vick VapoRub1-The Procter & Gamble Company00 0953857 5Mi24605927/09/2021Concesión
43Cristarub1-Patentes, Marcas y Registros Patmar S.A.01 0877047 5No25134831/05/2012Concesión
44AlivRub Mk1-Tecnoquimicas S.A.04 1140108 5No29817716/06/2015Concesión
45Rubilem1-Lemery, S.A. de C.V.05 0078948 5No30065504/08/2015Concesión
46Aspirub Forte1-Biogen Laboratorios de Colombia S.A.05 0092428 5Mi30625429/09/2015Concesión
47Trubyte1-Dentsply International Inc05 1006368 5No31434608/05/2016Concesión
48Calorub1-The Mentholatum Company06 0379098 5No33129723/02/2017Concesión
49Bronco-Rub1-Distribuidora de Alimentos Naturales y Nutricionales S.A. de C.V.06 0460238 5No33261615/12/2016Concesión

 

Aunado a lo anterior, el titular de la marca cuestionada en el interrogatorio de parte que obra a folios 335 a 341 del anexo 2, al responder la pregunta 5 “Indique al despacho la razón por la cual el producto que Tecnoquímicas identificado con la marca nominativa AlivRub, contiene la expresión Rub, contenida en la marca Vickvaporub… CONTESTO: Hago la aclaración de que la petición de la demandante es que se declare nula la marca mixta AlivRub McK, más un diseño y no a la expresión nominativa AlivRub, sin embargo puedo aclarar que la expresión Rub fue empleada por tratarse nuestro producto de un producto rubefaciente y la expresión Rub es un prefijo de dicha expresión rubefaciente, utilizada no solo por nosotros, sino por una multitud de marcas clasificadas en la clase 5ª de la Clasificación de Niza, como Broncorub, RíoRub, Polirub, Aspirub, Dristan mentolrub, Urbes, Rubecir, Ruebobax, marcas estas de una multitud de laboratorios, algunos de ellos multinacionales como Pfizer, Wyeth, Sandoz, Merck & Co y otros tantos laboratorios nacionales, en conclusión se uso el prefijo Rub indicando la expresión genérica rubefaciente cual es una de las características del producto. El interrogado aporta listado en copia informal de antecedentes marcarios en seis folios, al cual se le dará traslado de conformidad con el inciso 5º del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil” (fls. 337 a 338 del anexo 2).

De lo expuesto concluye esta Sala, que no queda la menor duda que la partícula Rub, de las marcas en cotejo, es de uso común por ser un prefijo utilizado en los productos farmacéuticos de esta naturaleza. De manera, que puede extraerse del estudio de las mismas, tal como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta corporación lo han sostenido en reiteradas oportunidades. De suerte, que si se tiene en cuenta el análisis ya efectuado, se acrecienta aún más las diferencias de los signos en disputa suprimiendo dicha partícula, veamos:

Aliv McK - Vick Vapo Aliv McK - Vick Vapo Aliv McK - Vick Vapo Aliv McK - Vick Vapo Aliv McK - Vick Vapo

De otra parte, se tiene que el elemento secundario, esto es el aspecto gráfico, que coloca la actora como copia de su marca tanto en sus colores como en su empaque y, por ende, reclama la existencia de competencia desleal (cuya autoridad para dirimirla es la justicia ordinaria); a juicio de esta Sala, no es suficiente para declarar la nulidad en relación con dicho elemento secundario. En primer lugar, porque nadie puede apropiarse de un color, el cual de por sí no tiene la misma textura ni ocupa el mismo espacio geométrico, tal como se aprecia en las etiquetas antes vistas. Y, en segundo término, se reitera, porque la denominación de ambos signos prevalece sobre sus gráficos.

Por otra parte, la notoriedad de la marca registrada alegada por la sociedad actora, en el caso sub examine, es irrelevante, dado que se repite, no existe similitud ni identidad entre los signos en conflicto, que pueda hacer mella al público consumidor, al momento de seleccionar los productos distinguidos por alguna de ellas, ni afecta el origen empresarial de las mismas. Además, porque la demandante no presentó prueba alguna sobre la notoriedad de la marca mixta “Vick VapoRub”.

Además, la mala fe, que dice la sociedad actora, incurrió el titular de la marca cuestionada al considerar que se aprovechó para su propio beneficio de los resultados del esfuerzo comercial que The Procter & Gamble Company ha invertido en la comercialización y explotación de su marca “Vick VapoRub”, no puede ser de recibo por parte de esta Sala, ya que del análisis efectuado a los aspectos de identidad o similitud, no arrojaron confusión alguna y, por cuanto la demandante, no aportó prueba que demostrara que el titular de la marca “AlviRub McK”, (sic) actuó de mala fe contra los intereses de la sociedad actora, a pesar de que la misma demuestra que efectivamente existió un “acuerdo de transacción” entre los titulares de las marcas en conflicto, el cual obra a folios 158 a 161 del anexo 2, en cuyas cláusulas segunda, tercera y séptima, se dice:

“SEGUNDA. Las partes de común acuerdo dan por terminado el contrato de licencias de marcas a partir del 31 de diciembre de 1998…

TERCERA. El 12 de enero de 1999, Las partes suscribirán el acta de terminación que se adjunta al presente acuerdo como anexo 1…

SÉPTIMA. TQ se obliga por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha del acta de terminación a no hacer ni llevar a cabo, directa o indirectamente o por interpuesta persona o a través de sus sucesores y cesionarios, ni el territorio de la República de Colombia, ni en el extranjero, actividades de manufactura, producción, distribución, comercialización y/o venta de los productos, ni de productos que compitan en las mismas categorías de los productos según clasificación Interdata; estas categorías son específicamente A6 y A3 para Metamucil, R5C para Silentium Vick, R4A para Vick VapoRub, ni caramelos duros mentolados (en su clasificación de alimentos) para pastillas Vick, ni a hacer uso de las fórmulas, ingredientes, procesos de manufactura, conocimiento (“know how”) o información revelada por Procter o cualesquiera de sus causahabientes acerca de manufactura, conocimiento (“know how”) o información revelada por Procter o cualesquiera de sus causahabientes acerca de la manufactura de productos cuya características externas sean similares a las características de los productos (…)”.

Lo anterior, es corroborado por el titular de la marca cuestionada en el interrogatorio de parte efectuado por la apoderada de la sociedad actora:

“4. Diga como es cierto, sí o no, que el producto identificado con la marca cuyo registro es objeto de la presente demanda fue lanzado al mercado después de la terminación del contrato de licencia de uso antes mencionado. CONTESTÓ: Sí es cierto, sin embargo debo ampliar, a la terminación del contrato Tecnoquímicas y Procter & Gamble suscribieron un acuerdo de transacción que declaraba la forma y condiciones en que el contrato antes mencionado llegaba a su fin. En la cláusula séptima de dicho acuerdo de transacción, Tecnoquímicas se obliga por el término de 2 años, subrayo, a no fabricar un producto que compita en las categorías que incluía el contrato, estos 2 años vencían en el mes de enero del año 2001. Como consecuencia de dicho acuerdo de transacción por el cual Procter & Gamble indemnizó a Tecnoquímicas en la suma de tres mil quinientos millones de pesos, también Procter & Gamble vendió a Tecnoquímicas la máquina con la cual se fabricaba el producto VapoRub, lo cual deja claro que Tecnoquímicas una vez vencido el plazo de dos años de la obligación de no hacer, fabricaría dicho producto. Tecnoquímicas lanzó el producto AlivRub en el segundo semestre del año 2004, tres años después de vencido el compromiso de que trataba el acuerdo de transacción…” (fls. 336 a 337).

Los documentos trascritos, no fueron desvirtuados por la parte actora, por lo cual es de presumir la buena fe con que actuó el titular de la marca cuestionada, pues la solicitud de registro de tal signo, se hizo después de dos años de lo pactado por las partes en conflicto, es decir, el 25 de junio de 2003, según el formulario único de marcas (fl. 35) y lo afirmado en el libelo de la demanda.

De modo que al no existir riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, así dichos signos estén destinados a proteger los mismos productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de febrero de 2012».