Sentencia 2006-00115 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 2006-00115 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2006-00115

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actor: Héctor Humberto Cáceres Mora

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos Banana Exx, la marca y enseña comercial mixtas Joe Banana, aplicando los criterios adoptados por este tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO. El juez consultante, debe determinar si la palabra Banana es de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

QUINTO. Como algunos de los signos en conflicto amparan productos y servicios de diferentes clases, es preciso que el juez consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO. La enseña comercial es aquel signo distintivo, que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores:

Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor” (fls. 246 a 247).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 18-IP-2011, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, excepto el literal i) del artículo 135, ya que no es pertinente para el caso bajo estudio. De oficio interpretará el artículo 200 de la citada decisión.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (...).

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad; (...).

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...).

ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro...”.

La Sala considera pertinente cotejar la marca mixta “Joe Banana” y la enseña comercial “Joe Banana”, signos del demandante frente a la marca mixta cuestionada “Banana Exx”, con el fin de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

Ahora bien, respectos al cotejo entre las citadas marcas en conflicto, se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado en el artículo 134 de la Decisión 486, que la define como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

En el sub júdice, se trata de signos mixtos, respecto de los cuales debe indicarse el elemento que predomina, que es sin duda alguna, el denominativo. En efecto la estructura de los mismos está conformada de la siguiente forma:

Marca mixta previamente registradaMarca solicitada
2006-00115I1.PNG
2006-00115I2.PNG
Joe BananaBanana EXX

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las siguientes reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta corporación:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Pedro C. Breuer Moreno).

No obstante lo anterior, antes de entrar en el análisis enunciado, la Sala estima pertinente determinar si efectivamente la expresión Banana, es de uso común, tal como lo manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda.

Al respecto, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial, sostiene:

“... Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando(1).

El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si la palabra Banana es de uso común en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia” (fls. 242 a 243).

Realizada la búsqueda a través de internet en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron las siguientes marcas que contienen la expresión Banana:

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NoSignoExpresiónTitularesExpedienteNizaClase(s)TipoCertificadoVigenciaEstado
  
1MarcasBanana Kids1 - Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales administración especial de impuestos nacionales grandes contribuyentes de Bogotá99 006606725MI26283228/02/2010 Concesión
  
2MarcasBananas in Pajamas1 - Australian Broadcasting Corporation97 016905725NO20249028/10/2007 Concesión
  
3MarcasBanana Zoo1 - Antonio Fadel Muci99 012356725MI23512807/05/2011 Concesión
  
4MarcasBanana Strong´s1 - Mario Hernández Casas00 013482725NO25174502/11/2020 Concesión
  
5MarcasBanana Split1 - Concuero S.A.01 011570725MI26970310/06/2013 Concesión
7MarcasBanana Kids1 - Hilacol S.A.98 046141725MI22024013/08/2009 Concesión
  

MarcasBanana EXX1 - Aurelio Gallón Charria01 046260725NO25999705/08/2012 Concesión
13MarcasBanana Republic1 - Banana Republic (ITM) Inc.92 241599 25725MI19086025/09/2016 Concesión
12Enseñas comercialesBanana Republic1 - Banana Republic (ITM) Inc.92 302100 0725FI9001  Sin estado
  
13MarcasBanana Republic1 - Banana Republic (ITM) Inc.92 241599 25725MI19086025/09/2016 Concesión
  
14MarcasBanana Bay1 - José Alejandro Ruiz Osorio92 267951 25725NO001/01/1900 Sin estado
  
15MarcasBanana Republic1 - Banana Republic (ITM) Inc.92 268932 25725MI19924821/05/2017 Concesión
  
16MarcasJoe Banana1 - Héctor Humberto Cáceres Mora92 281959 25725NO24680515/09/2015 Concesión
  
17MarcasBanana Republic1 - Banana Republic (ITM) Inc.92 358368 25725NO19699725/02/2017 Concesión
  
20MarcasBanana Rana1 - Hoteles Decameron Colombia S.A.92 368682 25725NO15155919/01/2004 Concesión
  
26MarcasJoe Banana1 - Héctor Humberto Cáceres M.02 019226825MI26413421/11/2022 Concesión

Como puede apreciarse, del archivo virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio, se detecta que son más de quince marcas registradas que contienen la palabra Banana, que sin duda alguna, indica que dicho vocablo es usado comúnmente en las marcas de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual no debe ser considerada en el cotejo marcario, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que la comparación de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, tal como lo aduce el citado tribunal.

Efectuada dicha precisión, se entra en el cotejo de las marcas en conflicto para efectos de determinar si existe o no confusión entre las mismas, reiterando, que no se tendrá en cuenta en el análisis la palabra Banana, para tal fin.

En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, el Tribunal de Justicia Andino, señala que esta “Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión” (fl. 239).

“Exx”: contiene 3 letras, 1 vocal, 2 consonantes.

“Joe”: contiene 3 letras, 2 vocales, 1 consonante, 1 sílaba.

Entre ambas se observa que coinciden en el número de letras, pero las vocales y consonantes no son las mismas. De manera, que ortográficamente, son muy diferentes, no observándose que pueda existir el más mínimo riesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal Andino, indica que “Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión” (fl. 239).

En cuanto a este aspecto, se percibe aún más la diferencia, pues entre los vocablos Exx y Joe no hay ni puede haber visos de confusión alguna, ya que su pronunciación es muy disímil.

Respecto a la similitud ideológica, el Tribunal de Justicia Andino, manifiesta que “Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (fl. 239).

La marca de la actora “Joe” frente a “Exx” evocan en la mente del consumidor conceptos disímiles y ajenos a los productos de la clase 25 Internacional que ambas distinguen y, por lo tanto, el usuario de tales productos debe hacer un doble esfuerzo: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la citada clase.

Así las cosas, el resultado único es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética e ideológica no generan riesgo de confusión.

Por otra parte, como el demandante argumentó, que la marca “Banana Exx” cuestionada, es confundible con la enseña comercial “Joe Banana”, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial, previsto en el artículo 200 de la Decisión 486 antes transcrito.

Al respecto, el tribunal indica en la Interpretación prejudicial, lo siguiente:

“... el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor (Decis. 486, art. 136, lit. b)” (fl. 246).

Sobre la enseña comercial, que el tribunal ha definido como “aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”(2), esta Sala estima que no es necesario irrumpir en su estudio, dado que los elementos denominativos ya analizados de las marcas en conflicto, arrojaron un resultado negativo respecto a la confusión que pudieran generar las mismas. Basta agregar, que la prueba del uso de la enseña comercial, contrario a lo que afirma la actora, no se demuestra con la sola fecha de su “constitución”(3), sino con la utilización real, efectiva y constante del signo distintivo, cuestión que la parte actora no demostró en el proceso.

Así las cosas, las pretensiones del actor no tienen vocación de prosperidad al no ser desvirtuada la legalidad de los actos administrativos demandados.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de noviembre de 2012».

(1) Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles” Otamendi, Jorge.

(2) Fl. 245.

(3) Fl. 38.