Sentencia 2006-00124 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200600124 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Societé des Produits Nestle S.A.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 que se invocó como violado en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que se solicitó el registro del signo Quesitrix. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

(...)

En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo Quesitrix (denominativo) fue presentada el 12 de octubre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen”.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo Quesitrix, cuyo registro se concedió para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A este respecto, se advierte que los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca, todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca Quesitrix, a favor de Productos Alimenticios Bocadelli S.A. de C.V., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre esta y la marca Nestlé Trix, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma clase.

6.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, ob. cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss.)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestiona
Marca previamente registrada
Quesitrix
(nominativa clase 30)
Nestlé Trix
(nominativa clase 30)
QUESITRIX
NESTLÉ TRIX

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas Quesitrix y Nestlé Trix.

6.1.1. Comparación ortográfica(2).

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix, Quesitrix, Nestlé Trix.

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y palabras que las compone es diferente, pues el signo Quesitrix tiene nueve (9) letras y está compuesto por una (1) palabra; y la marca Nestlé Trix tiene diez (10) letras y está compuesta por dos (2) palabras; lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos de tres (3) sílabas y las últimas cuatro letras que los componen son idénticas.

6.1.2. Comparación fonética(3).

Asimismo, la Sala advierte que existe semejanza fonética entre las marcas, pues ambos se acentúan en la sílaba Trix, que, dicho sea de paso, posee la fuerza distintiva en ambos signos y genera el mismo sonido al ser pronunciada.

6.1.3. Comparación ideológica(4).

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues mientras que Quesitrix es evocativo de la palabra queso; Nestlé Trix es una expresión completamente fantasiosa, que no evoca ninguna idea en la mente de los consumidores.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas, por cuanto las últimas cuatro (4) letras de ambos signos, que poseen la fuerza distintiva, son idénticas, se perciben igual y generan el mismo sonido al ser pronunciadas.

Pese a lo anterior, las similitudes que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca Quesitrix se encuentra incursa en la causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

6.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre la irregistrabilidad de una marca por el riesgo de confusión que puede generar en los consumidores con otra previamente registrada que sea idéntica o se le asemeje, el tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1. la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 2. la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

En el caso sub examine el registro de la marca Quesitrix se otorgó para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo Nestlé Trix, se concedió para distinguir iguales productos en la misma clase internacional.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si el signo Quesitrix es registrable o, se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) mismo género de los productos o servicios; (vii) misma finalidad; e (viii) intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa se advierte que el registro de la marca Quesitrix se otorgó para distinguir los mismos productos para los cuales se había concedido previamente el registro de la marca Nestlé Trix. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca Quesitrix no es lo suficientemente distintiva respecto de Nestlé Trix, pues los productos para los cuales se solicitó su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada, y porque la partícula quesi, que antecede a trix, no le imprime suficiente distintividad respecto de la marca que le es semejante.

Además, debe destacarse que el registro de la marca Quesitrix genera riesgo de confusión en el público consumidor, que lo lleva a asociar los productos que esta distingue con aquellos que identifica Nestlé Trix, pues ambas marcas distinguen iguales productos, que se publicitan y comercializan por los mismos medios, teniendo una misma finalidad. De hecho, para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equívoca que los productos de la clase 30 identificados con la marca Quesitrix, constituyen una nueva línea de productos de Nestlé Trix, generando riesgos de asociación que se deben evitar.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Quesitrix, cuyo registro fue concedido para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A propósito, en un caso análogo en el que se canceló el registro de la marca Quesitrix, que se había concedido para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se advirtió que era confundible con el signo Nestlé Trix, previamente registrado para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“...si se aplican los criterios expuestos en la interpretación prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que, apreciados en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos “Nestlé Trix” y “Quesitrix” es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlos con un origen común, porque estará más impactado por las semejanzas que por las diferencias, y podrá caer en error, riesgo que debe evitarse, más aún cuando se trata de productos alimenticios que presentan conexión competitiva, por lo que podría creerse que el producto “Quesitrix” es una variedad del “Nestlé Trix” solicitado antes por Societé des Produits Nestle S.A.

(...)

Fuerza es, entonces, concluir que “Quesitrix” carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el riesgo de confusión indirecta con “Nestlé Trix”, clase 30, es manifiesto. Para que una marca logre tener fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de otras marcas previamente solicitadas o registradas por un tercero para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo denominativo “Quesitrix” frente a “Nestlé Trix”, y menos teniendo en cuenta la conexión competitiva que presentan los productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional, que se sirven de unos mismos canales de comercialización y difusión y tienen el mismo consumidor potencial de destino”(5).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 24469 de 1997 (23 de septiembre), 38063 de 2001 (nov. 23) y 6392 de 2002 (feb. 27), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de Productos Alimenticios Bocadelli S.A. de C.V., el registro de la marca Quesitrix, para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 4 de agosto de 2005, actor: Societé des Produits Nestle S.A., M.P. Camilo Arciniegas Andrade.