Sentencia 2006-00131 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2006-00131-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Hoechst Schering Agrevo GMBH

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de resoluciones 20127 de 22 de agosto de 2005 y 32411 de 30 de noviembre de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales, respectivamente, se negó una patente de invención y se resolvió, en forma desfavorable, el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución, confirmándola en todas sus partes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida ante este proceso(1), consideró:

“(...).

VI. consideraciones:

(...).

Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

El juez consultante solicitó la interpretación de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486. La solicitud del otorgamiento de la patente de invención titulada “Formulación líquida de pirimetanilo”, se realizó el 11 de agosto de 1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

(...).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

(...).

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

(...).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Formulación líquida de pirimetanilo”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el juez consultante.

Así las cosas, la Sala dilucidará el presente asunto bajo las normas sustanciales de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en lo relativo a los requisitos de patentabilidad, en su mayoría fueron reproducidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, al analizar las normas sustanciales aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto de las aplicables al caso bajo estudio (Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena), se observa que no variaron sustancialmente, tal como pasa a verse:

 

Decisión 344 Acuerdo de CartagenaDecisión 486 Comisión Andina
ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
ART. 5º—Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
ART. 14.—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
ART. 16.—Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.
ART. 18.—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
ART. 19.—Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

 

Caso sub lite

Según se lee en las resoluciones acusadas, la entidad demandada negó el privilegio de la patente denominada “Formulación liquida de pirimetalino”, por considerar que carecía de nivel inventivo, ya que según el examen practicado, existe una anterioridad a la referida solicitud, contenida en el documento US 5.283.231 (antecedente D1), que puso en evidencia la realización de formulaciones químicas como las señaladas en el mencionado requerimiento de patentabilidad, llegándose a la conclusión de que “una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente puede a partir de esta anterioridad y de su conocimiento de conjunto básico, derivar la composición acuosa reclamada en forma evidente del estado de la técnica”.

Por su parte, la sociedad Hoechst Schering Agrevo GMBH, estimó que, por el contrario, la creación denominada “Formulación liquida de pirimetalino” es novedosa, por lo que consideró que lo que debe establecer el examinador es si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, es o no evidente, es decir, que de un simple análisis se concluya que tiene o no nivel inventivo. Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta el hecho de que esta invención fue concedida por la Oficina Europea de Patentes, patente 9994028.5 y por la Oficina Americana de Patentes, patente 6.559.156 B1.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que el presente asunto se contrae a resolver los siguientes problemas jurídicos: a) si la creación denominada “Formulación líquida de pirimetalino” tiene el nivel inventivo suficiente para el otorgamiento de la patente de invención solicitada; y, b) si el reconocimiento de dicha invención, por parte de la Oficina Europea y Americana de Patentes tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de Oficina Nacional de Patentes.

Al respecto, se observa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida interpretación judicial, señaló lo siguiente:

“B. Requisitos de patentabilidad.

• (...).

La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

Sobre el requisito de nivel inventivo, el tribunal ha manifestado lo siguiente:

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (proceso 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 428, de 16 de abril de 1999).

B. Nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos

La Superintendencia de Industria y Comercio considera que si bien es cierto que el hecho de utilizar elementos conocidos puede llevar a resultados inesperados no evidentes, no necesariamente la utilización de dichos elementos conduce siempre a resultados inesperados. En consecuencia, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

“Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento solo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”(2).

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “Patentes de invención”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

“Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque este puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”(3).

De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se, que no tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la “materia prima” para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso” (proceso 21–IP–2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 631, de 10 de enero de 2001).

Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes, no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la ley de patentes argentina, artículo 6º, inciso f(4). Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención” (proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1278, de 15 de diciembre de 2005).

C. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada país miembro. El capítulo I de la Decisión 344, denominado “De las patentes de invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un país miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro país miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un país miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los países miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.

Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente:

“El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un país miembro o en un país sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país.

Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente:

‘El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la unión o fuera de esta. De esta forma, si se ha obtenido una patente en un país A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando este sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia’(5) (proceso 33-IP-2007. Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1527, de 31 de julio de 2007)”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

Concluye:

Primero: si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Formulación liquida de pirimetanilo”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el juez consultante.

Segundo: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

Tercero: dentro del ordenamiento jurídico andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

Cuarto: el examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia” (resaltado fuera del texto).

De lo transcrito se tiene que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena consagra que los países miembros pueden otorgar patentes para las invenciones cuando estas cumplan con los requisitos de la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Advierte la Sala, que en el sentir de la Superintendencia de Industria y Comercio, la creación denominada “Formulación líquida de pirimetalino” no cumple con el requisito de nivel inventivo, por cuanto esta no resultó obvia ni se derivó del estado de la técnica(6) existente.

Se observa que la interpretación prejudicial transcrita, trajo a colación las palabras del doctrinante Daniel R. Zuccherino, quien considera que hay nivel inventivo cuando se utilizan medios ya conocidos, pero que combinados por primera vez en forma tal, deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que no obstante tal concepción, se debe analizar cada caso concreto, pues es indispensable establecer, que el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

En este orden de ideas, vislumbra la Sala que según el concepto técnico 979, expedido por la división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, rendido en sede administrativa, la solicitud de patente negada no cuenta con el mencionado requisito de nivel inventivo al que se ha hecho alusión. En efecto, en el referido documento se determinó lo siguiente:

“(...).

4. Determinación del estado de la técnica

• La fecha a partir de la cual se realizó la búsqueda de anterioridades corresponde al 10 de agosto de 1998.

(...).

 

DocumentoTítuloFecha de publicación
D1US 5.283.231Aqueous suspension concentrate1994-02-01

 

Se anexa copia de la anterioridad.

5. Evaluación de los requisitos de patentabilidad.

(...).

La anterioridad D1 se relaciona con composiciones pesticidas formuladas como una suspensión concentrada o composiciones acuosas fluibles que son suspensiones concentradas de pesticidas insolubles en agua...

De acuerdo a los antecedentes D1, para formular pesticidas sólidos relativamente insolubles en agua se prefiere la suspensión concentrada del producto activo o composiciones acuosas fluibles. Estas formulaciones presentan problemas inherentes a las mismas como la gelificación, apastelamiento y sedimentación así como los problemas debido a las características fisioquímicas del pesticida o de la mezcla de pesticidas. Por ejemplo, la formulación del pendimentalin es difícil no solo en forma de suspensión concentrada sino en las otras formas porque presenta diversas formas cristalinas y por su complicado control en la cristalización. Estas formulaciones a menudo exhiben problemas relacionados con su estabilidad ya que forman cristales muy rápido en el producto final.

Una vía para la preparación de composiciones acuosas en suspensión concentradas y que sean estables caracterizadas por contener un principio activo relativamente insoluble en agua y con problemas de cristalización en el producto final, de sedimentación y de aglomeración, es la revelada por D1 donde el componente activo se formula en una concentración entre el 5 y 50% con tensioactivos seleccionados de condensados de óxido de etileno/óxido de propileno, condensados de naftalen-formaldehído en una concentración de 2 a 20% y como agentes anticongelantes se pueden utilizar los glicoles como el etilenglicol.

Teniendo en cuenta que:

• La anterioridad está dirigida a pesticidas (...).

• Tanto el pendimentalin como el pirimetanil (aunque corresponden a clasificaciones de pesticidas diferentes - herbicidas y fungicidas respectivamente) pertenecen a este mismo tipo de sustancias.

• Son sustancias activas relativamente insolubles en agua con problemas de formulación relativos a la cristalización, y

• La anterioridad expone muy especialmente la formulación de suspensiones concentradas de pesticidas relativamente insolubles en agua.

Se considera que este documento es cercano y del mismo campo tecnológico a la solicitud en estudio; donde para una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente puede a partir de esta anterioridad y de su conocimiento de conjunto básico, derivar la composición acuosa reclamada en forma evidente del estado de la técnica correspondiente puede a partir de esta anterioridad y de su conocimiento de conjunto básico, derivar la composición acuosa reclamada en forma evidente del estado de la técnica.

Es claro que para ingredientes activos de difícil formulación en suspensiones concentradas, por encima del 40%, ya han sido formulados con una mezcla de tensioactivos con una proporción también similar como la que se reclaman en la presente solicitud por lo que se considera que la composición reclamada no constituye una actividad creativa y sorprendente del hombre.

Así, se exhibe en esta anterioridad que sorprendentemente se pueden preparar composiciones hasta con un 50% de pendimetalin sin que se formen cristales después del procesamiento, donde esta característica es común a los componentes activos de pendimetalin y pirimetalino. Por lo anterior se considera que la formulación reivindicada resulta obvia y se deriva en forma evidente del estado de la técnica para una persona medianamente versada en el arte técnico correspondiente, quien con su conocimiento en el campo llega a la composición reivindicada ya que esta no implica un salto en la formulación de la regla técnica que amerite el nivel inventivo exigido para otorgar el privilegio solicitado, y en consecuencia las reivindicaciones 1 a 10 carecen de nivel inventivo.

(...)”.

Así las cosas, es evidente que por carecer de nivel inventivo, la patente solicitada no constituye una creación novedosa, pues la preparación de las composiciones allí mencionadas ya habían sido reveladas previamente en la anterioridad D1 del documento US 5.283.231 titulado “Aqueous suspension concentrate”.

Igualmente, se pudo concluir que, contrario a lo manifestado por la parte actora, no determina una creación novedosa el hecho de que la anterioridad D1 se haya referido a herbicidas y en la solicitada a fungicidas, pues ambas pertenecen al mismo tipo de sustancias, es decir, pesticidas, cuyas formulaciones exteriorizan los mismos inconvenientes relacionados con su estabilidad en la medida en que forman cristales.

Así mismo, se pudo determinar que la innovación aducida por la actora no es tal, ya que para establecer la “baja propensión a cristalizar” en las formulaciones(7), se puede llegar partiendo de la pluricitada anterioridad D1, según la cual, “se pueden preparar composiciones hasta con un 50% de pendimetalin sin que se formen cristales después del procesamiento, donde esta característica es común a los componentes activos de pendimetalin y pirimetalino”(8).

En virtud de lo anterior, vislumbra la Sala que para un técnico medianamente versado en la materia, el objeto a patentarse resultaría obvio y/o evidente del estado de la técnica, pues como ya se dijo, partiendo de la anterioridad D1, en el caso sub examine, las formulaciones presentadas por la actora no implican una novedad que ameriten otorgar la patente.

Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria.

Comoquiera que el concepto técnico referido anteriormente no fue desvirtuado por la actora en este proceso, la Sala denegará las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Proceso 85-IP-2011, visible a folios 220 a 228 del expediente.

(2) Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la doctora Zamudio, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

(3) Zuccherino, Daniel R. “Patentes de invención”, Gráfica LAF SRL, Buenos Aires, 1998, pág. 72.

(4) “ART. 6º—No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

(...).

f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”;

(5) Cabanellas, Guillermo. “Derecho de las patentes de invención”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.

(6) Comprende “todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique” (Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, art. 2º).

(7) Conclusión a la que se llegó en la solicitud de reconocimiento de la patente de invención de la referencia, visible a folio 12 del cuaderno anexo 1 del expediente.

(8) Herbicidas y fungicidas respectivamente.