Sentencia 2006-00185 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2006 00185 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Computer Associates Think, Inc.

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron el registro de la marca Pestpatrol (nominativa), solicitado por la sociedad Computer Associates Think, Inc. para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 Internacional de Niza. La anterior decisión fue adoptada oficiosamente por la Superintendencia, con fundamento en la existencia previa del registro de la marca Patrol (nominativa), de la sociedad BMC Software, Inc., para distinguir también productos de la Clase 9, al estimarse que la marca solicitada es confundible con ésta y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación judicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos Pestpatrol (negado) y Patrol (registrado) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados, que cabe resumir así:

“Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos(1).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”(2).

Igualmente, en relación con la comparación de signos denominativos se expresa en la interpretación prejudicial emitida en este proceso lo siguiente:

“Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del tribunal, como en el emitido en el proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”(3).

Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el tribunal resume así:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

Pues bien, al efectuar el cotejo de las marcas nominativas Patrol y Pestpatrol se observa que la estructura de éstas es la siguiente:

PATROL
123456

Marca previamente registrada

PESTPATROL
12345678910

Marca negada a la demandante

La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que aunque están compuestas por un número distinto de letras y de sílabas en ellas ciertamente se observan similitudes significativas.

En efecto, en la marca solicitada se reproduce la expresión “Patrol”, la cual constituye precisamente la marca previamente registrada, sin que la expresión “Pest” que se agrega a la primera (PEST+PATROL) le imprima suficiente distintividad al signo, más aún cuando es la palabra Patrol el elemento que dota a la marca de especial eficacia caracterizante, en tanto que es aquel que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor.

De otro lado, no obstante la diferente estructura de las marcas cotejadas, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida, más aún si se tiene en cuenta que en ambas la sílaba tónica es la misma (TROL, que corresponde a la terminación de cada una de las expresiones confrontadas). En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera muy similar, tal como se puede apreciar a continuación:

PATROL-PESTPATROL- PATROL-PESTPATROL-PATROL-PESTPATROL

PATROL-PESTPATROL- PATROL-PESTPATROL-PATROL-PESTPATROL

PATROL-PESTPATROL- PATROL-PESTPATROL-PATROL-PESTPATROL

PATROL-PESTPATROL- PATROL-PESTPATROL-PATROL-PESTPATROL

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, no se encuentra que exista similitud entre las marcas analizadas, si se tiene en cuenta que se trata de signos de fantasía que no tienen significado propio ni connotación conceptual.

En efecto, como lo precisa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída al plenario “… en el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía”.

Ahora bien, aunque la expresión Patrol tiene traducción en el idioma español con la palabra “Patrulla”, tal significado no hace parte del conocimiento común en el consumidor medio. Lo mismo también es predicable de la expresión Pestpatrol, la cual unida ni siquiera tiene significación en el idioma inglés.

En este orden, estima la Sala que entre las marcas Patrol y Pestpatrol existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor, quien antes tales semejanzas podría eventualmente adquirir un producto en la creencia de que está comprando otro, a atribuirle, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos (pertenecientes a la Clase 9 Internacional), emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad.

En la demanda se aduce que la marca Patrol constituye un signo débil, en cuanto coexiste en el registro marcario y en el mercado con múltiples marcas que contienen tal expresión (Patrol).

Debe precisar la Sala que el registro de signos débiles mediante otros actos administrativos no supone que automáticamente la Superintendencia de Industria y Comercio deba conceder un signo de esas mismas características, pues tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este asunto, la oficina nacional competente goza de autonomía al adoptar sus decisiones en tanto que el estudio de registrabilidad en cada caso es independiente.

Además, debe resaltarse también que se desprotegería a los consumidores en caso de abrirse paso la concesión de signos débiles, los cuales por su naturaleza no tienen plena fuerza distintiva.

De otro lado, aunque se aporten pruebas acerca del registro tanto de la marca Patrol como de la marca Pestpatrol en otros países —no pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones— es claro que la coexistencia de tales marcas en dichos países no inhabilita a la autoridad nacional competente para realizar el respectivo análisis de registrabilidad de la marca solicitada en Colombia, ni mucho menos impone la concesión de la misma.

Además, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sección(4)al referirse al principio de territorialidad en materia marcaria “… un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca”, situaciones éstas no invocadas en este asunto.

Finalmente, debe la Sala precisar, con arreglo a lo señalado en la interpretación prejudicial 119-IP-2011, correspondiente a este proceso, que la “coexistencia de hecho” de distintas marcas en el mercado no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, de tal suerte que carece de sustento el argumento de la demanda consistente en desvirtuar el riesgo de confusión entre las marcas Patrol y Pestpatrol por el hecho de que éstas coexistan en el mercado.

Así las cosas, encuentra la Sala que no existió violación alguna de la normativa andina invocada en la demanda, la cual fue aplicada debidamente en los actos acusados, al constatarse que en efecto la expresión Pestpatrol no puede ser objeto de registro como marca al incurrir en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos demandados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad Computer Associates Think, Inc., contra las resoluciones 25237 de 30 de septiembre de 2005, 35896 de 29 de diciembre de 2005 y 2913 de 10 de febrero de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó a aquella el registro de la marca Pestpatrol (nominativa), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(1) Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

(2) Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: “Campo verde”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(3) Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del derecho de marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.

(4) Entre otras, ver la sentencia de 8 de julio de 2010, proferida en el proceso con radicación 11001-03-24-000-2003-00318-01, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.