Sentencia 2006-00199 de agosto 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2006-00199-00.

Acción de nulidad.

Actora: Ferris Enterprises Corp.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 4266 de 25 de febrero de 2003, concedió el registro de la marca “FLUPIS”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no existen semejanzas entre dicha marca y la registrada “YUPI’S”.

Por su parte, la actora alegó que la marca solicitada “FLUPIS” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con la marca registrada “YUPI’S”, que ampara los productos de lasde las Clases 29 y 30 de la referida clasificación, dado que dichos signos tienen semejanzas ortográficas y fonéticas. Son de fantasía, lo que posibilita más su confusión.

Adujo, además, que el signo solicitado no cuenta con la distintividad exigida para ser considerado marca, al existir riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y que su otra marca “YUPI” es notoriamente conocida.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el tribunal, procedía el registro de la marca “FLUPIS” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos:

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; chocolate solo o combinado; productos del cacao; caramelos.

Los textos de las normas señaladas como violadas, son los siguientes:

DECISIÓN 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

ART. 136.—“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

(...).

ART. 224.—“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

ART. 225.—“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

(...).

ART. 228.—“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

ART. 229.—“No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(...)”.

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

• “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”(2).

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

 

flupis.jpg
 

 

YUPI’S

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, con la marca nominativa previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta cuestionada es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación o tomados directamente de los estantes en el que se encuentran, donde la descripción de su parte gráfica, no es la que determina la escogencia de los mismos.

Como quiera que en este caso predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, la Sala, procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”(3).

Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “FLUPIS” y “YUPI’S”, es preciso indicar que la primera nombrada es una marca simple, estructurada por 6 letras, 2 vocales, 4 consonantes, 2 sílabas y la terminación UPIS y la segunda también es una marca simple, estructurada por 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes, una apóstrofe, 2 sílabas y la terminación UPIS.

Entre ambas se observa que tienen el mismo número de sílabas, de vocales, y su orden igualmente coincide. Tienen terminación idéntica: UPIS. Así las cosas, hay una similitud ortográfica.

Referente a la similitud fonética, la Sala advierte que el acento prosódico de ambas marcas está ubicado en la primera sílaba FLU- YUy los dos coinciden en sus desinencias. Luego existen semejanzas significativas, desde el punto de vista fonético.

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “FLUPIS” y “YUPI’S”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética.

De igual modo, también se observa que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos.

En el caso bajo examen, considera la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse al adquirir los productos, o respecto de su origen empresarial, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que hay entre las marcas en conflicto, que suponen que ellos provienen del mismo titular o productor, además de que, como ya se dijo, los productos amparados se destinan para los mismos fines, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad.

Aunado a lo anterior, no puede desconocerse el hecho de que la otra marca “YUPI” de la actora, es notoriamente conocida, lo que reclama mayor protección.

En efecto, las siguientes pruebas aportadas por la actora demuestran la notoriedad de dicho signo:

— Escritura Pública 806 de 23 de abril de 2002, en la que consta la protocolización de los siguientes documentos (fls. 12 a 32):

• Fotocopia de la etiqueta del producto YUPI QUESO de la marca “YUPI” (fl. 14).

• Fotocopia de la etiqueta del producto TACOS de la marca “YUPI” (fl. 14 vuelto).

• Fotocopia de la etiqueta del producto YUPIS de la marca “YUPI” (fl. 15 vuelto).

• Fotocopia de la etiqueta del producto TOSTI AREPA de la marca “YUPI” (fl. 16).

• Fotocopia de la etiqueta del producto Papitas fritas CRIOLLAS CASERAS de la marca “YUPI” (fl. 16 vuelto).

• Fotocopia de la etiqueta del producto BESITOS de la marca “YUPI” (fl. 17).

• Fotocopia de la etiqueta del producto TRIQUI CHEESE de la marca “YUPI” (fl. 17 vuelto).

• Fotocopia de la etiqueta del producto Platanitos TOSTA RICOS Crocanticos de la marca “YUPI” (fl. 18).

• Fotocopia de la etiqueta del producto Nuevas PALOMITAS Caramelo de la marca “YUPI” (fl. 18 vuelto).

• Fotocopia de la etiqueta del producto Picada EL GOLPE de la marca “YUPI” (fl. 19).

• Certificado del Contador de Productos YUPI S.A., en el cual consta que PRODUCTOS YUPI S.A. de acuerdo con los registros auxiliares de contabilidad, el valor de las ventas netas y el valor por gastos de publicidad de los productos con la marca “YUPI” durante los últimos seis años fue doscientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos ($275.364’350.000) y diez y siete mil ciento treinta millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos ($17.130’345.000), respectivamente, expedido en Cali el 30 de marzo de 2002 (fl. 20).

— Escritura Pública 1450 de 20 de junio de 2006, en la que consta la protocolización de los siguientes documentos (34-48):

• Certificado del Director Financiero de Caracol Televisión S.A., en el cual consta que PRODUCTOS YUPI S.A. es su cliente desde hace 5 años, por intermedio de la agencia DDB Worldwide Colombia, expedido en Bogotá el 25 de mayo de 2006 (fl. 36).

Ahora, la Sala precisa que la solicitud de registro de la marca “FLUPIS”, Clase 30, fue presentada por la Corporación Universitaria Adventista, el 22 de junio de 2001, según radicación 01049863, que consta a folios 122 a 124. De ahí que las pruebas aportadas por la actora, que obran a folios 36 vuelto a 37 y 38, por ser posteriores al 22 de junio de 2001, no se tendrán en cuenta para demostrar la notoriedad de la marca “YUPI”.

En relación con la las marcas notorias y su protección, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación judicial, concluyó lo siguiente:

“El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

• Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas”.

Lo anterior permite concluir que la marca “YUPI” de la actora, al ser considerada como notoriamente conocida, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes, sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado. De manera que si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida de la actora, puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios.

Ello, constituye un argumento de más para decretar la nulidad de los actos administrativos acusados, ya que “YUPI’S” es una marca derivada de la marca notoria analizada.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “FLUPIS” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1º de agosto de 2013».

(2) Ibídem.

(3) Ibídem.