Sentencia 2006-00228 de noviembre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2006-00228-00

Consejero Ponente:

Dr. GuillermoVargasAyala

Actor: Adisseo France SAS.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Lanormatividadsustanciala que está sujeta la cuestión planteada.

Al punto, dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “... el juez consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro de la patente de invención fue presentada el 5 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será esta normativa a interpretarse... (por lo que)... en consecuencia se interpretarán los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 y de la disposición transitoria primera de la Decisión 486”.

El tenor de las normas interpretadas por el tribunal es el siguiente:

1.1. Decisión 344.

CAPÍTULO I

De las patentes de invención

SECCIÓN I

De los requisitos de patentabilidad

“(...).

“ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(...).

“ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

(...).

1.2. Decisión 486.

“Disposiciones transitorias

“1. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

2. Las razones expuestas en el acto acusado para negar la patente.

2.1. En la Resolución 32488 se delimita el objeto de la invención así:

La invención propone un nuevo Penicillium Funicolosum depositado bajo el número IMI 378536, una mezcla de enzimas obtenibles de cultivo de dicho microorganismo, la cual presenta actividad xilanasa y β-glucanasa, con un pH óptimo de 2,0 a 5,5 donde la proporción entre xilanasas y β-glucanasas está entre 10/1 y 1/4. También es parte de la invención cada una de estas enzimas por separado, una composición líquida obtenible del Penicillium funiculosum IMI 378536 que contiene productos microbianos con sólidos orgánicos totales 4 a 10% agente antimicrobiano 0,0005% a 0,35%, sorbitol

de 20% a 50%, agente anticongelante 0 a 40%, caldo de fermentación filtrada y concentrada 0.3 a 76% y amortiguado y ajustado a pH 3 a 5, y una composición en polvo que tiene la siguiente composición: productos microbianos como total de sólidos orgánicos de 16 a 40%, portador de 59 a 83%, otros componentes del caldo de cultivo 1%.

2.2. El estado de la técnica se determinó así en dicha resolución:

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de mayo de 1998, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada con respecto de la solicitud EP 98401101.5. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 160, 271 y 327 del expediente administrativo.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontró el documento FR 2.017.514, que se relaciona con complejos enzimáticos obtenidos de Penicillium funiculosum, titulado “Complexesenzymatiques,leurcomposant,ainsiqueleurprepartayión”, publicado el 5 de septiembre de 1969, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia reclamada.

2.3. De la novedad de la solicitud, tomando como punto de referencia lo consignado en el artículo 16 de la Decisión 486 que establece que “una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, precisa lo siguiente:

Efectuado el estudio técnico de acuerdo con las reglas establecidas para el estudio de novedad por la sentencia de interpretación citada(2), se encontró que la invención reclamada en las reivindicaciones 2 y 4 a 9 no merece el amparo por patente, toda vez que no cumple con la condición sine qua non para la obtención de dicho privilegio, esto es, carecen de novedad.

Ahora bien, las reivindicaciones 2 y 4 a 9 se dirigen a una mezcla de enzimas con actividad celulasa obtenidas a partir de una nueva cepa de Penicilliun funiculosum depositado bajo en número IMI 378536. Más exactamente, a una mezcla de enzimas que exhiben al menos 1 actividad de tipo: celulasa, celubiohidrolsa, β-glucosidasa, β-glucanasa, laminarasa, xilanasa, β-xilosidasa, arabinosidasa, faruloil esterasa y xilanasa, provenientes de dicho microorganismo, que son mantenidas a un rango de pH de 2.0 a 5.5 y que son útiles en la alimentación de animales.

Por su parte, la anterioridad FR 2.017.514 (en adelante D1) evidencia en todo el documento, en especial en la página 14, que era conocido el microorganismo Penicillium funiculosum IMI 134756 y establece que era sabido que dicho hongo producía un complejo de enzimas que ayudan a mejorar la actividad de la celulasa, útil para la alimentación animal. Además indica que dichos compuestos están conformados por enzimas como xilanasa y enzimas con actividad carboximetilcelulasa y celubiosa, entre las que se encuentran enzimas que atacan la estructura cristalina β-1 4-glucano. En la presente solicitud, se menciona que la cepa Penicillium funiculosum IMI 378536 se obtiene a partir del Penicilliun funiculosum IMI 134756, después de sucesivos tratamientos UV y de β-irradiaciones de esporas que incluyen tamizado sobre medio selectivo, y sin ninguna modificación genética que involucren ADN foráneo.

Teniendo en cuenta que D1 indica claramente que era conocido que dicho Penicillium funiculosum IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para para incrementar la digestionabilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasa, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces β-1 4-glucano, y que las mutaciones inducidas mediante radiaciones pudieron no afectar el fenotipo responsable de la expresión del complejo enzimático, este despacho encuentra, como ya se había advertido en el oficio 12812 del 19 de mayo de 2005, que no existe una diferencia concreta entre la cepa IMI 134756 existente en el estado de la técnica y la cepa IMI 378536 reclamada por la solicitud en estudio, razón por la cual los complejos enzimáticos producidos por ellas son los mismos.

En respuesta del 16 de agosto del 2005, el solicitante menciona que con el objeto de distinguir la cepa de la invención de su parental, adjunta un documentoen donde se encuentra la cadena de selección y mutación realizada partiendo de IMI 134756 para general la cepa PF8/403SD101 o IMI 378536, Sin embargo dicho documentos nunca fue adjuntado, de tal suerte que para este despacho aún no existe diferencia entre las cepas IMI 134756 e IMI 378536, ni entre los complejos producidos por ellas.

Por otra parte, en el mismo memorial el solicitante argumenta que el nivel de producción enzimático de la cepa IMI 378536 reclamada es 2 a 3 veces más alta que la de la cepa denominada PF3094, la cual a su vez presenta un incremento “muy significativo” en su producción enzimática comparada con el punto de partida IMI 134756, Así mismo se menciona que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tienen un exceso de 1500Um/L en actividad principalmente en glucanasa y xilanasa, respecto de las mencionadas en D1. Sin embargo a lo largo de la solicitud o en las respuestas del solicitante no se encuentran documentos que sustenten las anteriores afirmaciones.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existen diferencias reconocidas entre las enzimas de IMI 134756 y las producidas por una mutante derivada de ellas, como es la cepa IMI 378536, este despacho estima que dichas enzimas existentes en el estado de la técnica no son novedosas por el hecho que se produzcan a partir del cultivo de una nueva cepa.

En consecuencia, no cabe duda que la invención de las reivindicaciones 2, 4 a 9 carece de novedad, pues se ha encontrado que ya había sido divulgada por la anterioridad D1 desde mucho antes de la presentación de la solicitud prioritaria.

2.4. Finalmente, sobre el nivel inventivo, y partiendo de lo dispuesto sobre el mismo el artículo 18 de la Decisión 486, expresa:

Así, pues, el nivel inventivo se evaluó comparando lo solicitado y encontrado en el “estado del arte previo” que se relaciona con el objeto reivindicado, teniendo en cuenta para ello no solo de definición del nivel inventivo que se señala en el artículo 18 de la decisión andina, sino los parámetros que fija sobre la valoración del nivel inventivo la jurisprudencia andina.

Las reivindicaciones 1 y 10 a 17 se refieren a un nuevo Penicillium funiculosum depositado bajo el IMI 378536, una mezcla de enzimas obtenibles del cultivo de dicho microorganismo, y una composición líquida obtenible del Penicillium funiculosum IMI 378536 que contiene productos microbianos como sólidos orgánicos totales 4 a 10%, agente microbiano 20 a 50%, agente anticongelantes 0 a 40%, coscaldo de fermentación filtrada y concentrada 0.3 a 76% y amortiguado y ajustado a pH 3 a 5. Así mismo se reclama la composición en polvo obtenida a partir del Penicillium funiculosum IMI 378536 que contiene productos microbianos expresados como TOS 16 al 40%, portador 59-83% y otros componentes del caldo de cultivo 1%.

Y, tal como se advirtió al solicitante en el oficio 12812 del 19 de mayo de 2005, las mutaciones inducidas por radicaciones pueden resultar en diferentes fenotipos, incluyendo cepas que no presentan ningún cambio detectable a nivel bio químico, por esta razón se encuentra que al parecer la cepa IMI 378536 puede ser diferente a la cepa IMI 134756 en características secundarias, aún no reportadas o mencionadas en la solicitud en estudio. Así que, al no observar ninguna diferencia en la producción del complejo enzimático, se considera que la cepa en cuestión se deriva evidentemente del estado de la técnica y más aún cuando el problema técnico de obtener una cepa que produzca las tres enzimas de manera natural, ya había sido resulto previamente con la existencia de la cepa IMI 134756.

Adicionalmente, aun cuando el solicitante sugiera que el nivel de producción enzimático de la cepa IMI 378536 reclamada es significativamente superior a aquel presentado por la cepa punto de partida IMI 134756 y afirme que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tiene un exceso de 1500U/mL en actividad principalmente β glucanasa y xilanasa, respecto de las mencionada en D1 (memorial de 16 de agosto de 2005), no existen documentos que soporten las anteriores afirmaciones o que constaten la existencia de alguna ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la presente solicitud.

Así las cosas, y partiendo del hecho que la anterioridad D1 había indicado que el complejo producido por IMI 134756 era ideal para la alimentación de animales, resulta obvio emplear el complejo producido por una cepa derivada de IMI 134756, como lo es IMI 378536 para producir el mismo complejo y usarlo en la elaboración de composiciones para la misma finalidad. Así mismo, sabiendo que IMI 134756 de por si sintetiza un complejo enzimático ideal para mejorar la alimentación del ganado, resulta obvio producir una nueva cepa a partir de ella y esperar que no se afecte el mencionado complejo.

Sobre la reivindicación 3 de la presente solicitud, cabe señalar que está dirigida a un proceso para la producción de mezcla de enzimas, que involucra las etapas de fermentación con Penicillium funiculosum y posterior separación sólido-líquido para la colección de la fase líquida que contiene dicho complejo de enzimas y concentración de esta.

Ahora bien, el documento D1, reclama en su reivindicación 6 un proceso fermentativo para la obtención de una mezcla de enzimas con actividad celulasa, que involucra el uso de una cepa celulolítica de Penicilliun foniculosum, el empleo de celulosa como principal fuente de carbono en el medio y posterior aislamiento del complejo enzimático del medio.

Dado que el procedimiento de fermentación con Penicillium foniculosum para la producción de un complejo enzimático que exhibe actividad celulasa con su posterior separación ya había sido divulgado en la mencionada anterioridad, resulta obvio para una persona mediamente versada en la materia, emplear procedimientos ampliamente conocidos y previamente divulgados en D1 como la fermentación, para la obtención de un complejo enzimático de interés, la posterior consecuenciación de las enzimas y la elaboración de composiciones que las contengan.

Por consiguiente, se establece que tanto la cepa IMI 378536, como los procedimientos de fermentación para la producción de enzimas, las enzimas mismas y las composiciones que las contienen, son obvias para una persona del oficio normalmente versada en la materia en virtud del documento D1 y, por ende, se considera que las reivindicaciones 1, 3 y 10 a 17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 14 y definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

Por todo ello resolvió negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “Nuevo Penicillium funiculosum, nueva mezcla de enzimas obtenible del mismo y composiciones de la mezcla de enzimas”.

2.5. Esas razones aparecen reiteradas en la Resolución 7006 de 27 de marzo de 2006, en respuesta a los motivos de inconformidad planteados en el recurso de reposición que la actora interpuso contra la primera resolución reseñada.

3. Examen de los cargos.

3.1. Primer cargo.

3.1.1. Las disposiciones invocadas.

Se predica la violación de los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra dicen:

“ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

3.1.2. Las razones en que se funda la denunciada violación.

El memorialista hace radicar la violación de la primera de dichas normas comunitaria en que la solicitud de patente negada es novedosa, esto es, que no se encuentra dentro del estado de la técnica, pues si bien la patente de invención reivindicada parte de la cepa Penicillium funiculosum IMI 134756, ella reivindica una cepa diferente como lo es la cepa Penicillium funiculosum IMI 378536, cuyo mayor grado de pureza se demuestra por la evidente sobreproducción de enzimas y por el perfil de actividad enzimática alterado, por lo cual el nivel de enzimas secretadas por esta cepa, que incluye enzimas de los grupos celulasas, celuhibodrolasas, β - glucosidasas entre otras, es especialmente apropiada para la aplicación en alimento animal, debido a que al ser producidas por un microorganismo, son compatibles y se complementan para romper fuertes y altamente cohesivos que integran la molécula.

En ese sentido, considera que las dos invenciones difieren en que no reivindican la misma materia y que la materia reivindicada en cada una de ellas tiene características técnicas diferentes.

La Sala destaca las expresiones en negrillas debido a que el memorialista hace énfasis en que allí radica el nivel inventivo del objeto de la solicitud, de allí que en los alegatos de conclusión reitera que “Así entonces, es claro que el documento FR. 2.017.514 citado por la SIC no anticipa las características técnicas esenciales de la invención solicitada por mi cliente debido a que a diferencia de la cepa revelada en dicho documento, la cepa de la invención solicitada demuestra un incremento significativo en la producción enzimática de manera característica en un exceso de 15000 U/mL de actividad de celulosa, principalmente β-glucasana, lo cual conlleva a una degradación optimizada de la celulosa contenida en el alimento animal de origen vegetal y por tanto a un incremento sustancial en el aprovechamiento del alimento”.

Se observa, entonces, que la cuestión del sub lite radica en verificar si realmente los resultados de los medios utilizados para obtener el compuesto que se quiere patentar eran o no inesperados en razón de tales medios para el estado de la técnica en el momento de presentación de la solicitud y si, por ende, la solicitud tiene o no la novedad necesaria para que se le deba conceder ese privilegio de la patente de invención.

i) Lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la novedad, el nivel inventivo y el estado de la técnica necesario para otorgar el privilegio de patente de invención Al respecto del indicado punto, referido a la novedad, sirve traer las precisiones dadas en la interpretación prejudicial traída al sub lite, en la cual se dice:

“Según lo establecido en el artículo 2º de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es necesario que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que un invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención”.

En relación con los requisitos de patentabilidad advierte:

“El artículo 1º de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe cumplir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados en los artículo 2º a 5º de dicho cuerpo legal”.

Sobre el nivel inventivo y el estado de la técnica, en la referida Interpretación prejudicial se expresa:

“Como requisito adicional al de novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4º de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.

ii) La situación concreta del sub lite.

La Sala pone de presente que al solicitante es a quien corresponde demostrar los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la oficina competente, la cual lo que ha de hacer es verificar el cumplimiento de esos requisitos(3), especialmente en lo relativo a los aspectos sustanciales de tales requisitos, habida cuenta de que involucran elementos técnicos y/o científicos cuyo manejo requiere conocimientos específicos sobre tales tópicos o elementos.

Retomando la cuestión del sub lite, se tiene que ella radica en verificar si por los resultados con el tipo de medios utilizados, el compuesto que se quiere patentar tiene realmente o no el nivel inventivo requerido para que se le daba conceder el privilegio de patente de invención, en la medida en que tales resultados sean realmente inesperados o no en el estado de la técnica para el momento en que se obtuvo, es decir, que no sea evidente que se puedan derivar de la anterioridad señalada en el acto acusado como indicativos del estado de la técnica al momento de presentación de la solicitud, en cuanto hace al tipo de medios utilizados.

La solución a este punto está dada, en primer término, por la siguiente secuencia de documentos probatorios:

1. En el oficio 12812 de 9 de mayo de 2005(4), mediante el cual la SIC comunicó al apoderado de la parte actora el resultado del examen de fondo en relación con la patente solicitada, y en lo relacionado con la “Evaluación de la novedad”, se expresó, entre otros aspectos:

“Las reivindicaciones 2 y 4ª 7 se dirigen a una mezcla de enzimas con actividad celulasa obtenidas a partir de una nueva cepa de Penicillium funiculosum depositado bajo el IMI 378536. Más exactamente a una mezcla de enzimas que exhiben al menos 1 actividad de tipo: celulasa, celobiohidrolsa, β - glucosidasa, gluconasa, laminarasa, xilanasa, β - xilosidasa, arabinosidasa, faruloil esterasa y xilanasa, provenientes de dicho microorganismo, que son mantenidas a un rango de pH de 2.0 a 5.5 y que son útiles en la alimentación de animales.

El documento FR 2.017.514 (ahora en adelante como D1) evidencia en todo el documento, pero en especial en la página 14 que era conocido el microorganismo Penicillium funiculosum IMI 134756 y establece que era sabido que dicho hongo producía un complejo de enzimas que ayudan a mejorar la calidad de celulasa, útil para la alimentación animal. E indica que dichos compuestos están conformados por enzimas como xilanasa y enzimas con actividad caroximetilcelulasa y celubiosa, entre las que se encuentran enzimas que atacan la estructura cristalina β-1, 4 glucano. Según lo anterior el complejo enzimático reclamado en la presente solicitud en las reivindicaciones 2 y 4 a 7 podrían carecer del requisito de novedad.

Dado que los folios 8 y 9 establecen que la cepa Penicillium funiculosum IMI 378536 se obtiene e partir de Penicillium funiculosum IMI 134756, después de sucesivos tratamiento UV y de β -irradiaciones de esporas que incluyen tamizado sobre medio selectivo, y sin ninguna modificación genética que involucren ADN foráneo, siendo que D1 es claro en indicar que era conocido que dicho Penicillium funiculosum IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para incrementar la digestionabilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasa, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces de β-1, 4 glucano y el artículo anexado demuestra que dentro de la mezcla de enzimas de la cepa IMI 134756 se encontraba la enzima estearasa ferrulica reclamada en la solicitud en estudio, esta oficina encuentra que no es clara cuál es la diferencia entre la cepa IMI 134756 que existe en el estado de la técnica y la cepa IMI 378536 reclamada por la solicitud en estudio.

A pesar que el solicitante argumenta en su memorial radicado el 19 de agosto de 2004, que la mutagéneis mediante rayos UV y genera una variabilidad genética tal que resulta en cepas con mayores capacidades productivas o de resistencia a factores ambientales, y que aun cuando algunos organismos resistan este tipo de radiaciones no significa que no haya sido alterado su genoma; a lo largo de la presente solicitud no se encuentra evidencia alguna que la cepa IMI 378536 presente una mayor productividad o mayor resistencia a factores ambientales con respecto a su cepa parental. Adicionalmente, el fenotipo celulolitico y que constituye el objeto de mayor importancia en la presente invención se ha conservado; de aquí que el complejo enzimático reclamado en la presente solicitud carecería de novedad en virtud de la anterioridad D1.

Teniendo como base lo expuesto en el párrafo anterior, encontramos que la anterioridad D1 revela que la cepa Penicillium funiculosum IMI 134756 producía una enzima xilanasa, siendo así y dado que la solicitud en estudio no establece que la enzima reivindicada en ella y producida por IMI 378536 sea diferente a la xilanasa de la cepa IMI 134756, esta oficina encuentra que así la enzima no hubiera sido secuenciada en la anterioridad, dicha enzima xilanasa ya existía en el estado de la técnica.

Dado que la enzima ya había sido reportada, partiendo de la base de que no existen pruebas que haya diferencias entre la enzima producida por IMI 134756 y la producida por la cepa derivada IMI 378536 y siendo que son ampliamente conocidas las técnicas de secuenciación, esta oficina encuentra que irradiar una cepa parental para obtener nuevas cepas puede dar por resultado cepas iguales a la parental y cepas mutantes, la solicitud no señala cual es la diferencia entre la cepa IMI 134756 parental y su mutante IMI 378536 así que cualquier persona versada en la materia asumiría que la cepa producida luego de una irradiación presente algunas características similares a la cepa parental y si la cepa parental ya producía xilanasa entonces el experto en la materia esperaría que la cepa derivada de ella produzca la misma enzima. En este orden de ideas, concluimos que mientras no existan pruebas de lo contrario, la enzima mencionada en D1 y la enzima de la solicitud en estudio es la misma, así ellas hayan sido aisladas de diferente cepa, una parental y una derivada, y consideramos que determinar algunas de sus características como son su secuencia y su comportamiento a un pH determinado no hace que dicha enzima ya conocida en el estado de la técnica cumpla con el requisito de ser novedosa.

Siguiendo el análisis encontramos que la anterioridad D1 había reportado que la cepa IMI 134756 producía una enzima que ataca la celulosa cristalina en los enlaces β-1, glucano y la solicitud en estudio reclama la β glucanasa producida por la cepa derivada IMI 378536. Teniendo en cuenta los mismos argumentos expuestos por la xilanasa, y siendo que la enzima que ataca la celulosa cristalina en los enlaces glucano es la β-1, 4 glucanasa, esta oficina encuentra que la enzima que reclama la solicitud en estudio es la misma que producía la cepa parental IMI 134756 y es obvio esperar que una cepa mutada derivada de la cepa que produce glucanasa también produzca la misma enzima”.

En el mismo documento, en el acápite correspondiente a la “Evaluación del nivel inventivo”, la SIC expreso, entre otros aspectos:

“Ahora bien, dado que el documento D1 indica que la cepa IMI 134756siempreha producido un complejo enzimático que comprende las mismasenzimasquereporta IMI 378536 se encuentra que aunque el complejoproducidoporIMI378536puedepresentar algunas pequeñas diferencia enrelacióncon el complejo IMI 134756, diferenciasqueporcierto no hansido indicadas, pero que son propias de una producción de la misma por diferente organismo, no se observa ninguna diferencia ni ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la solicitud colombiana.

Es más, en principio se encuentra que dicho complejo enzimático es exactamente el mismo y que la única diferencia es que uno es producido por la cepa IMI 134756 de Penicillium funiculosum mientras que otro IMI 278536. Así las cosas dado que la cepa parental IMI 134756 ya producía el complejo enzimático, se encuentra que es absolutamente evidente para una persona versada en la materia, irradiarla y esperar que un cepa derivada de ella produzca exactamente el mismo complejo enzimático. Además, siendo que la anterioridad D1 había indicado que el complejo producido por la IMI 134756 era ideal para la alimentación de animales, resulta obvio producir el mismo complejo producido por una cepa derivada de IMI 134756, como lo es la IMI 378536 para producir el mismo complejo y para la misma finalidad”.

2. Con el fin de dar respuesta a las observaciones hechas en el examen de fondo de la solicitud de patente en los aspectos atrás indicados, mediante comunicación 16 de agosto de 2005 el apoderado de la sociedad demandante se refirió a ellos en los siguientes términos, entre otros:

“En primer lugar, y con el ánimo de distinguir la cepa objeto de la presente invención, Penicillium funiculosum IMI 378536, de la cepa original Penicillium funiculosum IMI 134756, me permito presentar junto con el presente escrito un documento que prueba la cadena de mutación y selección de cepa, realizada partiendo de la cepa Penicillium funiculosum IMI 134756 para generar el microorganismo de producción final de la presente invención; es decir, Penicillium funiculosum cepa PF8/403, SD101 o IMI 278536” (negrillas y subrayas fuera de texto)

3. Dentro de las consideraciones de la Resolución 32448 de 30 de noviembre de 2005, mediante la cual se negó la patente solicitada por la actora, y con referencia a las observaciones formuladas en el oficio 12812 de 9 de mayo de 2005 y a la respuesta las mismas, de fecha 16 de mayo de 2005, la SIC pone de presente que en dicha respuesta “... el solicitante menciona que con el objeto de distinguir la cepa de la invención de su parental, adjunta un documento en donde se encuentra la cadena de selección y mutación realizada partiendo de IMI 134756 para generar la cepa PF8/403SD101 o IMI 378536. Sin embargo dicho documentos nunca fue adjuntado, de tal suerte que para este despacho aún no existe diferencia entre las cepas IMI 134756 e IMI 378536, ni entre los complejos producidos por ellas.

Por otra parte, en el mismo acto cuya nulidad se reclama, la SIC advierte que ni en la solicitud de la patente ni en las respuestas del solicitante a las observaciones que le fueron formuladas se encuentran documentos que sustenten las afirmaciones que hizo en la referida comunicación de 16 de agosto de 2005, en el sentido de que el nivel de producción enzimático de la cepa IMI 378536 es 2 a 3 veces más alta que la comparada con el punto de partida IMI 134756, y que las enzimas producidas por la cepa de la invención solicitada tengan un exceso de 1500Um/L en actividad de β glucanasa y xilanasa respecto de las mencionadas en D1.

4. En el trámite del proceso se recepcionó el testimonio de la señora Virgini Neugnot-Roux por conducto del Consulado General de Colombia en París, cuya copia debidamente traducida y apostillada obra a folios 233 a 234 del cuaderno principal. En dicha diligencia se formularon tres preguntas, las cuales, junto con las respectivas respuestas fueron las siguientes:

“1. De acuerdo con la información resultante de las experiencias en la “Información técnica suplementaria-Fecha: diciembre 4 de 2006”, es posible mostrar, de manera breve, ¿cómo se obtiene la cepa IMI 378536?

La cepa de marras se obtuvo a partir de una cepa descrita en el arte anterior; se trata de la cepa IMI 134756. Por consiguiente, se obtuvo mediante una serie de tratamientos con ultravioletas y radiaciones beta. Ahora bien, estos tratamientos provocan mutaciones dentro del conjunto de genoma de la cepa, de manera aleatoria y no previsible. Por consiguiente, debido a estos tratamientos, la cepa IMI 378536 se tuvo en cuenta por producir ciertas enzimas.

2. Al leer la “Información técnica suplementaria-Fecha: diciembre 4 de 2006”, ¿se puede llegar a la conclusión de que las cepas IMI 134756 y IM 378536 son diferentes? Y en caso afirmativo, ¿se puede indicar en que radica sus diferencias?

En esta prueba quisimos comparar las dos cepas. Por consiguientes, se estudiaron en forma paralela, y se les aplicaron los mismos tratamientos. Se cultivaron en las condiciones clásicas utilizadas para el incremento de los hongos y para la producción de enzimas de interés; por consiguiente, después de cultivar las cepas, se recuperaron los elementos flotantes y se analizaron los mismos por su actividad enzimática según métodos clásicos utilizados para analizar estas enzimas, y observamos que la cepa IMI 378536 tenía una actividad xilanasa dos veces superior y las actividades celulosa y glucanasa una actividad 6 a 7 veces superiores que la cepa inicial. Y estas pruebas se realizaron varias veces en el tiempo para comprobar con toda seguridad la reproductibilidad de estos resultados. Esta diferencia de actividad demuestra que las dos cepas son diferentes. Son diferentes porque la cepa mutada produce más enzimas que la cepa inicial.

3. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas actividades enzimáticas elevadas?

Estas enzimas se utilizan en nutrición animal, permiten facilitar la degradación de los alimentos basados en cereal y por consiguiente permiten el acceso a ciertos nutrientes y un mejor metabolismo de los alimentos. Por consiguiente, entre más actividad enzimática, más se aumenta la digestibilidad de los alimentos. Por consiguientes, para una misma cantidad de alimentos, la adición de enzimas va a permitir la obtención de un animal más gordo, o también la adición de enzimas permite utilizar menos alimentos para tener un animal equivalente”.

Del análisis de los documentos atrás referenciados, surgen para la Sala las siguientes conclusiones:

1. La actora no demostró en el curso de la actuación administrativa la diferencia que pueda existir entre la cepa Penicillium funiculosum, que existe en el estado de la técnica, y la reclamada en la solicitud de patente, esto es la IMI 378536, pues las únicas informaciones que sobre ellas se encuentran en el proceso son las meras afirmaciones contenidas en la demanda, en la medida en que no allegó ante la SIC el documento que, anunciado como fue, permitiera demostrar y probar la cadena de mutación y la selección de cepa partiendo de la primera de ellas para generar el microorganismo de producción final de la segunda.

2. Se resta todo valor probatorio al testimonio rendido por la señora Virgini Neugnot-Roux, pues para su práctica no se exigió a la declarante prestar juramento “... de decir lo que le lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento…”, ni se le previno sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso, como lo exige de manera perentoria el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil(5), formalidad indispensable para la validez de la declaración, así como tampoco se le interrogó sobre sus generales de ley para los fines previstos en el artículo 228 ibídem(6).

3. En los antecedentes administrativos de los actos acusados ni en las demás pruebas decretadas en el curso del proceso se encuentra evidencia acerca de que la cepa Penicillium funiculosum de la IMI 378536 presente mayores capacidades productivas y mayor resistencia a factores ambientales con respecto a la cepa parental de la Penicillium funiculosum de la IMI 134756, y que la cepa mutada IMI 378536 tenía una actividad xilanasa dos veces superior y las actividades de celulosa y glucanasa una actividad 6 a 7 veces superior que la cepa inicial, que demuestre que las cepas son diferentes, como se sostiene en la demanda.

4. Tampoco aparece probado que la enzima xilanasa producida por la cepa Penicillium funiculosum de la IMI 378536 sea diferente a la enzima xilanasa de la cepa Penicillium funiculosum de la IMI 134756, dado que ésta, que estaba comprendida en el estado de la técnica, producía el mismo complejo enzimático para los mismos fines, es decir, para la alimentación animal, como se enfatiza en los actos acusados y cuya demostración correspondía a la parte actora.

5. Adicionalmente, habida cuenta que la anterioridad IMI 134756 había indicado que el complejo enzimático producido por la cepa IMI 378536 era ideal para la alimentación de animales, resulta obvio para una persona versada en la materia emplear el complejo enzimático producido por una cepa derivada de la cepa IMI 134756, como lo es la cepa IMI 378536 para producir el mismo complejo y utilizarlo en la elaboración de composiciones para la mima anotada finalidad, como se sostiene en los actos cuya nulidad se demandan.

6. En suma, la Sala no encuentra probados los cargos que se formulan a los actos acusados, pues éstos se adecúan a las normas superiores que se invocan en la demanda, en especial a los artículos 2º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, a cuyo tenor la creación de productos o de procedimientos son patentables solo, cuando además de su aplicabilidad industrial, tengan nivel inventivo en la medida en que no resulten obvias ni se deriven de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la respectiva materia técnica.

Por lo anterior, la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones 32448 de 30 de noviembre de 2005 y 7006 de 27 de marzo de 2006, que impone denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se procederá en la partes dispositiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda que la Sociedad Adisseo France SAS interpuso para que se declarara la nulidad de la Resolución 32448 de 30 de noviembre de 2005 8816, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio le negó una solicitud de patente de invención, y su confirmatoria, 27006 de 27 de marzo de 2006, del mismo funcionario para resolver el recurso de reposición.

2. Reconócese personería a la doctora Edna Sarmiento como apoderada de la Sociedad Adisseo France SAS, en los términos y para los efectos del memorial que obra a folio 180 del expediente.

3. Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso en lo que no hubiere sido utilizada.

En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de (sic)».

(2) Sentencia de interpretación prejudicial 26-IP.2003 de 2 de mayo de 2002.

(3) Sentencia de 9 de diciembre de 2004, Expediente 2002 00132 01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

(4) Folios 346 y ss. Cdno. antecedentes administrativos.

(5) “ART. 227.—Formalidades previas al interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes lo precedan.

Presente e identificado el testigo, el juez exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. Quedan exonerados de juramento los impúberes.

(...)”.

(6) “ART. 228.—Práctica del interrogatorio (modificado por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003). La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya cursado , demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha.

(...)”.