Sentencia 2006-00294 de junio 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2006-00294-00

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: San Miguel Fábricas de Cerveza y Malta S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto acusado.

La sociedad San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta S.A., pretende obtener la nulidad de la Resolución 7972 del 30 de marzo de 2006 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante el cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Meals de Colombia S.A. con respecto a la solicitud de registro de la marca Passion Beyond Reason (nominativa), denegándose esta última para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Los cargos de la demanda.

La actora estima que con la expedición del acto acusado resultaron violados los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la marca denegada satisface plenamente los requisitos de registrabilidad consagrados en tales disposiciones. En ese orden de ideas, el acto acusado resulta contrario al ordenamiento jurídico.

3. Disposiciones aplicables al caso particular.

Teniendo en cuenta las pautas, parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 050-IP-2010, se hace necesario tener presentes los siguientes parámetros normativos:

Decisión 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…).

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

Como bien se puede observar, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es claro al establecer que no pueden tenerse como marcas registrables aquellos signos cuyo uso afecte de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando aquellas sean idénticas o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, para identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios.

Sobre el particular, considera el Tribunal Andino de Justicia que las prohibiciones contenidas en el artículo 136 anteriormente trascrito, buscan fundamentalmente precautelar el interés de terceros, por lo cual “[...] no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación”.

4. Productos amparados por las clases 30ª y 32° de la Clasificación Internacional de Niza.

Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se refiere a marcas nominativas de las clases 30ª y 32 de la Clasificación Internacional, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en dichas clases:

Productos amparadosVersiónClase
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.830ª
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.832ª

 

En todo caso, para los fines del presente proceso, deberá tenerse en cuenta que el signo Passion Beyond Reason, se solicitó a registro única y exclusivamente para distinguir “cervezas”.

5. Análisis de registrabilidad.

Planteadas como quedan las anteriores consideraciones, se impone analizar ahora si la marca compuesta Passion Beyond Reason (nominativa) cumple o no los requisitos de registrabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario, lo cual llevará a la Sala a determinar si los cargos formulados en la demanda deben ser despachados o no de manera favorable.

Pues bien, dando aplicación a las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 050-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, obrante a folios 203 y siguientes del cuaderno principal, la Sala procederá a comparar los signos en conflicto desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual y a examinar su notoriedad y los riesgos de conexión competitiva, con el objeto de establecer los riesgos de confusión, asociación o dilución que pudieren derivarse de su coexistencia en el mercado.

En ese sentido, las marcas a analizar, son las siguientes:

Marca registrada

PASIÓN
123456

Marca solicitada

PASSION BEYOND REASON
1234567 123456 123456

 

Es del caso señalar, en primer término, que las marcas a cotejar tienen el carácter de marcas nominativas y, además de ello, pueden ser catalogadas como signos caprichosos, pues si bien no son indicativos o evocativos de ninguno los productos cobijados por las clases 30ª y 32ª, son empleados de manera arbitraria para distinguirlos. Además de ello y de conformidad con las orientaciones consignadas en la interpretación prejudicial, se concluye que el signo Passion Beyond Reason debe tenerse como un signo de fantasía, no solo por tratarse de una expresión desconocida por el público consumidor sino por ser una elaboración propia del ingenio e imaginación de su autor. Si bien la combinación de tales palabras puede ser traducida al español, lo cierto es que en el plano conceptual o ideológico no resulta posible su cotejo.

En segundo término, se observa que la estructura de los signos es de suyo diferente. Mientras la marca registrada se encuentra conformada por una sola palabra (pasión), que contiene en total 3 vocales y 5 consonantes, la solicitada, que es una marca compuesta integrada por tres palabras (Passion Beyond Reason), contiene en total 8 vocales y 11 consonantes. Por contera, se observa que a diferencia de lo que aseguran los apoderados de la Superintendencia y de la sociedad Meals de Colombia S.A., la ubicación de las consonantes no es la misma, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros

Las consonantes en la marca registrada

PSN
136

Las consonantes en la marca solicitada

PSSN BYND RSN
1347 1356 146

 

Las vocales en la marca registrada

AIÓ
245

 

Las vocales en la marca solicitada

AIO EO EAO
256 24 235

 

Como bien se puede apreciar, existe plena correspondencia entre las dos consonantes iniciales del signo registrado y las dos consonantes iniciales de la primera palabra del signo solicitado (P-S). En todo caso, no puede perderse de vista que este último contiene nueve (9) consonantes adicionales (S-N/B-Y-N-D/R-S-N), mientras en la marca registrada la única consonante adicional es la letra N.

En cuanto concierne a las vocales, es cierto que en la marca registrada y en la primera palabra del signo compuesto solicitado, las vocales a-i-o están ubicadas en el mismo orden formando las dos últimas el diptongo io, mas sin embargo, se observa que en el signo registrado dicho diptongo se encuentra ubicado en 4º y 5º lugar, mientras en el signo solicitado está localizado en 6º y 7º lugar. Ciertamente, en la marca registrada a nombre de Meals de Colombia S.A., la vocal A está separada de las vocales IO por una S y en la firma solicitada, la vocal A se encuentra separada de las vocales IO por dos S (SS). Aparte de lo expuesto, la marca denegada contiene adicionalmente las vocales E-O/E-A-O, las cuales no aparecen en la marca registrada. En ese orden de ideas, las semejanzas advertidas resultan tener poca relevancia frente a las diferencias.

Desde el punto de vista de su composición silábica, las diferencias entre las marcas enfrentadas son igualmente evidentes:

Marca registrada

PASIÓN
12

 

Marca solicitada

passion beyond reason
12 34 56

 

Mientras la marca registrada está conformada por dos (2) sílabas, la marca denegada lo está por seis (6), a razón de dos (2) sílabas por cada una de las tres (3) expresiones que la conforman.

Desde el punto de vista fonético, si se pronuncian las marcas de manera sucesiva, sin descomponerlas en los vocablos que de ellas hacen parte, se puede apreciar que tampoco se presentan riesgos de confusión:

Pasión - Passion Beyond Reason - Pasión - Passion Beyond Reason - Pasión

Pasión - Passion Beyond Reason - Pasión - Passion Beyond Reason - Pasión

No obstante lo anterior, es oportuno destacar que las palabras que conforman la marca denegada, provenientes del inglés, tienen en ese idioma una pronunciación distinta de la que tienen en idioma español. Sin embargo no puede perderse de vista que el consumidor medio, al desconocer en dónde se ubica el acento, habrá de pronunciar tales expresiones de manera distinta a como se pronuncian en el idioma del cual provienen.

Empleando los símbolos del alfabeto fonético internacional, que es un conjunto estandarizado de símbolos que permite representar los sonidos del habla humana en todos los idiomas, se tiene que aquellas expresiones se deberían pronunciar de la siguiente manera:

Marca solicitada

Passion Beyond Reason
[pa'sjon] [bı'jond] [ r̄i'zən ]

 

Significa lo anterior que la primera palabra tendría marcado el acento prosódico en la primera sílaba (PA) y, además de ello, que el uso doble de la letra S, se pronunciaría de manera muy similar a como se pronuncia la combinación de las letras C y H en el español, aunque en forma mucho más suave. La segunda y tercera palabras tendría puesto el acento en la primera sílaba BE o BI y REA o RI, respectivamente, pero como quiera que la expresión Passion Beyond Reason no es conocida en el idioma local, no es dable esperar que una persona del común las pronuncie correctamente, pues es un hecho notorio que en nuestro país el consumidor medio normalmente no domina ese idioma ni conoce sus reglas fonéticas. En ese orden de ideas, lo más probable es que las tres voces que conforman ese signo se pronuncien de manera distinta, marcando el acento prosódico en otras sílabas, más aún cuando en nuestro idioma las palabras que terminan con la letra N, antecedida por una vocal, tienen marcado por regla general el acento prosódico en la sílaba final resultante. Por ende, la palabra Passion se pronunciaría Passion, igual a como se pronuncia la marca registrada (Pasión). De otro lado, las palabras Beyond y Reason, serían pronunciadas por un consumidor medio marcando el acento en la desinencia, así: Beyond Reason.

En todo caso, no puede la Sala soslayar que en la marca compuesta cuyo registro fue denegado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la expresión Passion se encuentra acompañada por los vocablos Beyond Reason, que además de producir un efecto visual bien particular, determinan que en el plano auditivo el signo solicitado sea distinto del registrado, imprimiéndole a la marca denegada “la suficiente eficacia particularizadora”, contribuyendo a que las semejanzas que se advierten entre los términos Pasión y Passion, por el hecho de coincidir en sus raíces y desinencias, si bien no quedan diluidas por completo, en buena medida quedan morigeradas, más aún cuando los principios que orientan los procedimientos de cotejo marcario, indican que el signo compuesto solicitado debe ser analizado como un conjunto.

Así las cosas y reiterando las afirmaciones contenidas en la interpretación prejudicial, resulta claro que cuando las palabras añadidas a los vocablos coincidentes están dotados (sic) de la suficiente eficacia distintiva, no se genera ningún riesgo de confusión.

Desde el punto de vista conceptual, no se presenta tampoco ningún riesgo de confusión. Aunque la palabra Pasión, presenta entre otras las acepciones que se consignan a pie de página,(2) no resulta viable, por otra parte, entrar a establecer el significado de la marca denegada.

Si bien la expresión Passion Beyond Reason, podría traducirse, en gracia de discusión, como “Pasión más allá de la razón”, lo cierto es que ese significado es de suyo desconocido por la mayoría de los consumidores. Además de ello, no puede decirse que esa expresión sea evocativa de ningún producto o servicio en particular, motivo por el cual se impone catalogarla como signo de fantasía.

A propósito del tema, el Tribunal Andino de Justicia fue claro al mencionar en su interpretación prejudicial, que cuando el signo se encuentra integrado por palabras en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común, corresponde considerarlo como de fantasía, por lo que procede su registro.

Además de lo expuesto, estima la Sala que aunque el vocablo Pasión es de uso común en nuestro idioma, no puede afirmarse que lo sea en la esfera marcaria, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sólo tienen ese carácter los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, lo cual no sucede con este vocablo, pues como ya se anotó, no tiene relación alguna con los productos de la clase 32 solicitada, ni con la clase 30 opositora.

En cuanto concierne a la marca Pasión, observa la Sala que en el plenario no obran los medios de prueba que la acrediten su notoriedad, lo cual impide otorgarle la protección ampliada a que se refiere el ordenamiento jurídico comunitario.

Como complemento de lo expuesto, considera la Sala que en el asunto bajo examen no se presenta ningún riesgo de “Confusión indirecta”, la cual ha sido definida por el tratadista Jorge Otamendi en los siguientes términos:

La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho de "excluir" a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión, y ya veremos los casos, se ha reconocido una extensión del derecho para evitarla. La Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido en forma reiterada al sostener que: Aunque el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos distintos, corresponde, no obstante, hacer lugar a la oposición cuando concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos que adquiere, con la posibilidad consiguiente de que algún comerciante o industrial aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigio ajenos.

El hecho de que la marca solicitada esté destinada a distinguir cervezas exclusivamente, y que la marca registrada, por su parte, identifique entre otros algunos productos que sirven de insumo para la elaboración de tales bebidas, no significa necesariamente que los consumidores vayan a incurrir en confusión o asociación de los productos o de las empresas que los producen y/o comercializan. En ese mismo orden de ideas, el hecho de que las cervezas y la cebada se comercialicen en los mismos establecimientos (tiendas por departamentos o tiendas de abarrotes), no significa que los consumidores promedio vayan a colegir que las bebidas y granos antes señalados sean producidos y/o comercializados por la misma empresa.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, la Sala estima que las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A., tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 7972 del 30 de marzo de 2006, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 27679 del 24 de octubre de 2005 y en su lugar, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Meals de Colombia S.A., denegándose el registro de la marca Passion Beyond Reason, solicitada por San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta S.A., para identificar productos de la clase 32 internacional.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior se ORDENA a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Passion Beyond Reason, solicitada por San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta S.A. y expedir el correspondiente certificado de registro.

TERCERO. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.»

(2) pasión.

(Del lat. passĭo, -ōnis, y este calco del gr. πáάθος).

1. f. Acción de padecer.

2. f. por antonom. pasión de Jesucristo.

3. f. Lo contrario a la acción.

4. f. Estado pasivo en el sujeto.

5. f. Perturbación o afecto desordenado del ánimo.

6. f. Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona.

7. f. Apetito o afición vehemente a algo.