Sentencia 2006-00342 de septiembre 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001-03-24-000-2006-00342-00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Fabrica de Especias y Productos EL REY S.A.

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo OLEOREY, cuyo registro se concedió para distinguir “productos de aceites y grasas comestibles” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) Carezcan de distintividad;

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo hace una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca OLEOREY, a favor de Ovidio Nicolás Ovalle Poveda, para distinguir “productos de aceites y grasas comestibles” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos(1)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestionada
Marca previamente registrada
OLEOREY
(mixta clase 29)
EL REY
(nominativa clase 29)
EL REY
(mixta clase 29)
S 2006-00342IM1.jpg
EL REY







S 2006-00342IM2.jpg

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(2), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Así, en el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor.

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas OLEOREY y EL REY; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula OLEO que contiene la marca cuyo registro se cuestiona es de uso común dentro de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo(3).

De hecho, la Sala advierte que la partícula OLEO es de uso común dentro de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 10 marcas registradas en dicha clase la contienen (OLEOCOSTA, OLEOCALI, OLEORUIZ, OLEOSER, OLEOLLANO, OLEOPACK, OLEOMAX, OLEOCESAR, OLEOSOL y OLEOPURO). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

5.1.1. Comparación ortográfica(4) y fonética(5). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de la marca cuyo registro se cuestiona y de la marca previamente registrada a favor de la actora, en forma sucesiva, es como sigue:

REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, REY, EL REY, EL REY,

De la confrontación que se hace la Sala advierte que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas, pues la partícula REY, que es la que posee la fuerza distintiva, es idéntica en ambos signos, y por lo tanto ellos se perciben de forma similar y genera sonidos análogos al ser pronunciados.

5.1.2. Comparación ideológica(6). 

Así mismo, encuentra la Sala que existe identidad conceptual entre el elemento diferente de la marca cuyo registro se cuestiona y de la marca previamente registrada a favor de la actora, pues ambos evocan en la mente del consumidor medio la misma idea, referida a lo que se entiende por la palabra REY, es decir, “Monarca o príncipe soberano de un reino”.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética e identidad conceptual entre las los signos OLEOREY y EL REY, por cuanto ambas marcas se perciben de forma similar, generan un sonido parecido al ser pronunciadas y generan la misma idea en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca OLEOREY se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor, al grado de que el comprador adquiera un producto determinado con la creencia de que está comprando otro, y/o a asocie los productos de OLEOREY y EL REY con un origen empresarial común.

5.1.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(7).

(...).

Sobre el riesgo de asociación, el tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica””(8).

En el caso sub examine el registro de la marca OLEOREY se otorgó para distinguir, dentro de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, “productos de aceites y grasas comestibles”; y el registro que se había concedido previamente al signo EL REY, se concedió para identificar todos los productos que ampara la misma clase internacional, es decir, “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en la misma clase.

Ahora bien, aplicando las reglas del tribunal de justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que las marcas OLEOREY y EL REY distinguen productos de la misma clase.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“... el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31”.

En este orden de ideas, debe a continuación la Sala realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si el signo OLEOREY es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que las marcas OLEOREY y EL REY distinguen “aceites y grasas comestibles” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 29, permite constatar que la marca OLEOREY no es suficientemente distintiva respecto de EL REY, pues los productos para los cuales se solicitó su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada, y porque la partícula OLEO que antecede a REY, no le imprime suficiente distintividad respecto de la marca que le es semejante.

Además, debe destacarse que el registro de la marca OLEOREY genera riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, pues lo lleva a asociar los productos que esta distingue con aquellos que identifica EL REY, pues ambas marcas distinguen iguales productos, que se publicitan y comercializan por los mismos medios y tienen una misma finalidad. De hecho, para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equivocada que los productos de la clase 29 identificados con la marca OLEOREY, constituyen una nueva línea de productos de EL REY, generando riesgos de asociación que se deben evitar.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo OLEOREY, cuyo registro se concedió para distinguir “productos de aceites y grasas comestibles” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, induce al público a error, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca ATUN EL REY, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se constató que era confundible con la marca EL REY, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“Así las cosas, el resultado es que ambas marcas “ATÚN EL REY” y “EL REY” en su estructura ortográfica, fonética y conceptual es idéntica, pues la palabra ATÚN que hace parte de la denominación de la marca de la actora, es genérica, por describir uno de los productos de la clase 29 internacional, la cual no puede ser objeto de apropiación, dado que puede ser empleada por cualquier empresario como elemento adicional a su marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino expresa:

“La expresión genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate” (fl. 295).

De manera que frente a la pregunta ¿qué es? la respuesta lógica es “ATÚN EL REY”, en la que se aprecia que identifica ipso facto el producto que distingue la marca cuestionada, que no es otro que el pescado “ATÚN”, el cual se encuentra comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “ATÚN EL REY”, ortográfica, fonética y conceptualmente presenta plena identidad con la marcas opositoras registradas “EL REY”, lo cual, genera riesgo de confusión indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, no solo por la identidad que presentan sino porque amparan los mismos productos y, por lo tanto, ambas marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado de alimentos”(9).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 32310 de 2005 (nov. 30), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de Ovidio Nicolás Ovalle Poveda, el registro de la marca OLEOREY, para distinguir “productos de aceites y grasas comestibles” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

(2) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

(3) Interpretación prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(6) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(7) Proceso 109-IP-2002, publicado en la GOAC 914, de 1º de abril de 2003, marca: “Chilis y diseño”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(8) Proceso 70-IP-2008, publicada en la GOAC 1648 de 21 de agosto de 2008. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(9) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de abril de 2010, actora: Compañía Atunera del Pacifico S.A., Rad. 11001032400020030027401, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.