Sentencia 2006-00369 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2006-00369-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad.

Actora: Bogotá Beer Company S.A.

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV.- Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las resoluciones acusadas resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Bogotá Beer Company S.A. y concedió el registro de la marca “Bogotana” (mixta), para distinguir bebidas no alcohólicas, productos comprendidos en la clase 32 internacional.

En primer lugar, en relación con el indebido agotamiento de la vía gubernativa, la Sala reitera la jurisprudencia expresada en diferentes sentencias(1) en cuanto ha considerado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera al acudir ante la Jurisdicción Contenciosa fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa, exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de la demanda con los requisitos del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto la Sala se referirá a los cargos esgrimidos por la actora sobre los cuales haya explicado el concepto de violación. Lo antes dicho, porque unas son las causales de revocabilidad de un acto administrativo y otras las de anulación, en donde estas últimas pueden ser propuestas ante esta Jurisdicción contenciosa.

De igual manera, el estudio de fondo debe ser exhaustivo y pormenorizado frente a las normas que rigen la materia y la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso., en la cual señaló que de acuerdo con lo solicitado por esta Sección interpretaba los artículos 134, literales a) y b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no lo haría respecto del artículo 135, literal i), ídem, por no ser aplicable al caso concreto(2).

Las normas que el actor consideró violadas y fueron interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, disponen:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación”.

La controversia se contrae a establecer si la marca “Bogotana” (mixta) registrada, para distinguir bebidas no alcohólicas, productos de la clase 32 internacional, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, como lo asevera la actora, con respecto a la marca “Bogotá Beer Company” (nominativa) de la Clase 32 previamente registrada.

Afectos (sic) de resolver el asunto, se debe tener en cuenta que mediante la Resolución 2980 de 31 de enero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición presentada por las sociedades Leona S.A. y Bavaria S.A. y:

“ART. SEGUNDO.—Conceder el registro de

La marca: Bogotá Beer Company (nominativa) (las expresiones Beer Company irán como explicativas).

Para distinguir: Cervezas comprendidos en la octava edición de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

(…)”.

En las consideraciones de la anterior resolución, la Superintendencia explicó que el signo era registrable, en tanto “la denominación Bogotá Beer Company cumple a satisfacción con el requisito de distintividad, si bien involucra elementos de carácter genéricos o descriptivos, cuenta con otros que permiten darle distintividad; (…) de lo anterior se derivan dos circunstancias especiales, la primera que el signo es registrable y apropiable, solo en lo que se refiere a la denominación Bogotá, luego, se concede el conjunto, con la salvedad de que el uso exclusivo se otorga sobre la denominación y la disposición de los elementos que la componen. La segunda consecuencia, implica que si bien las expresiones Beer Company forman parte del conjunto, en atención a la necesidad de incluir expresiones genéricas y descriptivas para facilitar la comercialización del servicio, sobre ellas no hay exclusividad, son de carácter explicativo, pueden ser usadas en el mercado por cualquier empresario, lo que quiere decir que la sociedad solicitante no podrá oponerse con éxito al registro de las marcas que las contenga”.

Entonces atendiendo lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida para el caso sub judice, las palabras “Beer Company” del signo registrado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, que la parte explicativa del signo debe ser excluida de la comparación de los signos en conflicto; teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a efectuar el análisis comparativo de las marcas en conflicto, en los siguientes términos:

Como se trata de comparar una marca mixta “Bogotana” con una nominativa “Bogotá”, la Sala procederá a examinar si en la primera predomina el elemento denominativo o el gráfico.

Marca cuestionadaMarca registrada
Bogotana
Bogotá
Beer Company (como explicativa)

Se observa que en la marca “Bogotana” (mixta) el elemento nominativo predomina sobre el elemento gráfico, pese a que la figura represente unos edificios en la noche delimitados por un círculo, pues lo que resalta son las palabras en letra minúscula especial o característica. En consecuencia, la marca mixta “Bogotana” se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marca denominativa “Bogotá”.

Siguiendo el direccionamiento del Tribunal Andino de Justicia, la Sala entonces procederá al cotejo de los signos denominativos, para constatar si entre estos hay suficiente distintividad de manera que no exista algún riesgo de confusión:

Marca registrada cuestionada
Clase 32 internacional
Marca registrada con anterioridad
Clase 32 internacional
Bogotana
(mixta)
Bogotá

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte, la semejanza determinante de error en el público común y la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor.

El otro requisito es que el signo cuestionado se asemeje de tal manera al anteriormente registrado, que cree confusión en el público consumidor, es decir, la persona que va a adquirir el producto, a quien también se protege a través de la marca.

Los productos que ambas marcas pretenden amparar son de la clase 32 internacional, para distinguir bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, de manera que en principio se cumpliría uno de los requisitos para que la marca sea irregistrable.

En orden al análisis del segundo requisito, procede la comparación entre los vocablos:

Bogotá – Bogotana

Para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico, así como en el conceptual o ideológico.

Las marcas comparadas tienen en común las seis primeras letras que son idénticas y se encuentran en el mismo orden o secuencia, que en el caso de la expresión “Bogotá” son las únicas y en el caso de “Bogotana” solo tiene dos letras más al final; sin embargo, la expresión Bogotana tiene una letra característica y está escrita en minúsculas, como ya se observó.

En cuanto al aspecto fonético, si bien ambas tienen el acento en la sílaba ta se tiene que “Bogotá” es una palabra con acento agudo y “Bogotana” es una palabra grave, lo que hace que en el plano auditivo y fonético sean distinguidos los signos por parte del consumidor; ello se refleja al comparar las marcas en conflicto sucesivamente, así:

Bogotá-Bogotana-Bogotá-Bogotana-Bogotá-Bogotana-Bogotá

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, las expresiones tienen diferente significado, mientras Bogotá es una ciudad, Bogotana es el gentilicio femenino de una persona nacida en Bogotá o de un producto o servicio que tiene origen en Bogotá.

En relación con las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, pese a que los signos enfrentados son de la misma clase 32 internacional, varias razones llevan a la Sala a considerar que esta no existe, pues la marca registrada “Bogotá Beer Company” se concedió, como ya se vio, para distinguir cervezas, producto que por regla general es una bebida alcohólica, mientras que la marca registrada “Bogotana” distingue bebidas no alcohólicas, luego el género es distinto, así como su finalidad; los productos tienen diferentes canales de comercialización, diferentes medios y maneras de publicidad, no son intercambiables, no se pueden considerar complementarios, uno no es accesorio del otro, el consumidor del primero es una persona adulta, pues su consumo está restringido a estos y el consumidor del segundo es masivo, es el público en general.

De lo anterior se colige que las marcas tienen suficiente distintividad, puesto que enfrentadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar riesgo de confusión en el público consumidor ni sobre el producto ni sobre su origen empresarial, porque, se repite, no son de la misma naturaleza; además cada una de las marcas enfrentadas tiene elementos adicionales que la hacen distintiva.

Por lo anterior la Sala denegará las pretensiones de la demanda, pues la marca registrada “Bogotana” (mixta) para distinguir productos de la clase 32 internacional, no está incursa en causal de irregistrabilidad con respecto a la marca “Bogotá Beer Company” de la misma clase, previamente registrada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de noviembre de 2014».

(1) Sentencia de 29 de octubre de 1999, C.P. Delio Gómez Leyva, Exp. 9557; sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. María Claudia Rojas Lasso, Exp. 2001 00418-01; sentencia de 11 de diciembre de 2006, Exp. 2001-00413-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

(2) “ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) .

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”.