Sentencia 2006-00372 de agosto 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200600372 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Meals de Colombia S.A.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Rocoto, cuyo registro se solicitó para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro...

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca Rocoto, a favor de Alicorp S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre esta y la marca Bocato, previamente registrada a su favor en la misma clase internacional.

6.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

 

Marca cuyo registro se cuestionaMarca previamente registrada
Rocoto (nominativa clase 30)Bocato (nominativa clase 30)Bocato (mixta clase 30)
RocotoBocato
bocato.bmp

 

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otra previamente registrada, que es nominativa y mixta, debe recordarse lo dicho por el tribunal en la interpretación prejudicial 134-IP-2009:

“Como regla general, cuando el juez consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).

Con base a estos criterios el juez consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión y/o de asociación”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Rocoto y Bocato.

6.1.1. Comparación ortográfica(2). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto,

Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto,

Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto,

Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto, Bocato, Rocoto,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto advierte la Sala la que no existe semejanza ortográfica entre ellas. De hecho, se observa que a pesar de que ambas tienen la misma longitud, ya que el número de letras y sílabas que las componen es idéntico; lo cierto es que no se asemejan debido a que las dos primeras sílabas que las componen son diferentes, pues mientras que la marca cuyo registro se cuestiona está conformada por las sílabas RO y CO, la marca previamente registrada a favor de la actora lo está por las sílabas BO y CA.

6.1.2. Comparación fonética(3). 

En un mismo sentido, se advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues además de que la sílaba tónica de cada una de ellas es diferente, al pronunciar las marcas en su conjunto se generan sonidos distintos. En efecto, mientras que en la marca cuyo registro se cuestiona sobresale el sonido de la consonante sonante, oral, vibrante R seguido de la vocal abierta O, del sonido consonante obstruyente, oclusivo, velar de la consonante C seguido de la vocal abierta O y de la consonante obstruyente, oclusiva, dental T seguida de la vocal abierta O; en la marca previamente registrada a favor de la actora se destaca el sonido de la consonante obstruyente bilabial B seguido de vocal abierta O, del sonido consonante obstruyente, oclusivo, velar de la consonante C seguido de la vocal abierta A y de la consonante obstruyente, oclusiva, dental T seguida de la vocal abierta O.

6.1.3. Comparación ideológica(4). 

Asimismo, se encuentra que no existe semejanza conceptual entre las marcas, pues mientras que por Rocoto se entiende “m. Perú. Planta herbácea de la familia de las Solanáceas que da un fruto grande, de color rojo, verde o amarillo y muy picante”; por Bocato, que es un signo evocativo, se entiende lo que significa la palabra bocado, que es “porción de comida que naturalmente cabe de una vez en la boca”.

En conclusión, se observa que no existe semejanza ortográfica, fonética ni ideológica entre las marcas Rocoto y Bocato, por cuanto dos (2) de las tres (3) sílabas que las componen son diferentes, generan un sonido distinto al ser pronunciadas y evocan ideas diferentes en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca Rocoto genera confusión en el público consumidor, al grado de que, como lo afirma la demandante, el comprador confunda los productos que distinguen las marcas Rocoto y Bocato, o los asocie con un origen empresarial común.

6.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 del 21 de agosto de 2008)”.

En el caso sub examine los registros de las marcas Rocoto y Bocato se otorgaron para distinguir la totalidad de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que, según su tenor literal, dispone lo siguiente:

“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que las marcas Rocoto y Bocato distinguen iguales productos en la misma clase internacional.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“... el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: en la clase 30 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 30”.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si Rocoto es registrable o se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Rocoto se otorgó para distinguir los mismos productos para los cuales se concedió el registro de la marca Bocato. Sin embargo, lo anterior, dentro del contexto de la clase 30, permite constatar que la marca Rocoto es suficientemente distintiva respecto de Bocato, pues a pesar de que los productos para los cuales se concedió su registro son los mismos que distingue Bocato y, por ende, pueden publicitarse y comercializarse por los mismos medios y tienen una misma finalidad; lo cierto es que las diferencias de orden ortográfico, fonético e ideológico que presentan las marcas hacen a la marca Rocoto sea diferente de la marca Bocato, y suficientemente distintiva en el mercado, haciendo que su registro no genere riesgo de confusión en el público consumidor.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Rocoto, cuyo registro se concedió para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca Piccolin, porque se advirtió que no era confundible con la marca Pequeñín, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Piccolin se otorgó para distinguir “pañales desechables” y aquel que se había concedido previamente a la marca Pequeñin es para distinguir, entre otros, los mismos productos. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 16, permite constatar que la marca Piccolin es suficientemente distintiva respecto de Pequeñin, pues a pesar de que identifica los mismos productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que ambas marcas son diferentes y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta, producen un sonido diferente al ser pronunciadas, y la primera no generan una idea en la mente de los consumidores mientras que la segunda sí.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Piccolin, cuyo registro se solicitó para distinguir “pañales desechables” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntico ni similar a la marca Pequeñín”(5).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, radicado 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 4 de julio de 2013, actora: Zaimella del Ecuador Cía. Ltda., radicado 110010324000200200364 01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.