Sentencia 2006-00376 de noviembre 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Radicación: 11001032400020060037600

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actora: Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Prevenir S.A.

Tema: Registro marcario - examen de registrabilidad - causales de irregistrabilidad - reglas de cotejo - marcas en conflicto: prevenir y porvenir

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico

Corresponde a la sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 21605 de 31 de agosto de 2000 y 36466 de 31 de octubre de 2001, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca prevenir (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar que la misma es confundible con las marcas porvenir (mixtas y nominativas), registradas bajo los certificados 225820 (clase 42), 179496 (clase 36), 225467 (clase 36), 179495 (clase 35) y 225397 (clase 35) y con el nombre comercial porvenir, registro

Las marcas enfrentadas y el nombre comercial en el presente asunto son las siguientes:

PREVENIR

Registro 253957

Signo solicitado

Sentencia 2006-00376 de noviembre 17 de 2017 i1
 

Registro 179496

Marca registrada

PORVENIR

Registro 225397

Marca registrada

PORVENIR

(nominativa)

Registro 225467

Marca registrada

Sentencia 2006-00376 de noviembre 17 de 2017 i2
 

Registro 225820

Marca registrada

PORVENIR

Nombre Comercial

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio

Como disposiciones violadas la parte actora cita el artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los cuales disponen lo siguiente:

“[…] ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

[…].

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro […]”.

V.3. El examen de registrabilidad

De la lectura detallada de la norma antes transcritas, la sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

En relación con el riesgo de asociación, el mismo tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”. (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado(4).

Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente(5):

“[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”.

Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”(6).

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5. El caso concreto

V.5.1. Comparación de los signos

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

PREVENIR

Registro 253957

Signo solicitado

Sentencia 2006-00376 de noviembre 17 de 2017 i1
 

Registro 179496

Marca registrada

PORVENIR

Registro 225397

Marca registrada

PORVENIR

(Nominativa)

Registro 225467

Marca registrada

Sentencia 2006-00376 de noviembre 17 de 2017 i2
 

Registro 225820

Marca registrada

PORVENIR

Registro

Nombre comercial

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos

Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta corporación.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

PREVENIR
12345678

Signosolicitado 

PORVENIR
12345678

Marcasopositoras 

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo “Prevenir” está compuesto por 8 letras, que puede ser dividido en tres sílabas: PRE - VE - NIR. El signo distintivo “Porvenir” está compuesto por 8 letras y puede ser dividido, igualmente, en tres sílabas: POR - VE - NIR.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten las dos últimas sílabas. No obstante, debe precisarse que el prefijo PRE del signo acusado se diferencia de la partícula POR de las marcas previamente registradas.

En cuanto al aspecto fonético, el despacho no observa un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, tal y como se observa a continuación:

PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR – PORVENIR

PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR

PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR

PREVENIR – PORVENIR – PREVENIR – PORVENIR - PREVENIR - PORVENIR

En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, conforme se puede apreciar del análisis de los signos en cuestión, realizado líneas atrás.

En cuanto a la similitud ideológica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial señaló que la misma “[…] se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante […]”.

Al respecto, la sala estima que entre los signos PREVENIR marca debatida y PORVENIR marca opositora no se presenta dicha similitud, por cuanto sus significados evocan en la mente de sus respectivos consumidores ideas totalmente diferentes.

En efecto, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua los significados conceptuales resultan ser disimiles, como se observa:

Prevenir(7): “[…] 1. tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. 2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. 3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo. 4. tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo. 5. tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndolo a prejuzgar personas o cosas. 6. tr. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción. 7. prnl. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo […]”.

Porvenir(8): “[…]1. m. Suceso o tiempo futuro. 2. m. Situación futura en la vida de una persona, de una empresa […]”.

En síntesis, si bien es cierto que los signos comparten algunas vocales y consonantes, también lo es que la primera sílaba de las marcas en conflicto permite diferenciarlas ortográfica y fonéticamente, circunstancia que no impide su coexistencia en el mercado al no generar riesgo de confusión

Aunado a lo anterior, debe advertirse que el aspecto conceptual prima en el análisis de registrabilidad, dado que mientras el signo solicitado significa preparar o disponer con anticipación lo necesario para un fin, la expresión porvenir significa suceso o tiempo futuro, conceptos que, por lo demás, no son sinónimos.

Sobre el particular, estima la sala recordar que la Sección Primera en la sentencia de 1º de noviembre de 2012(9), en la cual se enfrentaron las marcas Prevenir Fondo de Protección Financiera Avancemos y Porvenir, se concluyó que entre las expresiones Prevenir y Porvenir no existe riesgo de confundibilidad. En dicha oportunidad se consideró lo siguiente:

“[…] Ahora bien, que el fragmento PREVENIR tenga cierta similitud con PORVENIR, a juicio de la sala, no genera confusión entre el público consumidor, pues la raíz PRE del signo acusado resalta la diferencia en relación con POR de la marca de la demandante, aunado a que la palabra AVANCEMOS destaca con mayor razón tal discrepancia.

[…]

A juicio de la sala, no resiste análisis conceptual entre las marcas “Prevenir Fondo de Protección Financiera Avancemos” marca debatida y “Porvenir”, “Prever ARP Colseguros” y “Prever”, marcas opositoras, por cuanto sus significados evocan en la mente de sus respectivos consumidores ideas totalmente diferentes.

En síntesis, para la sala no existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales significativas entre las marcas en conflicto, ya que de acuerdo con el estudio realizado, son más las diferencias que las semejanzas, lo cual hace que la marca cuestionada “Prevenir Fondo de Protección Financiera Avancemos”, pueda ser objeto de registro […]”.

Ahora bien, en cuanto al argumentó de la parte actora relacionado con el hecho de que el signo cuestionado es confundible igualmente con su nombre comercial Porvenir, la sala pone de presente que, como se explicó líneas atrás, entre los signos Prevenir y Porvenir no existen similitudes que puedan poner en peligro a sus respectivos consumidores.

Por lo anterior, para la sala resulta irrelevante analizar el acervo probatorio aportado por la sociedad actora, esto es, el relacionado con el uso real, efectivo y constante del nombre comercial, por cuanto las diferencias señaladas líneas atrás entre estos dos signos distintivos descartan la valoración de dichas evidencias, al igual que las pruebas acerca de si el signo Porvenir es una marca notoriamente conocida como lo argumentó el actor.

Finalmente, y como lo bien lo ha sostenido esta corporación judicial de manera reiterada, al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan.

En suma y siguiendo el antecedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado, para la sala la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en los literales a), b) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “Burbuja video 2000”.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “Bolín bola”.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “Canaleta 90”.

7 http://dle.rae.es/?id=U9JkQmL

8 http://dle.rae.es/?id=Tm3M3va

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de noviembre de 2012. Rad.: 2006 – 00397. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.