Sentencia 2006-00387 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2006-00387-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: The Coca-Cola Company

Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Atendiendo las pretensiones de la actora, las razones en que cimenta las mismas, así como los fundamentos expuestos por la entidad demandada y el tercero interesado para oponerse a aquellas, le corresponde a la Sala responder si el registro de una marca figurativa para amparar los productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional otorgado a la sociedad Pepsico, Inc., cumple con los requisitos establecidos en las normas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la interpretación prejudicial 82-IP-2011.

2. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 82-IP-2011, y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad dada en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486

“(...)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...)

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...)

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro.

(...)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero”.

(...)”.

3. Análisis de los cargos.

Siguiendo los derroteros que a bien dispuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y comoquiera que se ha delimitado el problema jurídico que las partes le plantean a la Sala, deberá realizarse el examen de registrabilidad del signo cuyo registro se cuestiona, de forma que se logre establecer si este cumple con los requisitos exigidos por la normas comunitarias arriba citadas.

En ese orden, lo primero que debe señalarse es que la oposición al registro marcario se presenta por el titular de diferentes marcas previamente registradas, cuatro de ellas mixtas y una figurativa, de manera que habrá lugar a explicar previamente las reglas que deben seguirse para realizar el cotejo marcario.

Precisamente, las marcas mixtas son aquellas que se encuentran conformadas por dos elementos a saber: uno gráfico y uno nominativo, que se registran en conjunto para formar un solo signo distintivo. Las figurativas, no contienen elemento denominativo alguno ya que se componen exclusivamente por una imagen visual que puede o no tener contenido conceptual.

En consecuencia, las reglas cuando se tratan de comparar estos signos difieren según la confrontación planteada para el caso concreto, de manera que una será la forma de realizar el cotejo cuando se comparen entre sí marcas figurativas, y otra cuando ello se haga entre una marca de este tipo y una mixta.

En el primero de los eventos, estando las marcas a cotejar compuestas exclusivamente por una imagen, deberá advertirse si en el trazado de cada una de ellas hay similitud, esto es, si las figuras o líneas de dibujo que forman el signo son similares al grado de que puedan generar riesgo de confusión en el público consumidor. A lo anterior debe sumarse la constatación de la similitud que pueda haber del concepto que evoque el dibujo o gráfico, en otras palabras, si la idea que el gráfico suscita en la mente de quien lo observa es la misma.

Al respecto, la interpretación prejudicial dada para el asunto señala.

“El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la jurisprudencia sentada por este tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas”.

En lo concerniente a la comparación de un signo figurativo con otro mixto, lo primero que debe hacerse es verificar el elemento predominante de la marca mixta, si de ello resulta que es el componente denominativo el dominante en el signo, no habrá riesgo de confusión. Ahora, si el elemento predominante es el gráfico, deberá realizarse la comparación teniendo en cuenta los elementos propios del signo figurativo, es decir, el trazo y el concepto.

También en ese punto se manifestó el tribunal al señalar:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa” (proceso 023-IP-2004, marca: figurativa “Figura de una hormiga”, publicado en la Gaceta Oficial 1075, de jul. 2/2004).

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas”.

En vista de que las reglas que regirán el examen de registrabilidad se encuentran dadas, la Sala acometerá el correspondiente estudio para lo cual observa:

Marca cuyo registro se cuestiona

S2006-00387IMG1.jpg

Marca figurativa opositora

S2006-00387IMG2.jpg

Para la Sala, los trazos de los dibujos difieren ostensiblemente, la figura de la marca opositora se compone de un cuadrado en cuya parte inferior se ha resaltado la figura de onda o línea ondulada que lo atraviesa horizontalmente, empieza con un grosor considerable que se reduce en la mitad, y termina en el grosor inicial. Al parecer, se refleja la figura de una ola o de una onda, siendo ese el concepto que a primera vista puede llegar a asimilar un consumidor medio.

En cuanto la marca cuestionada, se trata de una figura en forma rectangular en cuyo interior se han combinado los colores rojo y amarillo, el primero de ellos en la parte superior y el segundo en la parte inferior, de tal modo que se crea un efecto visual de una línea ondulada. En este preciso punto del trazado radica la diferencia de una y otra marca, posición que fue expuesta por el tercero interesado en la contestación de la demanda y que comparte la Sala a plenitud.

Efectivamente, mientras en la marca opositora claramente se dibuja una línea ondular, en la marca del tercero interesado esta solo se aprecia gracias al efecto óptico que se produce por la forma en que están plasmados los colores, más no porque haya sido trazada dentro del rectángulo, tal y como acontece en la primera.

También conceptualmente se presentan diferencias, el signo cuestionado sugiere una especie de bandera ondeante, separándose de la idea que pueda generar en quien la observe respecto de la marca figurativa que se opone al registro que, como se dijo, refleja la figura de una ola o de una onda.

En consecuencia, la diferencia en el trazo y en el concepto entre las marcas figurativas desdibuja cualquier similitud dirigida a generar riesgo de confusión del público consumidor, por lo que el cargo referido a la semejanza entre los signos estudiados no se encuentra llamado a prosperar.

En cuanto el cotejo con las marcas mixtas, se encuentra que el elemento predominante en estas es la denominación “COCA-COLA”, para lo cual se puede apreciar:

Marcas mixtas opositoras

S2006-00387IMG3.jpg

El elemento predominante en una marca mixta se obtiene por medio de percepción, de forma tal que se constate cuál de sus componentes, si el gráfico o el denominativo, causa más impacto en la mente del consumidor medio. En consecuencia, es la fuerza de la palabra coca-cola la que asume mayormente la distintividad de los signos mixtos que ejercen la oposición al registro, por lo que, conforme se anotó en las reglas de cotejo dictadas en los párrafos anteriores, no puede predicarse similitud entre el signo figurativo y los signos mixtos, quedando también en este aspecto desvirtuado el cargo de la demandante.

Finalmente, resulta innecesario referirse a la notoriedad alegada por la demandante respecto sus marcas, ya que el riesgo de confusión ha sido enervado por la ausencia de similitud, lo que equivale a decir que, siendo el objeto de protección del signo notoriamente conocido el que no se registren marcas que le sean similares o idénticas, este no se advierte atropellado en el presente asunto dado que, se reitera, no existe similitud alguna entre los signos en contienda.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 15 de agosto de 2013».