Sentencia 2007-00006 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 110010324000-2007-00006-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Smithkline Beecham Biologicals S.A.

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Por virtud de lo dispuesto en la Resolución 8446 del 5 de abril de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “Vacunas con base en composiciones adyuvantes de saponinas y oligonucleotido-inmunoestimulantes”, solicitado por la sociedad actora, invocando la existencia de las anterioridades ya mencionadas en esta providencia y que afectan tanto la novedad como el nivel inventivo de dicha creación. Por otra parte, la Resolución 17454 del 30 de Junio de 2006, rechazó el recurso de reposición que esta última interpuso, por estimar que el mismo no cumplía con las exigencias legales establecidas por el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo.

Acude ahora la firma Smithkline Beecham Biologicals S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por considerar que los actos antes mencionados son contrarios a las disposiciones que en su libelo se señalan como violadas. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala establecer si el peticionario podía modificar la solicitud de patente al momento de interponer el recurso de reposición contra el acto administrativo que denegó el privilegio solicitado; y en caso afirmativo, si es procedente ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que continúe el trámite de la solicitud de patente de que trata el Expediente 27742.

La sociedad actora, como ya se expresó, considera que la existencia de las anterioridades invocadas por la administración dejó de ser relevante en este caso, pues en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 8446 del 5 de abril de 2006, restringió el alcance de las reivindicaciones inicialmente presentadas, quedando superada la afectación de la novedad y del nivel inventivo de la creación que se quiere patentar. Por lo mismo, considera que no hay lugar a denegar el privilegio solicitado.

2. Disposiciones comunitarias aplicables.

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial rendida con destino a este proceso, las normas aplicables en el asunto sub examine son los artículos 1º, 2º, 4º y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención fue radicada el 14 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo texto es del siguiente tenor:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(...).

ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(...).

ART. 17.—El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“Disposiciones transitorias

Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

3. Precisiones preliminares.

Antes de entrar a decidir el fondo de la controversia y teniendo en cuenta las censuras expuestas en la demanda, resulta necesario hacer referencia a los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico comunitario para la patentabilidad de una invención; precisar hasta qué momento un solicitante puede modificar la solicitud de patente; definir cuándo se pone fin a la actuación administrativa; y, por último, se impone hacer algunas consideraciones referidas a la sustentación de los recursos de reposición.

En cuanto a lo primero, es necesario señalar que las normas anteriormente trascritas consagran la patentabilidad de todos aquellos productos y procedimientos que sean nuevos, que tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. En virtud de ello, la invención que se reivindica por parte del solicitante, debe ser el fruto de su actividad creativa y significar un avance en el “estado de la técnica”, a lo cual se suma la exigencia de que dicho producto o procedimiento puedan ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

La novedad, tal como lo menciona el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación, significa que el invento que es objeto no puede estar comprendido en el estado de la técnica, esto es, en el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, pues en el caso de haber sido accesible al público por cualquier medio —sin que tenga ninguna relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad—, la invención deja de ser nueva y por ende no puede ser patentada.

Es pertinente aclarar, en todo caso, que la novedad no necesariamente dice relación con todos y cada uno de los componentes de la invención, debiendo entenderse que algunos o la totalidad de ellos, bien pueden ser conocidos de manera anticipada, bajo la condición, claro está, de que la combinación de los mismos genere un producto o un procedimiento desconocido anteriormente, de tal suerte que se produzca un salto cualitativo, es decir, un avance con respecto a la técnica existente. De igual modo, es menester tener presente que la novedad de un producto o procedimiento, significa de suyo que ni aquel ni este pueden estar comprendidos en el estado de la técnica, sea cual fuere el país en el cual se haya tenido conocimiento de los mismos.

En cuanto a lo segundo, no puede la Sala ignorar el criterio expresado en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia según el cual, las solicitudes de patente de invención pueden ser modificadas por el peticionario en cualquier estado del trámite, siempre y cuando ello no entrañe una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, tal como lo prescribe el artículo 17 de la Decisión 344. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha disposición se limita simplemente a consagrar la posibilidad de realizar la modificación de la solicitud, sin entrar a precisar un límite temporal para ello, debiendo entenderse en todo caso que la modificación puede ser presentada en cualquier momento, mediante una nueva presentación de las reivindicaciones, siempre y cuando no se haya adoptado una decisión definitiva que resuelva de fondo la solicitud.

En ese orden de ideas, por tratarse de un tema estrictamente procesal que es propio de nuestro derecho interno, corresponde a esta corporación evaluar, tal como lo anota el precitado tribunal comunitario, si de conformidad con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, procede la modificación de la solicitud al momento de interponer un recurso administrativo contra el acto que denegó el privilegio deprecado y si la impugnación puede fundamentarse en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial, o si aquella debe circunscribirse exclusivamente a los aspectos referidos a la legalidad de la decisión que es objeto de controversia.

Pues bien, para dar respuesta a la inquietud planteada, es preciso considerar lo dispuesto por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“ART. 50.—Recursos en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”.

De conformidad con la norma trascrita, los recursos de vía gubernativa, esto es, los de reposición, apelación y queja, proceden contra los actos definitivos entendiéndose por tales aquellas decisiones “... que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”.

Dicho de otra manera, en el ordenamiento jurídico nacional, la decisión definitiva, esto es, aquella mediante la cual se ha puesto fin a una actuación administrativa, independientemente de que haya sido promovida por un particular en ejercicio del derecho de petición, adelantada en cumplimiento de un deber legal o iniciada de manera oficiosa por la administración, es susceptible de ser impugnada ante la propia administración, mediante la interposición de los recursos de reposición, apelación y/o queja, según proceda en cada caso(3), lo cual permite concluir que la vía gubernativa es una etapa del procedimiento administrativo que tiene lugar con posterioridad a la expedición del acto administrativo definitivo, sea favorable o desfavorable, por medio del cual se ha decido el fondo del asunto o se pone fin a la actuación administrativa.

Por último resulta conveniente trascribir a continuación lo que establece el artículo 52, numeral 1º del Código Contencioso Administrativo, en cuanto a las exigencias formales y de contenido que deben reunir los recursos de reposición. Al respecto, el precepto en mención consagra lo siguiente:

“ART. 52.—Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente.

(...)”.

Significa lo anterior, que los recursos de reposición que se interpongan contra un acto definitivo, deben sustentarse manifestando de manera puntual las razones de hecho o de derecho por las cuales el recurrente estima que dicha decisión es contraria a derecho y que, por lo mismo, deben conducir a su aclaración, revocatoria o modificación.

4. El caso bajo examen.

Partiendo de las premisas consignadas en el acápite anterior y atendiendo las conclusiones contenidas en la interpretación prejudicial 034-IP-2011 de fecha 23 de septiembre de 2011, considera la Sala que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad, por las razones que se mencionan a continuación.

El apoderado de la parte actora estructura su inconformidad en el hecho de que la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, haya rechazado el recurso de reposición oportunamente interpuesto contra la resolución que denegó el privilegio de patente, soslayando el contenido del escrito mediante el cual se restringió el alcance de las reivindicaciones inicialmente presentadas, por estimar que con ello se queda sin sustento el argumento referido a la preexistencia de las anterioridades que llevaron a la superintendencia a concluir que la creación carecía de novedad y nivel inventivo.

En el sub lite, es cierto que la firma Smithkline Beecham Biologicals S.A., al interponer el recurso de reposición contra el acto definitivo, presentó un nuevo escrito de reivindicaciones, mediante el cual se restringe el alcance de las mismas. Sin embargo, la Sala considera que dicha modificación fue extemporánea, por cuanto fue radicada con posterioridad a la expedición del acto administrativo que puso fin a la actuación administrativa. Tal como se expuso en el acápite anterior, el hecho de que la presentación del nuevo escrito de reivindicaciones haya tenido lugar al momento de interponerse el recurso de reposición contra la Resolución 8446 del 5 de abril de 2006, releva a la entidad demandada del deber de pronunciarse de fondo con respecto al contenido de ese nuevo escrito, el cual no puede ser tenido en cuenta.

Por la razón anteriormente mencionada, la Sala considera que la decisión de rechazar el recurso de reposición adoptada por el Superintendente de Propiedad Industrial fue totalmente acertada, pues el apoderado de la precitada sociedad no expuso los motivos de su inconformidad tal como lo exige el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, y por lo mismo, el acto recurrido no podía ser objeto de aclaración, revocatoria o modificación, ni podía darse trámite al recurso en esas condiciones.

Expresado en otros términos, el hecho de haberse omitido la expresión de los motivos de inconformidad tenía que acarrear como consecuencia el necesario rechazo del recurso.

En claro como queda todo lo anterior y teniendo en cuenta que en la demanda no se formulan otros cuestionamientos distintos contra los actos acusados, concluye la Sala que la recurrente no logró desvirtuar la presunción de legalidad que los cobija, lo cual determina que se denieguen las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 7 de febrero de 2013.

(3) En tratándose de las controversias promovidas con ocasión de la denegación de una patente de invención.