Sentencia 2007-00015 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000 2007 0001500

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actor: Combustibles del Sur Ltda. Comsur Ltda.

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: El juez consultante debe analizar si el signo solicitado Self Service (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

TERCERO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable”(1).

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 15-IP-2011, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 párrafo primero, y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el literal f) del artículo 135 de la misma decisión.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…).

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

(…)

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

b) carezcan de distintividad.

(…).

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”.

Lo primero que encuentra la Sala es que las marcas demandadas son denominativas y como quiera que la actora solicita la nulidad absoluta de los actos administrativos que concedieron el registro de las marcas Self Service; Self Service Auto Servicio; Self Service Precio Justo; Self Service Medida Exacta; y Self Service Compare Precios, en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Héctor Leonardo Amézquita Maecha, por cuanto se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 134 párrafo primero, y 135, literales b), e) y g), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es preciso entrar a definir y establecer los requisitos para el registro de la marca, así como analizar si las marcas cuestionadas son genéricas, descriptivas, o corresponden a expresiones de uso común.

Ha sostenido el Tribunal de Justicia Andino, que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

De la anterior se deriva que la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

Según lo ha expresado el tribunal en la mencionada interpretación prejudicial:

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “Forma de una bota y sus suelas”, publicado en la Gaceta Oficial 1333, abr. 25/2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

No obstante, cuando se trata de un signo genérico, entendido como aquel que se refiera exclusivamente al género de los productos o servicios que pretenda distinguir, entonces carecería de distintividad y, por ende, sería irregistrable(2).

Para fijar la genericidad de los signos, tanto el tribunal como esta corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “Self Service” son de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente “Construcción, reparación, servicios de instalación” (servicios para los cuales se concedió el registro), entonces la respuesta obvia, no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún servicio cuya denominación genérica sea “Self Service”.

En cuanto a la descriptividad de una marca, el tribunal dijo en la interpretación prejudicial relacionada con el presente proceso que:

Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de signos denominativos compuestos, el tribunal ha manifestado: “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: Espuma carioca carnavalera mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1760, de 25 de septiembre de 2009.

El tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: “Migalletita”), publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001,

De lo anterior se deriva que, la marca denominativa “Self Service”, tampoco es descriptiva(3) , y por tanto no está incursa la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Se afirmó que la marca cuestionada no es descriptiva, por cuanto ante la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no designa ninguna cualidad o descripción o característica esencial de alguno de los productos, específicamente, de “Construcción, reparación, servicios de instalación”, para los que se concedió el registro de la marca “Self Service”.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia hace referencia a los signos compuestos por palabras en idioma extranjero y los signos de fantasía sobre los cuales sostiene lo siguiente:

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

De lo anterior concluye la Sala que las palabras no conocidas de un idioma extranjero se consideran como signos de fantasía cuyo registro es procedente, y si ellas acompañan a una denominación genérica la posibilidad de que ésta sea registrable aumenta.

Al respecto, es preciso indicar que la marca cuestionada “Self Service” está integrada por dos vocablos en idioma extranjero, uno de los cuales es Service que es de fácil comprensión por su semejanza a la expresión en castellano “servir” o “servicio”. No obstante, si bien es cierto que “Service” es similar al término servicio, no significa que por ese simple hecho sea irregistrable, pues al estar acompañada del vocablo “Self” que se encuentra al comienzo y que no es una palabra conocida por el consumidor medio en Colombia, es evidente que ésta le da al conjunto de la marca la distintividad suficiente que la hace registrable para los productos de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, máxime teniendo en cuenta que normalmente, al percibir visualmente la marca, la atención del consumidor medio se centra generalmente en la palabra inicial, que suele atraer más la atención del público que las palabras adicionales.

Así las cosas, la marca “Self Service”, para la Clase 37 de la Clasificación Internacional, no está afectada por las prohibiciones previstas en los artículos 134 párrafo primero, y 135, literales b), e) y g), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, el acto administrativo que concedió su registro, Resolución 15907 de julio de 2004, cumplió a cabalidad con las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino.

Queda ahora por examinar si se han quebrantado las citadas normas de la Decisión 486 con el registro de las expresiones que acompañan a “Self Service” en las marcas atacadas: “Self Service Auto Servicio”; “Self Service Medida Exacta”; “Self Service Precio Justo”; y “Self Service Compare Precios”, que fueron otorgadas mediante las resoluciones 2508 de febrero de 2006, 2295 de 2006, 2427 de 2006 y 2426 de 2006 respectivamente.

En cuanto a la marca “Self Service Auto Servicio”, la expresión “Autoservicio” significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española:

autoservicio.

(De auto- y servicio).

1. m. Sistema de venta empleado en algunos almacenes, en el que se disponen los artículos al alcance del comprador, el cual va tomando los que le interesan y los paga al salir del establecimiento.

2. m. Sistema análogo que se emplea en algunos restaurantes, bares y cafeterías.

3. m. Establecimiento en el que se practica este sistema de venta o de servicio. Lo compramos en un autoservicio. Comimos en un autoservicio.

Aún cuando el signo registrado separa “Auto” y “Servicio”, no por ello deja de referirse a una expresión de uso común para un sistema de ventas que puede ser utilizado para cualquier tipo de productos o servicios, por lo cual, tal expresión si bien puede acompañar a la marca Self Service” no puede ser apropiada por el titular ni puede éste evitar que otros lo usen, porque pese a que no se confunde con los productos de la Clase 37, la expresión autoservicio del signo solicitado hace referencia a una característica de los servicios a los que se refiere la solicitud, por lo cual no resulta determinante en materia de distintividad.

Las anteriores consideraciones resultan también válidas para las palabras “Medida Exacta”; “Precio Justo”; y “Compare Precios”, que acompañan a “Self Service” en las marcas antes mencionadas cuyos registros se impugnan, en la medida en que están compuestas básicamente por dos expresiones que, además de ser simples, son comúnmente utilizadas para promocionar productos y servicios de manera que pueden incluirse en cualquiera de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual, a juicio de la Sala, estas palabras no tienen la suficiente fuerza semántica que las haga distintivas frente a las marcas de la competencia, específicamente de la Clase 37 Internacional.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala observa que en las resoluciones 2427 de 2006 que concedió el registro de la marca “Self Service Precio Justo” y 2426 del mismo año que concedió el registro de la marca “Self Service Compare Precios”, precisan que la concesión del registro no implica un derecho de exclusividad sobre las expresiones “Precio justo” y “Compare precios”. Por el contrario las resoluciones 2508 de 2006, por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Auto Servicio” y 2295 de 2006 por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Medida Exacta”, no hacen alusión alguna a la imposibilidad de adquirir un derecho de exclusividad sobre las expresiones “Auto Servicio” y “Medida Exacta”.

Como consecuencia de lo anterior se adoptará una sentencia parcialmente interpretativa en función del contenido de las resoluciones 2508 de 2006, por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Auto Servicio” y 2295 de 2006 por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Medida Exacta”, en cuanto no hacen alusión alguna a la imposibilidad de adquirir un derecho de exclusividad sobre las expresiones “Auto servicio” y “Medida exacta”.

Al respecto la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 16 de junio de 2009, acogiendo la posición adoptada por la Sección Tercera en fallo del 2 de mayo de 2007(4) a la que se sumó luego la Sección Segunda en fallo de 11 de octubre de 2007(5) ya había considerado la importancia de que el juez administrativo tome en cuenta la complejidad de la realidad jurídica que se presenta al señalar que:

“se deben y pueden modular las sentencias de validez, cuando se encuentre algún sentido a la norma controlada que se ajuste al derecho vigente, de modo que, por esta vía, se logran dos propósitos: i) eliminar del ordenamiento jurídico las interpretaciones y aplicaciones que vulneran el derecho —exclusión total de la ilegalidad, para mantener aséptico el ordenamiento jurídico—, y ii) se conserva exclusivamente la aplicación e interpretación ajustada a la constitución o la ley —inclusión plena de la legalidad, para mantener dinámico el ordenamiento jurídico—(6).

Esta actitud también conserva al juez administrativo dentro de la esfera de legalidad que debe observar, en el ejercicio de sus funciones, pues lo que le ordena la Constitución y la ley es que controle la legalidad de los actos administrativos que examina, lo cual realiza con más perfección cuando modula las sentencias, toda vez que no siempre las situaciones que se presentan a sus ojos son blancas o negras, esto es, válidas o nulas —y menos en la compleja realidad jurídica que se vive—…”(7).

De hecho en las tres sentencias antes citadas, se hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés que ha admitido modular las sentencias del juez administrativo e incluso diferir sus efectos en el tiempo.

Así las cosas, la Sala se limitará a modular los efectos de las citadas resoluciones y en lugar de retirarlas del ordenamiento jurídico o de mantenerlas a pesar de las observaciones de legalidad señaladas, se proferirá un pronunciamiento que permite conservar las disposiciones atacadas, liberándolas de sus características viciadas.

Por lo anterior, la Sala estima que han de denegarse las pretensiones de la demanda respecto de las resoluciones 15907 de 2004 que concedió el registro de la marca “Self Service”; 2427 de 2006 que concedió el registro de la marca “Self Service Precio Justo” y 2426 del mismo año que concedió el registro de la marca “Self Service Compare Precios” y condicionará la decisión respecto de las resoluciones 2508 de 2006, por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Auto Servicio” y 2295 de 2006 por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Medida Exacta”, cuya legalidad se admite en el entendido que la concesión de los registros de las marcas “Self Service Auto Servicio”; “Self Service Medida Exacta”; no implica un derecho de exclusividad sobre las expresiones “Auto Servicio” y “Medida Exacta”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda respecto de las resoluciones 15907 de 2004 que concedió el registro de la marca “Self Service”; 2427 de 2006 que concedió el registro de la marca “Self Service Precio Justo” y 2426 DE 2006 que concedió el registro de la marca “Self Service Compare Precios”.

2. DECLÁRASE la validez condicionada de las resoluciones 2508 de 2006, por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Auto Servicio” y 2295 de 2006 por la cual se concede el registro de la marca “Self Service Medida Exacta”, cuya legalidad se admite en el entendido que la concesión de los registros de las marcas “Self Service Auto Servicio”; “Self Service Medida Exacta”; no implica un derecho de exclusividad sobre las expresiones “Auto Servicio” y “Medida Exacta”.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Folios 244 a 257.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, expediente 2003-00456. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra.

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente 2001-00175. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Central Impulsadota S.A. de C.V.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil siete (2007). Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación 11001-03-26-000-1998-05354-01(16257). Actor: Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil siete (2007). Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación 11001-03-25-000-2005-00035-00(1165-05). Actor: Miguel Ángel Sánchez Acosta.

(6) Un antecedente de esta técnica del control, anterior a la Corte Constitucional —quien emplea profusamente, y con buen criterio, esta técnica de control de constitucionalidad—, que debe contribuir a eliminar las prevenciones al interior de nuestra jurisdicción, se encuentra en el artículo 170 Código Contencioso Administrativo, el cual contempla —para nuestro caso, incluso, en una norma positiva, y además muy antigua— la posibilidad de que el juez estatuya disposiciones en reemplazo de las acusadas, o la modificación o reforma de ellas. En tal sentido, dispone la norma que:

“ART. 170.—Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas” (resaltado fuera de texto).

(7) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D.C., diez y seis (16) de junio de dos mil nueve (2009), C.P. Enrique Gil Botero. Radicación 11001-03-15-000-2009-00305-00(CA). Ver también Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil nueve (2009), C.P. Enrique Gil Botero. Radicación 11001-03-15-000-2009-00732-00(CA). Actor: Gobierno Nacional.