Sentencia 2007-00027 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2007-00027-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Plastilene S.A.

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos y de la Delegada para la Propiedad Industrial, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Plastilene S.A., contra la solicitud de registro de la marca Plasticene (nominativa) formulada por la firma Atofina Petrochemicals Inc., para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de dicha marca. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

Marca concedida y cuestionada

Marca concedida:Plasticene (nominativa)
Expediente:03-67984
Radicación:8 de agosto de 2003
Clasificación:Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Copolímeros plastificados de propileno catalizados con metaloceno para uso industrial general y para uso posterior en manufactura.
Titular:Atofina Petrochemicals Inc.

Marcas opositoras previamente registradas

Marca opositora:Plastilene (nominativa)
Certificado:194958 vigente hasta el 30 de octubre de 2006
Clasificación:Clase 16º de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Titular:Plastilene S.A.

 

Marca opositora:Plastilene (mixta
Certificado:124401 vigente hasta el 12 de enero de 2013
Clasificación:Clase 16º de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Titular:Plastilene S.A.

 

Marca opositora:Plastilene (nominativa)
Certificado:194414 vigente hasta el 30 de octubre de 2006
Clasificación:Clase 17º de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.
Titular:Plastilene S.A.

 

Marca opositora:Plastilona (nominativa)
Certificado:122823 vigente hasta el 9 de diciembre de 2003
Clasificación:Clase 17º de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metalicos.
Titular:Plastilene S.A.

 

Nombre comercial opositor

Marca opositora:Plastilene S.A.
Antigüedad:La sociedad Antonio Pacini y Cía SCA, constituida el 18 de diciembre de 1957, por escritura pública 2776 del 18 de octubre de 1984, de la Notaría 10ª de Bogotá, se transformó en la sociedad Plastilene S.A., la cual aparece inscrita en el registro mercantil desde el 17 de septiembre de ese mismo año bajo el número 159744 del libro IX.

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 65-IP-2011 del 11 de octubre de 2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[...].

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

[...].

ART. 1900.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

[...].

ART. 258.—Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

ART. 259.—Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

4. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación.

Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, como condición indispensable, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican.

Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto suscitado entre la marca denominativa Plasticene, como signo cuestionado, y las marcas mixta y denominativa Plastilene, la marca denominativa Plastilone y el nombre comercial Plastilene S.A., como opositores, se impone la aplicación de las reglas de cotejo adoptadas por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confusión y/o asociación a que se refiere la parte actora en su libelo.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el cotejo debe efectuarse teniendo en cuenta solamente el aspecto denominativo de las marcas, por tratarse de la dimensión que genera mayor recordación en el público consumidor. No sobra añadir que los aspectos gráficos de la marca mixta Plastilene, se reducen a la utilización de un tipo de letra o fuente determinado, lo cual tiene en realidad muy poca incidencia en la recordación de dicha marca.

En segundo término, el cotejo de las marcas en conflicto deberá orientarse al propósito de establecer si se presenta entre ellas alguna similitud o identidad en los planos ortográfico, fonético e ideológico.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas presentan las similitudes estructurales y ortográficas que se destacan a continuación:

Marca concedida y cuestionada

Plasticene
12345678910

Marcas opositoras

Plastilene
12345678910

Plastilona
12345678910

 

Como bien se puede apreciar, las marcas Plasticene y Plastilene son prácticamente idénticas desde el punto de vista ortográfico, pues de las diez (10) letras que componen ambos vocablos, apenas hay diferencia en la séptima (7ª) letra, pues mientras el signo cuestionado emplea la letra C, las marcas opositoras utilizan la letra L.

Plasticene
Plastilene
12345678910

En cuanto concierne a la marca plastilona, la similitud con la marca cuestionada es menor, pues de las diez (10) letras que componen cada signo tres (3) son diferentes, así:

Plasticene
Plastilona
12345678910

Como bien se puede apreciar, las expresiones Plasticene, Plastilene y plastilona están conformadas por 6 consonantes y 4 vocales, presentándose en todo caso las siguientes diferencias:

Las consonantes en la marca cuestionada

PLSTCN
124579

Las consonantes en las marcas opositoras

PLSTLN
124579

Las vocales en la marca cuestionada

AIEE
36810

Las vocales en las marcas Plastilene

AIEE
36810

Las vocales en las marcas Plastilona

AIOA
36810

De acuerdo con los cuadros que anteceden, los signos Plasticene y Plastilene coinciden en las primeras cinco (5) consonantes y en el uso de las mismas vocales, todo lo cual lleva a colegir que desde el punto de vista ortográfico dichas marcas son prácticamente iguales, lo cual las hace fácilmente confundibles.

A diferencia de lo anterior, las marcas Plasticene y Plastilona, presentan similitudes menores, pues solo coinciden en el empleo del prefijo plas y en la incorporación de la sílaba TI, diferenciándose en las terminaciones cene y lona, respectivamente. Por virtud de ello, la Sala considera que en el plano visual estas dos expresiones no son confundibles entre sí.

Por otra parte, cabe anotar que las marcas en conflicto se encuentran conformadas por cuatro (4) sílabas, tal como se puede ver enseguida:

Plasticene
Plastilene
Plastilona

 

De lo dicho hasta aquí se concluye, en suma, que las marcas Plasticene y Plastilene son similarmente confundibles en sus aspectos ortográficos. En todo caso, el signo censurado no se confunde con la marca denominativa Plastilona, pues el hecho de que coincidan en el empleo del radical plasti es de suyo irrelevante, ya que de ello no se deriva ningún riesgo de confusión o asociación, pues las desinencias cene y lona son radicalmente distintas y aportan la suficiente distintividad, lo cual lleva a descartar la posibilidad de que se presente alguna confusión.

Desde el punto de vista fonético, los signos Plasticene y Plastilene también son similarmente confundibles, pues el hecho de que la letra L de la marca opositora sea sustituida en la marca cuestionada por la consonante C, no aporta mayor distintividad. Para corroborarlo, basta con pronunciar esos dos vocablos de manera sucesiva:

- Plasticene - Plastilene - Plasticene - Plastilene -

- Plasticene - Plastilene - Plasticene - Plastilene -

- Plasticene - Plastilene - Plasticene - Plastilene -

- Plasticene - Plastilene - Plasticene - Plastilene -

Por el contrario, la marca plasticene resulta ser fonéticamente distinta a la marca plastilona, en razón de las diferencias existentes entre las desinencias cene y lona, tal como se puede observar a continuación:

- Plasticene - Plastilona - Plasticene - Plastilona -

- Plasticene - Plastilona - Plasticene - Plastilona -

- Plasticene - Plastilona - Plasticene - Plastilona -

- Plasticene - Plastilona - Plasticene - Plastilona -

Es necesario tener bien presente además, que en las marcas Plasticene y Plastilene el acento prosódico se encuentra marcado en la tercera sílaba, lo cual confirma la confundibilidad fonética de tales marcas. Con respecto a la marca Plastilona, sin bien el acento está igualmente marcado en la tercera sílaba, es claro que el riesgo de confundibilidad se torna inexistente, pues las sílabas ce y lo se pronuncian de manera distinta.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones Plasticene, Plastilene y plastilona, no son propias del idioma castellano, pues ninguna de ellas aparece consignada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual determina que las marcas precitadas sean consideradas como signos de fantasía. Sin embargo, no puede pasarse por alto que el prefijo plasti, comúnmente utilizado en el campo marcario para designar productos plásticos(1), es un prefijo de carácter débil y de uso frecuente, que no puede ser apropiado en exclusiva por nadie. En ese orden de ideas, ninguna persona que sea titular de una marca registrada que contenga dicho prefijo, puede oponerse a su inclusión en otras marcas, siempre que dicha raíz, como ocurren en este caso, se encuentre acompañada de otros elementos que le aporten la suficiente distintividad.

Establecida la similitud entre las marcas Plasticene y Plastilene y descartada la confundibilidad de los signos Plasticene y plastilona, pasa la Sala a determinar si entre los productos distinguidos con las marcas Plasticene y Plastilene, se presenta alguna conexidad competitiva, teniendo en cuenta que, como ya se anotó, no basta la simple igualdad o similitud entre los signos para predicar su irregistrabilidad.

Para tales efectos, se impone analizar la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre los productos; su finalidad; la clase a la cual pertenecen; el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos; si se trata o no de productos de consumo masivo o selectivo y los medios empleados para su comercialización.

En el caso bajo examen, la parte actora considera que entre los productos distinguidos con las marcas en conflicto, existe un nexo indiscutible de complementariedad y afinidad, debido a que cumplen una misma finalidad. Ello explica que en la página web de Proexport, en la Sección VII denominada “plástico y sus manufacturas, cauchos y sus manufacturas”, se haga referencia expresa a los copolímeros plastificados de propileno, pertenecientes a la clase 1ª, los cuales, según se asevera en la demanda, se encuentran presentes en varios de los productos distinguidos con las marcas opositoras de las clases 16 y 17. Por otra parte y pese a que unos y otros se encuentran ubicados en distintas clases del nomenclátor internacional, la actora alega que por tratarse de productos derivados del plástico, suelen ser empleados como materia prima para la elaboración de productos de naturaleza industrial, de lo cual infiere que todos ellos son complementarios entre sí. Aparte de lo expuesto, asegura que su venta o expendio se realiza en las mismas tiendas o almacenes y que su comercialización se lleva a cabo por internet o a través de revistas técnicas o especializadas en la industria de los plásticos, lo cual favorece la posibilidad de que se produzca confusión en el público consumidor.

Si bien la sociedad que solicitó el registro de la marca Plasticene no contestó la demanda, se observa que al responder los argumentos expuestos por Plastilene S.A. al momento de formular su oposición al registro, invocó la especialidad de los productos para los cuales solicitó el registro de dicha marca, lo cual elimina cualquier riesgo de confusión. Adicionalmente, mientras tales productos son materiales en estado bruto, esto es, constituyen la materia prima para la elaboración de otros productos de origen industrial, los productos de las marcas opositoras son productos ya terminados. Por lo mismo, mientras el público consumidor de productos Plasticene está constituido por empresarios calificados y altamente especializados, los productos de las marcas opositoras están destinados a consumidores del común, que buscan adquirir ciertos productos terminados. Todo ello permite afirmar que los productos en mención están llamados a satisfacer necesidades e intereses muy diferentes. Por las razones que anteceden, los canales que se emplean en su comercialización son diferentes. Así las cosas, Plasticene es un signo que bien puede ser registrado como marca.

Frente a la postura defendida por la sociedad demandante, debe la Sala señalar que hace suyos los argumentos expuestos en sede gubernativa por el apoderado de Atofina Petrochemicals Inc al dar respuesta a la oposición presentada por Plastilene S.A., los cuales se encuentran respaldados además por la declaración juramentada del señor Joseph M. Schardi y por el artículo titulado “Los catalizadores de metaloceno inician una nueva era en la síntesis de polímeros”, publicado en la revista Chemical & Engineering News de fecha 11 de septiembre de 1995, documentos estos visibles en el anexo número 1, donde se reafirma que los copolímeros identificados bajo la marca Plasticene tienen variados usos industriales y que sus consumidores son los fabricantes de productos industriales, quienes conocen muy bien la naturaleza y el origen de esas materias primas y en donde mencionan los usos distintos potenciales que pueden tener los polímeros en la industria del plástico, poniendo de relieve que la utilización de esos insumos está generando una verdadera revolución en el sector, teniendo en cuenta su costo de producción y la calidad de los mismos.

Es del caso destacar que las afirmaciones de la parte actora relativas a la supuesta conexidad competitiva que existe entre los productos distinguidos por las marcas en conflicto, no cuenta con ningún sustento probatorio. En efecto, no obra en el proceso ningún medio de prueba que demuestre los nexos de complementariedad y afinidad existentes entre los productos a los cuales se hace mención en la demanda o que acredite que unos y otros cumplen una misma finalidad. Se extraña igualmente la evidencia de que la comercialización y publicidad de los productos pertenecientes a las clases 1ª, 16 y 17(2) identificados con tales signos, se lleve a cabo a través de los mismos medios. Dicho de otra manera, si bien existen similitudes significativas entre los signos Plasticene y Plastilene, no hay razones que permitan concluir que entre los productos amparados bajo tales signos existe una conexidad competitiva.

En claro todo lo anterior, debe la Sala realizar ahora el cotejo de la marca cuestionada (Plasticene) frente al nombre comercial opositor Plastilene S.A.

Antes de cualquier consideración, conviene precisar que si bien el “nombre comercial” puede ser coincidente con la razón social(3) de una empresa, ambos conceptos corresponden a categorías jurídicas distintas. En efecto, mientras la razón social atañe a la denominación bajo la cual se constituye una persona jurídica y que sirve para identificarla en su vida de relación como titular de derechos y obligaciones, el nombre comercial que utilice una persona física o moral, está representado por cualquier signo que se sirva para identificar una actividad económica, un establecimiento de comercio, o incluso una empresa, el cual es susceptible de depósito en el registro público de propiedad industrial llevado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este caso, como el nombre comercial opositor Plastilene S.A., es coincidente con la marca Plastilene ya analizada; por lo mismo, ha de entenderse que los razonamientos que llevaron a la Sala a determinar la confundibilidad ortográfica, fonética y conceptual de las marcas Plasticene y Plastilene, son igualmente válidos frente a ese nombre comercial. Con todo, estima la Sala que el uso continuo de ese nombre comercial no aparece acreditado en el proceso y, por contera, no se advierte que la actora haya desplegado ningún esfuerzo probatorio en ese sentido, limitándose simple y llanamente a invocar la preexistencia de ese nombre comercial.

En relación con el punto, es pertinente traer a colación lo expresado por la Sala en sentencia del 15 de abril de 2010, dictada dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2003-00332-01 y de la cual fuera ponente el honorable Consejero, doctor Marco Antonio Velilla Moreno, en donde se señaló de manera enfática lo siguiente:

La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial y de la enseña deberá ser “personal, continuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”.

En el presente caso, la parte actora se limitó a allegar el certificado de constitución y gerencia de la firma Plastilene S.A., en donde aparece que la sociedad Antonio Pacini y Cia. SCA, constituida el día 1º de diciembre de 1957, se transformó en sociedad anónima bajo el nombre de Plastilene S.A., según escritura pública número 2776 del 17 de septiembre de 1984, otorgada en la Notaría 10ª de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de octubre de 1984 bajo el número 159.744 del libro IX (fl. 4 vuelto del exp.), cuya duración está prevista hasta el 17 de septiembre de 2034. Revisando los antecedentes de la actuación administrativa en la cual se expidieron los actos administrativos demandados, se puede apreciar que la sociedad Plastilene S.A., al momento de manifestar su oposición al registro de la marca cuestionada, le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio tener en cuenta las pruebas aportadas en otro expediente administrativo —el identificado bajo el número 02-48727—, a efectos de acreditar con ellas el uso real, continuo y efectivo del nombre comercial Plastilene S.A.

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la antigüedad de la razón social, no conlleva necesariamente la demostración del uso real, efectivo y continuo del nombre comercial, que a la postre es lo que tiene relevancia en este tipo de controversias. Además de ello, resulta de Perogrullo afirmar que el certificado de existencia y representación legal de una persona jurídica, simplemente da cuenta de su existencia y hace público el nombre de la persona que ejerce su representación legal, más no constituye en sí mismo la prueba de que aquella desarrolle las actividades económicas relacionadas con su objeto social, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial, de manera real, efectiva y continua.

En este asunto particular y concreto, se observa que la sociedad Plastilene S.A., interpuso los recursos de reposición y apelación contra la Resolución 14441 del 28 de junio de 2004, mediante la cual se desestimó su oposición y se concedió el registro solicitado, cuestionando el hecho de que la administración no había considerado los medios de prueba aportados al expediente administrativo número 02-48727. Sin embargo, luego de revisar minuciosamente los antecedentes del presente proceso, se aprecia que dichos documentos no fueron allegados al mismo, ante lo cual fuerza concluir que la sociedad Plastilene S.A. no cumplió con la carga de demostrar en sede judicial el uso continuo de su nombre comercial.

No sobra añadir a lo anterior, que de acuerdo con lo expresado por la Sala en sentencia del 15 de octubre de 2009, dictada en el proceso 11001-03-24-000-2003-00509-01 y de la cual fuera ponente la honorable consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso, quien alegue derechos sobre un nombre comercial, tiene la carga de probar su uso real, continuo y efectivo. En alguno de los apartes de esa decisión, se señala lo siguiente:

“Sobre la prueba del uso, esta Sala ha dicho que no basta con aportar el registro mercantil o el certificado de existencia y representación de la empresa sino que son necesarios otros documentos como facturas o certificaciones de clientes: “Aunque es cierto que el certificado de existencia y representación legal de la actora no constituye prueba suficiente del uso del nombre comercial, las certificaciones expedidas por distintos clientes allegadas por la actora sí lo prueban, pues estos hacen constar que esta ejerce su actividad comercial bajo el nombre comercial de colorquímica. [...] Al respecto se observa que la actora no aportó prueba alguna del uso de su nombre comercial ni promovió actividad probatoria alguna encaminada a demostrar esa circunstancia fáctica, anotando que ni la matrícula mercantil ni la solicitud de registro, son suficientes para ello, de modo que por esa vía no aparece acreditada la protección reclamada para el nombre comercial aducido por aquella. Es cierto, entonces, que el solo certificado de existencia y representación legal de la actora no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las certificaciones de clientes a quienes le vende la actora, en el sentido de que siempre le han comprado bajo el nombre comercial de colorquímica, y al gran número de facturas que fueron aportadas ante esta instancia judicial y que fueron expedidas por la actora a las distintas personas que adquirieron sus productos, le permite a la Sala concluir con claridad que desde el año 1978 esta viene haciendo uso de su nombre comercial”(4).

Y más adelante agrega:

“En el asunto objeto de examen, Sucampo S.A. aportó como pruebas una serie de facturas y de comunicaciones sostenidas con otras empresas relacionadas con el sector de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios agropecuarios; no obstante, llama la atención de la Sala que esa documentación corresponde únicamente a los años 1999 y 2000, quedando demostrado que el nombre comercial Sucampo fue usado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, más no que dicho uso fuese continuo y se hubiese mantenido para la fecha en que se solicitó el registro, esto es el 14 de junio de 2002. Sobre este respecto, la Sala pone de presente que aunque en más de una ocasión ha protegido el nombre comercial por encima de una marca registrada, puesto que aquel representa no solo la identificación de un bien o servicio producido por una empresa sino una actividad empresarial en su totalidad, esa protección responde al uso real, efectivo y continuo del nombre comercial”.

No desconoce la Sala que a folios 54 a 58 del cuaderno principal, obran cinco (5) facturas correspondientes a algunas transacciones comerciales realizadas por esa compañía en el año 2003, las cuales, si bien prueban el uso real del nombre comercial al momento de radicarse la solicitud de registro de la marca Plasticene, hecho acaecido el día 8 de agosto de ese mismo año, no son en sí mismas suficientes para predicar que ese uso haya sido continuo(5).

No está de más agregar que la sola circunstancia de haber realizado las transacciones comerciales ya referidas, no significa que el uso de ese nombre comercial haya sido continuo, pues las facturas aportadas tan solo dan cuenta de las cinco (5) transacciones efectuadas entre el 14 de enero y el 2 de agosto de 2003 con un único cliente.

Ante esa falencia probatoria la Sala considera que no es procedente conceder la protección jurídica de ese nombre comercial, tal como se solicita en la demanda.

Por último, la Sala considera que la circunstancia de que las firmas Atofina Petrochemicals Inc. y Plastilene S.A. hayan celebrado en el año 2003 las transacciones comerciales antes aludidas, no tiene la virtud de demostrar que el registro de la marca denominativa Plasticene, sea un acto constitutivo de mala fe, pues el registro de ese signo marcario fue solicitado para identificar productos de la clase 1ª internacional, que como ya se anotó en páginas precedentes, son distintos de los de las marcas opositoras, sin que se advierta en ello la intención torticera y maliciosa de aprovecharse indebidamente del prestigio alcanzado por la empresa actora.

En cuanto atañe a la recomendación del Tribunal Andino de Justicia de entrar a evaluar si en la situación fáctica expuesta se presentó o no un acto de competencia desleal, la Sala se ve precisada a declarar que no es competente para entrar a efectuar ese examen, por tratarse de un asunto cuyo conocimiento está atribuido a la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con las razones expuestas, la Sala considera que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos acusados y, por lo mismo, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 20 de junio de 2013».

(1) En los antecedentes de los actos administrativos demandados visibles en el anexo 1 del expediente, obra el resultado de la consulta realizada por el Superintendencia de Industria y Comercio el día 4 de junio de 2004, el cual arrojó que el prefijo plasti, se encuentra presente, entre otras, en las siguientes marcas: Plastic, Plastin, plásticos latinoamericanos, Plastirres, Plasticar, Plastiment, Plasticlor, Plastitex, Plastilon, Plastilla, Plasticola, Plastilic, pertenecientes todos ellos a la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza y registrados a nombre de diferentes personas.

(2) Clase 1: Copolímeros plastificados de propileno catalizados con metaloceno para uso industrial general y para uso posterior en manufactura.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.

(3) La razón social se encuentra regulada en los artículos 303 a 309, 324 y 357 del Código de Comercio.

(4) Sobre la prueba del uso del nombre comercial, sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 11001 0324 000 2001 0083 01, del 26 de agosto de 2004, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y Rad. 11001 0324 000 2002 00128 01, del 7 de abril de 2005, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

(5) Sobre el carácter real, efectivo y continuo del uso del nombre comercial como requisito para su protección frente a registros marcarios, se pueden consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, radicadas bajo los números 11001-0324-000-2003-00096-01 del 8 de junio de 2006 y 11001-0324-000-2003-00012-01 del 3 de agosto de 2006, ambas con ponencia de la honorable consejera, doctora Martha Sofía Sanz Tobón.