Sentencia 2007-00041 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001 0324 000 2007 00041 00

Demandante: Químicas Victoria C.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Ismael Ruíz Lara

Bogotá, D.C., cinco de junio dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Decisión

6.1. El problema jurídico.

La Sala debe determinar si con el registro de la marca Pegarsolda se desconocióla presunta notoriedad de la marca Pega Sold.

6.2. Excepción de caducidad de la acción.

En atención a la excepción de caducidad, propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, sustentada en que el acto enjuiciado genera una situación particular y concreta al demandante, y por tanto, siendo un acto de carácter particular su nulidad debió solicitarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad que contempla el Código Contencioso Administrativo para tal efecto, es decir, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto enjuiciado, la Sala encuentra que:

El despacho sustanciador mediante auto admisorio(8) interpretó que la demanda fue presentada en ejercicio de la acción de nulidad relativa,de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina que dispone:

“ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (negrilla fuera del texto original).

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

Dentro de los fundamentos de la demanda se encuentra como norma presuntamente vulnerada el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, con lo cual el término de caducidad en el presente caso es de cinco (5) años contados a partir de la notificación de la Resolución 14182 del 22 de junio de 2005.

El acto acusado fue notificado el 12 de julio de 2005 y la demanda de la referencia fue radicada en la Secretaría de la Sección el 29 de noviembre de 2006, es de ir, dentro del término contemplado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

Por lo anterior la Sala declarará no probada la excepción de caducidad propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

6.3. El asunto de fondo.

La resolución acusada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca Pegar Solda (mixta), a favor del señor Ismael Ruíz Lara, para distinguir productos comprendidos en la clase 1 internacional.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina

“(...).

ART. 134.

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...).

ART. 136.

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...).

ART. 150.

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...).

ART. 224.

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

ART. 225.

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(...).

ART. 228.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

ART. 229.

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(...)”.

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así mismo, el Tribunal Andino refiriéndose a la notoriedad de las marcas, ha dicho lo siguiente:

“La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria”.

Igualmente, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que las pruebas descritas en la norma comunitaria son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta con que sean suficientes, idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida(9).

La marca notoria y su prueba han sido objeto de tratamiento jurisprudencial por parte del Tribunal Andino y del Consejo de Estado desde largo tiempo atrás. Al respecto se ha venido sosteniendo que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso.

La actora presenta, entre otras pruebas para acreditar la notoriedad de su marca “Pega Sold”, las siguientes:

• Publicaciones del producto Pega Sold en la revista venezolana Huellas Hoy(10).

• Publicaciones del producto Pega Sold en la revista venezolana Polimateriales(11).

• Fotocopia de las facturas de publicidad de la sociedad para los años 2004 a 2006(12).

• Declaración juramentada del representante de la sociedad en la que asegura que las ventas por concepto de exportaciones a Colombia de sus productos al cierre de los años 2004 y 2005, fueron de sesenta y un mil (61.000) y ochenta y dos mil seiscientos nueve (82.609) dólares, respectivamente;

• Fotocopia del certificado de registro de la Marca Pega Sold en la República de Bolivia con vigencia hasta el 18 de julio de 2016(13).

• Fotocopia del certificado de registro de la marca Pega Sold en la República de Panamá con vigencia hasta el 12 de septiembre de 2015(14).

• Fotocopia del certificado de registro de la marca Pega Sold en Aruba con vigencia hasta el 28 de julio de 2015(15).

• Fotocopia del certificado de registro de la marca Pega Sold de la República del Ecuador con vigencia hasta el 30 de marzo de 2016.

• Fotocopia del certificado de registro de la marca Pega Sold en Curazao con vigencia hasta el 21 de julio de 2015.

Respecto de la publicidad de los productos comercializados con la marca Pega Sold en las revistas Huellas Hoy y Polimateriales la Sala encuentra que:

La primera tiene circulación trimestral en Venezuela y cada edición cuenta con un promedio de setenta y seis (76) páginas de las cuales tan sólo se dedicó una (1) a la publicidad de los productos comercializados con la marca Pega Sold, ninguna de ellas la portada.

Respecto de las publicaciones en la revista Polimateriales se tiene que con un promedio de cincuenta y seis (56) páginas se dedicó tan sólo se dedicó una (1) a la publicidad de los productos comercializados con la marca Pega Sold, ninguna de ellas la portada.

En cuanto a los gastos de la sociedad actora en publicidad se tiene que adicional a las anteriormente mencionadas se aportaron facturas por publicidad radial y vallas publicitarias, de las cuales no se allegó prueba alguna.

Sobre la declaración juramentada del representante de la sociedad actora la Sala encuentra se aportaron facturas de venta al señor Rodolfo Mora Mora con domicilio en la Ciudad de Cúcuta-Colombia, para los años 2002 a 2006, de las cuales tan sólo mil setecientos treinta y un dólares (US1.731) corresponden a los productos Pegasold y los restantes a “Masilla plástica con su respectivo catalizador – endurecedor para su buen funcionamiento(16).

De otro lado se observa que la solicitud de la marca Pegarsolda fue radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio el 12 de noviembre de 2004, en tanto que las solicitudes de registro de la marca Pega Sold y la comercialización de los productos identificados con dicha marca, fuera de Venezuela, son posteriores a la solicitud de registro de marca Pegarsolda.

Por lo anterior se destaca que para invocar como causal de irregistrabilidad de una marca la notoriedad de otra, esta última debe haber sido registrada o su registro haber sido solicitado con antelación a la de la primera.

Así las cosas, al analizar el material probatorio anteriormente mencionado a la luz de la Interpretación Prejudicial, la Sala concluye que las actuaciones desplegadas por la sociedad Químicas Victoria C.A., corresponden a las propias para la comercialización de productos en el mercado de una marca; por lo anterior no puede entender la actora que dichos actos otorgan per se el reconocimiento o notoriedad de la marca Pega Sold.

Así las cosas, la Sala concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a la ley al conceder el registro del signo “Pegarsolda” como marca mixta para distinguir productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que al momento de la solicitud de la marca Pegarsolda no se presentó oposición a tal registro, y adicionalmente no encontró que la solicitud infringiera en forma alguna el contenido de la normativa andina, particularmente que se reprodujera en forma alguna un signo notoriamente conocido, contrario a lo afirmado por el actor.

Como consecuencia de lo anterior, los cargos presentados por la actora no tienen vocación de prosperar, porque las evidencias aportadas no se encuentran revestidas de idoneidad y eficacia, al no probar suficientemente alguno o algunos de los aspectos enunciados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la antigüedad y su uso constante, la intensidad y su ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción

2. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

3. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(8) Auto del 19 de febrero de 2007 (fls. 542 a 543 de este cdno.).

(9) Expediente 2002-00131, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: The Procter & Gamble Company. “Al respecto, esta corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en el artículo 84 de la Decisión 344 son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida”.

Expediente 2001-0369, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A. Caso: Finesse vs. Mens Fitnes.

(10) Ediciones junio a agosto, septiembre a noviembre de 2001 y diciembre de 2001 a marzo de 2002 (fls. 96, 116 y 158 del cdno. 1 del expediente. agosto a junio. Fl. 158 del cdno. 1 del exp.).

(11) Folios 218 y 237 del cuaderno 1 del expediente.

(12) Folios 381 a 390 del cuaderno 1 del expediente.

(13) Folios 248 a 430 del cuaderno 1 del expediente.

(14) Folio 431 del cuaderno 1 del expediente.

(15) Folios 432 a 434 del cuaderno 1 del expediente.

(16) Folios 400 a 415 del cuaderno 1 del expediente.