Sentencia 2007-00045 de junio 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2007-00045-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la división de signos distintivos y de la delegada para la propiedad industrial, si bien declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Meals de Colombia S.A. al registro de la marca Frutto (nominativo), radicada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, decidió denegar dicho registro, bajo el argumento de que esa marca era descriptiva. Por lo mismo, se debe determinar si las decisiones acusadas son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

Marca denegada

Marca denegada:FRUTTO (nominativa)
Expediente:05-042856
Radicación:4 de mayo de 2005
Clasificación:Clase 32
Productos:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Solicitante:Alpina, Productos Alimenticios S.A.

 

Marca opositora

Marca opositora:FRUTI (nominativa)
Certificado:206,029 vigente hasta el 4 de diciembre de 2012
Clasificación:Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Titular:Meals de Colombia S.A.

 

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 83-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

Decisión 486 de la Comunidad Andina

De los requisitos para el registro de marcas

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

[…]

ART 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

b) carezcan de distintividad;

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

[…].

4. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso, un signo puede registrarse como marca siempre que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Una de esas causales de irregistrablidad es la prevista en el artículo 135 literal E de la precitada decisión, según la cual no pueden registrarse como marcas aquellos signos que describan “la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”, pues como bien lo anota el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, tales signos no son de naturaleza distintiva, en la medida en que son comunes a otros productos o servicios del mismo género.

No obstante lo anterior, la normatividad andina admite que los signos marcarios estén conformados por partículas o palabras de uso general o común y otros elementos o partículas adicionales que en últimas son los que le dan distintividad, respecto de otros signos. En el caso bajo examen, esa distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. Dicho de otra manera, la presencia de sufijos, prefijos o desinencias de uso general o común, que por razón de su propia naturaleza no son apropiables en exclusiva, no constituye per se un impedimento al registro de la denominación que los contenga, siempre y cuando los elementos adicionales que componen la marca le den la suficiente fuerza distintiva. Se explica lo anterior, por el hecho de que los vocablos de uso común no son apropiables por un sujeto en particular; por lo mismo, el titular de una marca que contenga ese tipo de partículas o elementos de uso general o común, no puede impedir que sean incluidos en otros signos, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión que se presente o pueda presentarse entre las denominaciones en conflicto.

En ese mismo orden de ideas, en tratándose del registro de una marca conformada por un elemento de tal naturaleza, el examen de registrabilidad debe encaminarse a establecer si el elemento diferente le aporta la suficiente distintividad.

Para los fines del presente proceso, la marca Frutto, si bien no existe en el idioma castellano, puede ser fácilmente confundida con el vocablo Fruto, el cual, según una de las acepciones más conocidas, identifica el producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Por lo mismo, no queda la más mínima duda de que el signo en mención es irregistrable, pues de manera descriptiva se está refiriendo a una de las características de los productos que se pretenden amparar, esto es, al hecho de haber sido preparados a base de frutos.

Se debe añadir a lo anterior, que la única diferencia existente entre las expresiones Frutto y Fruto es la presencia de la consonante T en la marca denegada, elemento este que en realidad no le aporta ninguna distintividad al conjunto resultante, pues sin necesidad de adentrarse en profundos análisis, resulta fácil inferir que desde el punto de vista fonético la presencia de esa letra no aporta ninguna diferencia.

Por otra parte, de llegarse a admitir que la expresión fruto es registrable, se estaría otorgando a la sociedad demandante el derecho exclusivo sobre un vocablo descriptivo, contrariando de manera flagrante las prohibiciones consagradas en la normatividad andina.

Frente al argumento de la actora relacionado con la existencia de innumerables marcas denominativas, mixtas y figurativas que emplean los vocablos Fruta, Fruto, Frut, Fruti, etc., debe tenerse en cuenta que el presente proceso no constituye el escenario procesal adecuado para determinar si el registro de esas marcas estuvo bien o mal concedido y, por lo mismo, no es del caso entrar a realizar el estudio de registrabilidad de esos signos marcarios. En todo caso y partiendo del presupuesto de que los actos administrativos que concedieron tales registros se encuentran amparados bajo la presunción de legalidad, debe la Sala señalar que no por ello la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra obligada a conceder en este caso el registro de la marca Frutto, pues tal como queda dicho, dicha expresión, aún a pesar de contener la consonante T como elemento supuestamente diferenciador, es de naturaleza descriptiva, lo cual la hace irregistrable como marca de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135 literal E de la Decisión 486.

Por todo lo anterior, considera la Sala que la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y por ello, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de junio de 2013».