Sentencia 2007-00101 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2007 00101 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Alimentos Conchita S. A.

Bogotá, D.C., siete de febrero de 2013.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por la Resolución 31982, de 29 de noviembre de 2006 de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca Conchita (nominativa) para distinguir servicios de la clase 30 internacional.

2. Examen de los cargos.

De conformidad con las supuestas normas violadas y el concepto de la violación expuesto en la demanda, así como con la contestación de la misma que sustentaron tanto la entidad nacional (superintendencia) como el tercero interesado, más la interpretación prejudicial allegada al proceso por el Tribunal Andino de Justicia, le corresponde a la Sala concretar los siguientes asuntos:

i) Determinar si el signo Conchita se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486.

ii) Determinar si existe conexión competitiva entre las marcas en conflicto.

iii) Determinar si existe vulneración al nombre comercial de la actora.

Dicho lo anterior, se advierte que el presente caso plantea la posible confusión entre dos signos nominativos, uno de ellos conformado por dos palabras (compuesto) y el otro por una sola (simple). Por consiguiente, se debe verificar qué tanta semejanza hay entre los signos enfrentados y en qué medida esta puede afectar la registrabilidad de la marca enjuiciada, todo esto, atendiendo los lineamientos dados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando advierte:

“Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Observa la Sala, que para lo anterior debe adoptar el marco interpretativo comunitario plasmado en la interpretación prejudicial traída al plenario, de forma tal que la comparación de dichos signos se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados que caben resumir así:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado (fl. 262).

Así mismo, la interpretación prejudicial señala que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (fl. 262).

Siendo así, dispone la Sala realizar el correspondiente cotejo para determinar si existe o no riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Marca previamente registrada

CONCHITA Y ROGELIO
12345678 9 10111213141516

 

Marca cuyo registro se cuestiona

CONCHITA
12345678

 

Tratándose de la comparación de marcas que difieren en su composición, siendo una de ellas compuesta, deviene trascendente para el examen de registrabilidad aplicar lo dispuesto por el Tribunal Andino al señalar:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005) (fl. 264).

En consecuencia, se deberá estudiar si existen vocablos diferenciadores que otorguen suficiente individualidad al signo correspondiente. En efecto se observa que las expresiones Y Rogelio que componen la marca opositora se enarbolan como elementos diferenciadores relevantes que permiten identificar esa marca con la marca Conchita.

Sin dudas para la Sala, el impacto que genera la expresión Y Rogelio, complementaria al vocablo Conchita que comparten los signos, hace que el consumidor diferencie claramente una y otra sin que se predique riesgo alguno.

Aún más, realizando el cotejo desde la similitud fonética que se pueda presentar, no se observa que se genere gran impacto, ya que si bien la primera palabra de la marca opositora es idéntica a la expresión que compone la totalidad de la marca cuestionada, esta reviste un sonido diferente:

Conchita - Conchita y Rogelio - Conchita

Conchita - Conchita y Rogelio - Conchita

Conchita - Conchita y Rogelio - Conchita

La expresión “Y Rogelio” resalta la diferencia fonética, por lo que no puede decirse que se presenta similitud de este tipo vistas las marcas cada una en conjunto sin que sean fraccionadas. En este punto debe advertirse que el consumidor no fracciona las palabras ni elementos que conforman el signo, por lo que mal haría la entidad nacional en realizar el examen de registrabilidad separando los elementos de cada signo como al parecer pretende el actor.

En cuanto a la similitud ideológica, a juicio de esta corporación y en orden a procurar una posición similar a la del consumidor frente a los signos en contienda, se debe decir que la marca Conchita por sí sola evoca el nombre de una mujer mientras que, acompañada de los vocablos “Y Rogelio” representa una pareja, de modo tal que no es lo mismo imaginar una persona del género femenino a una pareja compuesta por personas de ambos géneros.

Por otra parte, señala la jurisprudencia andina traída al plenario, que la permanencia en una misma clase de producto o servicio no crea por si sola riesgo de confusión, dicha circunstancia no presupone que se acuda a los mismos canales de comercialización o similares medios de publicidad, de forma tal que no es dable presumir por ese hecho que exista conexidad competitiva.

En lo referido al nombre comercial, la Sala debe recordar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en la interpretación prejudicial anotada en el presente asunto sostuvo:

“En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el juez consultante deberá, al momento en que el signo denominativo Conchita fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial Alimentos Conchita Ltda. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”(2).

La actora no probó el uso real, efectivo y constante del nombre comercial Alimentos Conchita Ltda., en la medida que no aportó al proceso medio probatorios que demostraran la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos o servicios propios de la actividad que cobija dicho nombre, de manera que tampoco en este aspecto se le encuentra razón a la demandante.

La Sala finalmente observa que no hay lugar para condenar en costas a la parte demandante en tanto que las mismas no fueron causadas de conformidad con lo establecido en la ley.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Reconocer como apoderada de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a la doctora Camila Santamaría Balen, de conformidad con el poder otorgado visible a folio 247.

3. Quedando en firme la presente decisión, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

(2) Folio 269.