Sentencia 2007-00110 de octubre 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200700110 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Santander Investment Bank Ltd.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil trece.

Extractos: «V. Consideración previa

5.1. Excepción de cosa juzgada.

El Fondo de Empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfondos, manifiesta que deben negarse las pretensiones de la demanda, habida cuenta que existe cosa juzgada, pues mediante las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en forma definitiva que las marcas Superfondos y Superfondo Santander no eran confundibles.

Ahora bien, acerca de la cosa juzgada el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil establece:

“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.

La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes.

Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

De la norma transcrita se advierte que son las sentencias ejecutoriadas las que hacen tránsito a cosa juzgada. En este sentido, resulta claro para la Sala que debe despachar desfavorablemente la excepción de cosa juzgada propuesta por el Fondo de Empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfondos, pues los pronunciamientos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que no existía confundibilidad entre las marcas Superfondos y Superfondo Santander no son sentencias sino actos administrativos que, de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, son susceptibles de ser controvertidos mediante la acción de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contencioso administrativa.

VI. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Superfondos, cuyo registro se concedió para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...).

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor del Fondo de Empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfondos, el registro de la marca Superfondos, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre esta y la marca Superfondos Santander.

Sin embargo, antes de realizar el examen de registrabilidad de este signo, es menester establecer si la marca Superfondos Santander es notoria, pues el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó de oficio el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en atención a que la actora alegó que dicho signo ostentaba tal calidad.

6.1. Falta de Notoriedad del Signo Superfondos Santander.

Como primera medida debe la Sala determinar si la marca Superfondos Santander es notoria para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca Superfondos, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones indica que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Asimismo. el artículo 136 literal h) ibídem establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

A propósito, el artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

En el caso que nos ocupa, la Sala advierte que del material probatorio allegado al proceso no puede deducirse la notoriedad de la marca Superfondos Santander. De hecho, al expediente de la referencia se allegaron los siguientes documentos con el objeto de probar la notoriedad de la marca:

• Copia de la página web del Banco Santander, en la que se pone de presente que el fondo “es una alternativa de ahorro o inversión para empresas o personas jurídicas (clientes corporativos o empresariales) con excedentes de liquidez que deseen obtener rentabilidad para ellos)”(1).

• Ficha técnica del “Fondo Común Especial Superfondo Corporativo”, realizado por el Banco Santander el 31 de enero de 2007, en la que se informa acerca de la rentabilidad neta del fondo y se observa que este tiene 32 suscriptores(2).

• Copia de la revisión anual del Superfondo Corporativo del Banco Santander, de abril de 2006, en la que se observa que el valor del fondo es de 37.955 millones(3).

• Copia de la Resolución 16251 de 2000 (jul. 24), mediante la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la actora, el registro de la marca Superfondos Santander(4).

Lo anterior permite constatar que la marca Superfondos Santander se encuentra registrada a favor de la actora y que la demandante ha hecho un esfuerzo por consolidarla dentro del mercado de los negocios financieros. Sin embargo, la documentación allegada no acredita la notoriedad del signo Superfondos Santander, pues no demuestra, entre otros, el conocimiento real de la marca, ni la posición destacada en el mercado de los negocios financieros.

Debe destacarse, tal y como lo mencionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, que “la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto... En la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que no es dable acceder a la nulidad planteada por la presunta violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no logró probar la notoriedad del signo Superfondos Santander.

A propósito, en un caso semejante en el que se analizó la notoriedad de la marca Gudiz, para distinguir productos de la clase 30 de la de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“Debe la Sala precisar que la actora no demostró la notoriedad de la marca “Gudiz”, luego no se violó el literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por esta razón, el cargo por violación del literal h) no prospera.

Respecto de la necesidad de probar la notoriedad de una marca, dijo el Tribunal en la Interpretación Prejudicial:

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, esta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese estatus” (proceso 08-IP-95, caso “Lister”, publicado en la GOAC 231, oct. 17/96).

Igualmente el tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental” (proceso 40-IP-2003, publicado en la GOAC 961, ago. 4/2003, marca: Fino (mixta) mencionando al proceso 8-IP.95, ya citado”)”(5) (se resalta).

6.2. Examen de registrabilidad.

En orden a despachar la presunta violación de los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, debe la Sala pasar a examinar si es era procedente conceder el registro de la marca Superfondos, a favor del Fondo de Empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfondos, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las siguientes reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de derecho de marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, Tratado)”.

Bajo el anterior contexto, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se expresan como se señala a continuación:

 

Marca cuyo registro se cuestionaMarcas previamente registradas
Superfondos (mixta clase 36)Superfondos Santander (mixta clase 36)Superfondo Extra (nominativa clase 36)
2007-00110 ima1.jpg
2007-00110 ima2.jpg
Superfondo Extra

 

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta sección(6), al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otra que es mixta y otra que es nominativa, debe recordarse que el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial 28-IP-2012:

“A. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta

En el proceso interno se debe proceder a la comparación del signo mixto L Layfel con la marca mixta L. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas(7), logotipos(8), íconos, etc.

(...).

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821, ago. 1º/2002, diseño industrial: Burbuja videos 2000). Igualmente el tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 410, feb. 24/99)” (proceso 129-IP-2004. Marca: Gallo. Interpretación prejudicial, nov. 17/2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1158, ene. 17/2005).

(...).

B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto L Layfel y las marcas denominativas L Leonisa in Colección Juvenil y L Leonisa. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El juez consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, de conformidad con lo expresado en el literal c de la presente providencia”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud que pueda inducir a confusión al público consumidor entre las marcas Superfondos Santander y Superfondos, para luego efectuar el mismo análisis entre los signos Superfondo Extra y Superfondos .

6.2.1. Comparación ortográfica(9). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Superfondos Santander, Superfondos, Superfondos Santander, Superfondos, Superfondos Santander, Superfondos, Superfondos Santander, Superfondos, Superfondos Santander, Superfondos, Superfondos Santander, Superfondos, Superfondos Santander, Superfondos

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que existe similitud ortográfica entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y palabras que las componen es diferente, pues el signo Superfondos Santander tiene diecinueve (19) letras y está compuesto por dos (2) palabras; y la marca Superfondos tiene once (11) letras y está compuesta por una sola (1) palabra; lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto la partícula superfondo, se reproduce casi de manera idéntica en ambas marcas.

6.2.2. Comparación Fonética(10). 

A su turno, se advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues pese a que los signos Superfondos Santander y Superfondos tienen en común la partícula Superfondo, lo cierto es que su pronunciación es diferente, habida cuenta de que en la marca previamente registrada el vocablo Superfondo está seguido de la palabra Santander, lo cual, atendiendo a la pronunciación conjunta de los signos, genera un sonido distinto al de la dicción de la mera palabra Superfondos.

6.2.3. Comparación ideológica(11). 

Por otro lado, se advierte que existe identidad ideológica entre las marcas, pues evocan en la mente de los consumidores la misma idea, referida a lo que se entiende por “una gran arca de dinero”. En efecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra súper significa “en grado sumo” y fondo “caudales, dinero, papel moneda, etc., pertenecientes al tesoro público o al haber de un negociante”.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e identidad ideológica entre las marcas Superfondos Santander y Superfondos, por cuanto se perciben de forma similar y generan la misma idea en la mente de los consumidores. Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca Superfondos se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

6.2.4. Riesgo de confusión y/o asociación.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008, publicado en la GOAC 1648, ago. 21/2008, marca: Sheraton)”.

En el caso sub examine el registro de las marca Superfondos se concedió para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que el signo Superfondos Santander distinguía previamente “seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” en la misma clase.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que los signos Superfondos Santander y Superfondos son semejantes y distinguen servicios similares.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Superfondos es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca Superfondos no es registrable en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto de la marca Superfondos Santander, ya que puede generar riesgo de confusión y/o asociación con los servicios que esta distinguía previamente en la misma clase internacional.

En efecto, la Sala advierte que existe evidente conexión competitiva entre el “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” que distingue Superfondos en la clase 36 internacional y los de “seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que distingue Superfondos Santander en idéntica clase, pues estas actividades lucrativas el sector financiero son prácticamente idénticas y, por ende, podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los servicios financieros que distinguen ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente, salta a la vista que existe riesgo de confusión entre las marcas, pues para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equivocada que los servicios de la clase 36 identificados con la marca Superfondos constituyen una nueva línea de los servicios de Superfondos Santander, generando riesgos de asociación que se deben evitar.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Superfondos, cuyo registro se concedió para distinguir servicios en las clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues no es lo suficiente distintiva para distinguir servicios en el mercado respecto de la marca Superfondos Santander.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca Panorama de las Americas/of the Americas, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se constató que era confundible con la marca Panorama, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e ideológica entre las marcas, por cuanto el vocablo panorama, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva y evoca en el consumidor la misma idea.

(...).

En este sentido, en el caso que nos ocupa, se advierte que el registro del signo mixto Panorama de las Americas/of the Americas, se solicitó para distinguir “revistas” en la clase 16 internacional; y aquel que se otorgó a la marca Panorama es para distinguir en la misma clase internacional “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 16, permite constatar que la marca Panorama de las Americas/of the Americas no es lo suficientemente distintiva respecto del signo panorama, pues los productos que pretende distinguir en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “revistas”, no la diferencian suficientemente de aquellos que distingue la marca registrada.

De hecho, se advierte que las “revistas” que busca distinguir la marca Panorama de las Americas/of the Americas tienen clase específica y los “productos de imprenta”, que distingue el signo panorama, se encuentran incluidos en una misma clase del nomenclátor; pueden utilizar canales idénticos de publicidad, como lo son la televisión y la radio; aunque no son susceptibles de comercializarse por los mismos medios; y tienen una relación directa, que ante un eventual registro de la marca cuyo registro se negó podría confundir a los consumidores, quienes podrían asociar los productos de ambas marcas a un origen empresarial común.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo mixto Panorama de las Americas/of the Americas, cuyo registró se solicitó para distinguir “revistas” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”(12).

Adicionalmente, no sobra advertir que la Sala se abstendrá de examinar si existe confundibilidad entre las marcas Superfondo Extra y Superfondos, pues resulta inane realizar dicho estudio al haber constatado que el signo Superfondos se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. De hecho, sea cual fuere la conclusión que arroje dicho estudio, lo cierto es que es imposible mantener el registro del signo cuestionado, en razón a que la Sala ha encontrado que se encuentra incurso en una causal de irregistrabilidad.

Asimismo, debe advertirse que no es dable atender el argumento del Fondo de Empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfondos, en virtud del cual sostiene que le asiste un mejor derecho sobre la marca Superfondos que aquel que tiene la actora, debido a que ha usado dicha denominación como nombre comercial desde hace más de 40 años, pues lo cierto es que ello debió alegarlo como oposición al registro que se concedió sobre la marca Superfondos Santander y no en la presente demanda.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 23629 de 2006 (mar. 31), 29483 de 2006 (oct. 31) y 31509 de 2006 (nov. 28), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, Superfondos, el registro de la marca Superfondos, para distinguir “servicio de ahorro y crédito de sus asociados” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro respectivo y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 44, cuaderno 1.

(2) Folios 46 y 47, cuaderno 1.

(3) Folios 48 a 54, cuaderno 1.

(4) Folio 55, cuaderno 1.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007, radicado 11001032400020020003201, actora: Savoy Brands Colombia S.A., M.P. Camilo Arciniegas Andrade

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, radicado 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

(7) “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. Otamendi, Jorge. “Derecho de marcas”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

(8) Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto (...)”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 22ª edición. 2001.

(9) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(10) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(11) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(12) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 7 de febrero de 2013, actora: Compañía Panameña de Aviación S.A., Radicado 110010324000200500011 01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.