Sentencia 2007-00134 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 200700134 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Prada S.A.

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado.

Está conformado por las resoluciones 1562 de 30 de enero de 2006, 16113 de 20 de junio de 2006 y 28579 de 27 de octubre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “Praga” mixta, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos.

Los cargos se concretan en señalar que las marcas en contienda tienen similitudes fonéticas y ortográficas que impiden que el registro de la marca “Praga” se mantenga dado el alto riesgo de confusión que se presenta para el consumidor.

Sumado a lo anterior la actora advierte que la marca “Prada” es notoria, circunstancia que hace que la marca cuestionada se aproveche indebidamente del prestigio y reconocimiento de aquella.

3. Comparación entre signos mixtos.

Definido se tiene que las marcas cuyo cotejo debe realizarse a fin de resolver las pretensiones de la demandante son aquellas llamadas mixtas, categoría que se otorga a los signos distintivos que se encuentran formados por una denominación de una o varias palabras que conforman un todo pronunciable con o sin significado y por un dibujo o gráfico perceptible por el sentido de la vista.

Tratándose de este tipo de marcas, tanto la jurisprudencia del Tribunal Andino como la de esta corporación han establecido unas reglas de cotejo que deben ser atendidas para verificar el posible riesgo de confusión. En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostiene:

“Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821, ago. 1º/2002, diseño industrial: Burbuja videos 2000). Igualmente el tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410, feb. 24/99)” (proceso Nº 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial, nov. 17/2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1158, ene. 17/2005).

El juez consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo

En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos Praga y Prada”.

Siguiendo estos derroteros se advierte que el elemento predominante en los signos a comparar es el denominativo en tanto que en ellos sobresalen las palabras “Prada” y “Praga” respectivamente como elementos propios de cada marca, circunstancia que muestra que es la fuerza de las palabras la que causa impacto en la mente del consumidor.

Así las cosas la Sala realizará el estudio de los aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales para establecer si el registro marcario objeto de la demanda debe mantenerse o ser anulado.

4. Similitud ortográfica, fonética y conceptual.

En este preciso punto la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Atendiendo las reglas trazadas la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Marca previamente registrada

PRADA
12345

 

Marca cuyo registro se cuestiona

PRAGA
12345

De la comparación se desprende lo siguiente:

La vocal A presente dos veces en cada palabra se ubica en la misma sílaba, es decir, la sucesión de vocales es idéntica en una y otra denominación. Del mismo modo se aprecia la longitud de las palabras formadas ambas por 5 letras, coincidencia que también se vislumbra en el número de sílabas siendo 2, estando Pra - da para el signo previamente registrado, y Pra - ga para el signo cuyo registro se cuestiona.

En cuanto las raíces y terminaciones, la raíz es la misma en las marcas constituyéndose en la sílaba PRA común a las dos. En definitiva, existe identidad en la sucesión de vocales, la longitud de las denominaciones, el número de sílabas y los prefijos, lo que hace ostensible la similitud ortográfica entre los signos comparados.

Respecto la similitud fonética, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba común a los signos confrontados, esto es la sílaba Pra, provocándose un sonido casi idéntico al pronunciar cada marca tal y como se nota a continuación:

PRADA - PRAGA - PRADA - PRAGA - PRADA - PRAGA

PRADA - PRAGA - PRADA - PRAGA - PRADA

PRADA - PRAGA - PRADA - PRAGA

La similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación derivado de la coincidencia entre las terminaciones, raíces y la sílaba tónica, de manera que en ese caso no cabe duda de que las marcas en contienda son fonéticamente similares.

En cuando la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor tal y como lo describió el tribunal en la interpretación prejudicial. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que existen signos que no evocan una idea en sí y que por ello son de fantasía, estos se forman por palabras sin contenido conceptual que no hacen referencia a las cualidades, aptitudes, género o especie del producto.

En el presente caso, la marca opositora “Prada” es de fantasía en tanto que la misma no tiene contenido conceptual, mientas que la marca “Praga” evoca la ciudad europea capital de la República Checa, circunstancia que conduce a que no se observe similitud conceptual entre los signos cotejados.

No obstante la diferencia conceptual o ideológica de las denominaciones, no se puede pasar por alto que la referencia a un lugar geográfico impide en algunos casos que la marca sea registrada, se trata de eventos en los cuales la denominación es en sí misma una indicación geográfica que puede generar riesgo de confusión por lo que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal L) del artículo 135 de la Decisión 486(3).

Evidenciando la similitud ortográfica y fonética que se presenta entre las marcas cotejadas a más de la indicación geográfica que constituye la denominación “Praga”, la Sala estima que estas son suficientes para establecer un riesgo de confusión, precisamente, permitir la coexistencia de las marcas registradas a pesar de la falta de distintividad que ostenta el signo “Praga” contraviene los postulados de la norma comunitaria, más aun tratándose de marcas que comprenden los mismos productos de la 25 de la calificación internacional y que por ello son comercializadas por los mismos canales.

Por consiguiente, la Sala declarará la nulidad del registro marcario dado para el signo mixto “Praga” para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la señora Luz Mery Mesa López.

5. Notoriedad de la marca Prada

Aduce el actor que el registro demandado desconoce la notoriedad de la marca previamente registrada “Prada”.

En verdad, la notoriedad de la marca es una característica de ciertos signos distintivos que consiste en el conocimiento que de él se tiene en el sector pertinente y del cual se desprende una protección reforzada del ordenamiento comunitario, en aras de evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Ahora bien, para que una marca sea considera notoria y de dicha circunstancia se desprenda su especial protección, quien la alegue debe acreditarla a través de los medios probatorios permitidos en el ordenamiento jurídico, en ese sentido esta Sección ha sostenido pacíficamente lo siguiente:

“La Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega (…) En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del derecho marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende”(4).

En el presente asunto la Sala advierte que el actor no allegó al proceso prueba alguna que diera cuenta de la notoriedad de su marca, circunstancia que lleva a que esta no sea reconocida así como tampoco su protección en los términos planteados por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dada para este asunto.

En razón de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 1562 de 30 de enero de 2006, 16113 de 20 de junio de 2006 y 28579 de 27 de octubre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “Praga” mixta, para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, cuyo titular es la señora Luz Mery Mesa López.

2. Ordenar a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o a quien haga sus veces, cancelar el registro de la marca “Praga” para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional cuyo titular es la señora Luz Mery Mesa López, y publicar la presente decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial.

3. Negar la demás pretensiones de la demanda.

En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.»

(3) l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. 12 de mayo de 2011. Expediente 2002-00107, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.