Sentencia 2007-00136 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Radicación 110010322400020070013600

Consejero ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actora: Productora de capsulas de gelatina S.A. - Procaps

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Confecciones Leonisa S.A.

Tema: Registro marcario —examen de registrabilidad— causales de irregistrabilidad —reglas de cotejo—

Marcas en conflicto: Procaps Puppet Gel´s - Puppet

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad Productora de Capsulas de Gelatina S.A. —Procaps—, por medio de apoderado judicial, contra las resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo Procaps Puppet Gel´s (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Extractos «V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Productora de Capsulas de Gelatina S.A. —Procaps, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo Procaps Puppet Gel´s (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 135, literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma no es confundible con la marca Puppet (nominativa), previamente registrada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Igualmente, sostuvo que se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que se negó el registro del signo sin haber tramitado la excepción solicitada, esto es, la relacionada con la cancelación por no uso de la marca en comento.

V.2. Violación del artículo 29 de la Constitución Política.

Adujo la parte actora que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró su derecho de defensa al omitir tramitar la excepción de cancelación por falta de uso de la marca Puppet (nominativa) a nombre de la sociedad Confecciones Leonisa S.A.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina establece que “[…] la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”.

Igualmente, se observa que el inciso 2º del artículo en mención dispone que “[…] la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada […]” (Negrillas fuera de texto).

En este sentido, la Sala considera que la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa únicamente puede darse en un proceso administrativo en el que hubo oposición pero no, como erradamente lo señaló la parte actora, en un trámite en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el análisis de registrabilidad de oficio.

Bien lo consideró el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación rendida en el proceso de la referencia, cuando sostuvo que “[…] la acción de cancelación por falta de uso como medio de defensa en un proceso de registro de marca en el que no hubo oposición no puede darse en el marco de una denegatoria de oficio. No es este el caso, toda vez que Confecciones Leonisa S.A., como titular del registro de la marca Puppet (denominativa) para designar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no formuló oposición […]”.

Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, a través de la cual se negó el registro del signo objeto de análisis, se pronunció expresamente sobre la solicitud de aplicación de la excepción de cancelación por no uso de la marca Puppet (nominativa), por lo que garantizó el principio de congruencia y el derecho al debido proceso de la parte actora.

En efecto, la entidad sostuvo que “[…] se debe entender que si el solicitante, pretende invocar como defensa la excepción de cancelación, lo tiene que hacer en debida forma, esto es, con los requisitos mínimos para su presentación (en el expediente del registro que se pretende cancelar y acreditando el pago de la tasa correspondiente para el trámite) […]” y, agregó que “[…] la cancelación de un registro por falta de uso de la marca […] deberá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada […]”.

En este contexto, la Sala concluye que no le asiste razón al apoderado de la sociedad actora en cuanto al presunto desconocimiento de la garantía establecida en el artículo 29 de la Constitución Política.

V.3. Violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para sustentar la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la parte actora señaló que la marca Procaps Puppet Gel´s nominativa), es distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la regla o principio general de registrabilidad, al disponer que “[…] constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la controversia no gira entorno al hecho de que se debe determinar si el signo Procaps Puppet Gel´s constituye o no una marca en los términos del artículo 134 ibídem, sino que se circunscribe a que se analice si se encuentra ajustado a derecho lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, lo anterior al desconocer que es inexistente el conflicto de confundibilidad con la marca Puppet (nominativa) y que no se tramitó la excepción de cancelación por no uso.

En este sentido, en el sub lite, no resulta procedente el estudio de la disposición plurimencionada, por cuanto el problema jurídico gira en torno a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 ejusdem, igualmente invocado por la parte actora en el libelo de demanda, y el cual fue el fundamento para la expedición de los actos acusados.

Cabe resaltar que a la misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al precisar que no realizaría la interpretación prejudicial del artículo 134 en comento “[…] por no ser pertinente […]”.

Finalmente y en cuanto al presunto desconocimiento de los artículos 135 literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala advierte que la parte actora no sustentó su violación, razón por la cual no hará pronunciamiento alguno sobre los mismos.

V.4. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El apoderado de la parte actora invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente:

“ART.136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

V.4.1. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, por una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, por la otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.2. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria(4) ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.4.3. La comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

Signo SolicitadoMarca Registrada
Procaps Puppet Gel´s
nominativo)
Puppet
(nominativa)

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, con o sin significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe resaltar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor(5).

V.4.4. Análisis de la comparación de los signos.

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo Procaps Puppet Gel´s nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte demandante fundamenta su solicitud de nulidad en que el referido signo no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Comunidad Andina, al no ser confundible con la marca Puppet (nominativa), previamente registrada para distinguir productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

PROCAPS PUPPET
1234567 8910111213

GEL´S
141516 17

Signo solicitado 

PUPPET
123456

Marca registrada 

En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala estima que el signo distintivo Procaps Puppet Gel´s, está compuesto por tres (3) palabras, diecisiete (17) letras y puede ser dividido en cinco (5) sílabas: PRO - CAPS - PU - PPET - Gel´s.

Por su parte, la marca registrada Puppet está compuesta por una (1) palabra, seis (6) letras y dos (2) sílabas: PU - PPET.

De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número de palabras, letras y sílabas y, por ende, tienen una extensión diferente.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

Procaps Puppet Gel´s - Puppet - Procaps Puppet Gel´s - Puppet

Procaps Puppet Gel´s - Puppet - Procaps Puppet Gel´s - Puppet

Procaps Puppet Gel´s - Puppet - Procaps Puppet Gel´s - Puppet

Procaps Puppet Gel´s - Puppet - Procaps Puppet Gel´s - Puppet

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se puede advertir que ellos no se escuchan de forma muy parecida.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que “[…] las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a la estructura fonética […]”(6). Al respecto y como bien lo señaló la parte actora, la Sala advierte que, de una parte, el signo solicitado tiene la siguiente composición fonética: dos golpes de voz, pausa, dos golpes de voz, pausa y un golpe de voz y, de otra, la marca previamente registrada cuenta tan solo con dos golpes de voz.

Cabe resaltar que la semejanza visual y fonética no se desvirtúa por el hecho de que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de la marca registrada, por cuanto la “[…] comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual […]”(7) (Negrillas fuera de texto).

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales (Procaps y Gel´s) que lo dotan de distintividad.

Finalmente, la Sala advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, por cuanto los vocablos Puppet Gel´s - Puppet que las componen son de fantasía y, por lo tanto, no tienen un significado en sí mismos ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las marcas. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo lo siguiente respecto de los términos en idioma extranjero y las palabras de fantasía:

“[…] En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate […]”(8) (Negrillas fuera de texto).

Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.

V.4.5. Riesgo de confusión y/o asociación.

Sin perjuicio del análisis anterior, para la Sala resulta necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor, realizando el respectivo análisis de riesgo de confusión y/o asociación.

En este sentido y sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”.

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de los signos en conflicto, la Sala encuentra que si bien es cierto que las marcas Procaps Puppet Gel´s y Puppet están registradas en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que las mismas protegen productos diferentes.

En efecto, el signo solicitado pretende identificar productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebe; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas (fls. 37 y 150). A su vez, se tiene que la marca registrada identifica productos higiénicos (fl. 238).

De esta manera, se observa que los signos en conflicto no comparten la misma naturaleza y finalidad, además los canales de comercialización y publicitarios son disímiles, razón por la cual puede concluirse que el consumidor medio tiene la capacidad para diferenciarlos.

Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido que la sociedad Confecciones Leonisa S.A. es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de ropa interior, fajas y lencería, actividad económica diferente a la desarrollada por la sociedad Productora de Capsulas de Gelatina S.A. —Procaps—, quien se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos.

Cabe resaltar que el signo solicitado inicia con la expresión Procaps, la cual se refiere, sin lugar a equivocaciones, al origen empresarial del producto que se pretende identificar, diferenciándola claramente de la marca previamente registrada.

Finalmente y sin perjuicio de que es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado(9) en la cual se ha sostenido que el juicio de legalidad de los actos administrativos debe realizarse de acuerdo con las circunstancias vigentes al momento de su expedición, la Sala no puede desconocer el hecho de que la titularidad de la marca Puppet fue transferida a la parte actora (fls. 239 a 243, 269 y 274).

Ciertamente, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó de oficio el examen de registrabilidad del signo Procaps Puppet Gel´s con fundamento en la marca previamente registrada denominada Puppet a nombre de la sociedad Confecciones Leonisa S.A., también lo es que dicha sociedad cedió los derechos de propiedad industrial de la marca Puppet a la sociedad Productora de Capsulas de Gelatina S.A. —Procaps—, lo cual elimina, en la actualidad, cualquier riesgo de confusión y/o asociación.

V.5. Conclusión.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala concluye que el acto acusado vulnera lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Procaps Puppet Gel´s en la clases 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, la cual puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca Puppet, al no ser confundible con esta.

En consecuencia, se declarará la nulidad de las resoluciones demandadas y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre el signo Procaps Puppet Gel´s nominativo) en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tal como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

1. Declarar la nulidad de las resoluciones 6677 de 21 de marzo de 2006, 24771 de 20 septiembre de 2006 y 29046 de 30 de octubre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo Procaps Puppet Gel´s nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio que registre el signo Procaps Puppet Gel´s nominativo) en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Enviar copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.

(3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.

(4) Ibídem.

(5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-2013. 27 de marzo de 2013.

(6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 9-IP-1994 de 24 de marzo de 1995.

(7) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 145-IP-2015 de 26 de agosto de 2015.

(8) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2013. 15 de marzo de 2013. Marca: “Taxi Driver”.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de mayo de 2010. Rad.: 2005 - 01869. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.