Sentencia 2007-00139 de octubre 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-0324-000-2007-00139-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Mediante el acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora considera que ese registro viola los derechos que sobre el signo LE COLLEZIONI es titular en Ecuador.

6.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

Decisión 486 de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

“ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

6.3. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo distintivo, cuyo registro se solicita, es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La normativa citada, de otro lado, prevé que a la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones y que, en consecuencia, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

6.4. Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos LE COLLEZIONI (en la clase 18) y LE COLLEZIONI (en las clases 3, 18, 25 y 35) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente:

“La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones:

“[E]l signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el juez consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos”.

6.5. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia una vez observadas en el expediente las marcas mixtas confrontadas, se advierte que el elemento predominante es el denominativo (esto es, la expresión LE COLLEZIONI), por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.

Esta constatación releva cualquier análisis en torno al riesgo de confusión de las marcas, desde los puntos de vista de su similitud ortográfica y fonética, como quiera que se trata de signos idénticos(4), LE COLLEZZIONI vs. LE COLLEZZIONI, no siendo necesario en este asunto el examen del aspecto ideológico o conceptual, como quiera que se trata de una expresión en idioma extranjero no conocido en nuestro medio y como tal, es un signo de fantasía, esto es, un signo que carece de significado o connotación conceptual en nuestra lengua.

6.6. Examinada la confundibilidad entre los signos distintivos cotejados, lo que plantea la controversia es definir sobre el supuesto “mejor derecho” que sobre la expresión LE COLLEZZIONI alegan tener los demandantes, derivado del hecho de que en Ecuador son titulares del nombre y enseña comercial LE COLLEZZIONI utilizado para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio en que desarrollan actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de productos comprendidos en la clase 18 internacional.

El citado argumento no es compartido por la Sala porque como lo señaló expresamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, “[n]o resulta pertinente considerar los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente en Colombia”, toda vez que “…alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, sólo puede darse en un procedimiento, por quien se opone a un registro (oposición andina)”. (negrillas de la Sala).

En efecto, el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición, en tanto que de aquellos se haya hecho un uso anterior, público, ostensible, real y continuo en el país donde se pretenda registrar la marca o usar el nombre comercial(5), en este caso se observa que no hubo ningún tipo de oposición por parte del demandante.

En este punto considera la Sala que para brindar una mayor claridad respecto del tema en estudio se hace necesario analizar el caso desde varios puntos de vista para determinar si es cierto o no que al demandante le asiste, en Colombia, un mejor derecho sobre el signo distintivo LE COLLEZZIONI que el que actualmente ostenta el titular de la marca registrada en este país. Para ello es imprescindible estudiar los siguientes asuntos: el nombre comercial, su protección y su prueba, el principio de territorialidad y las excepciones al principio de territorialidad.

6.7. El nombre comercial, su protección y su prueba.

El artículo 190 de la Decisión 486 lo define como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” y el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado respecto de sus características indicando que su objetivo es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado que puede además utilizar más de un nombre comercial, para identificar diferentes actividades empresariales, que es independiente de la razón social de la persona jurídica(6).

En cuanto a su protección los artículos 191, 192, y 193 establecen el sistema de protección del nombre comercial, el cual puede derivarse de su depósito, registro o de su uso efectivo. El artículo 191 dispone que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa y se prueba acreditando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

Al respecto se ha pronunciado el Tribunal Andino de Justicia en el sentido de indicar que: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores(7)”.

También se ha expresado por parte del tribunal que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

En este orden de ideas debe precisarse que quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar, a través de los medios probatorio que el ordenamiento jurídico prevé, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad pues la simple afirmación del uso no otorga un derecho de exclusiva sobre el nombre.

En efecto el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial de este caso afirmó lo siguiente:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros”.

En este caso los demandantes aseguran ser titulares del nombre comercial LE COLLEZZIONI por haberlo usado en Ecuador desde 1988 para distinguir al empresario y al establecimiento comercial que desarrolla actividades con la distribución, comercialización, importación y exportación y compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), materias primas como telas y cueros y demás artículos relacionados como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras y productos en cuero, bastones, fustas, etc., productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ningún momento pretendieron acreditar el uso efectivo del nombre comercial LE COLLEZZIONI en Colombia, lo que impone realizar un análisis sobre el ámbito de protección de este tipo de signos distintivos, específicamente en lo relacionado con el principio de territorialidad que regula la decisión 486 que regulado específicamente al tema marcario por una visión sistemática y panorámica de la norma comunitaria es perfectamente aplicable a signos distintivos como el nombre y la enseña comercial.

6.8. Principio de territorialidad.

Al respecto debe manifestarse que el territorio es un limitante natural en el ámbito de protección de las marcas, pues como bien es sabido el registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo, al menos en principio, sin tener en cuenta las marcas notorias.

Uno de los fines legítimos del ámbito de protección de la propiedad industrial es el consumidor, el cual es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.

Vale la pena resaltar que los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica generalmente con el acto de registro, el acto por medio del cual la autoridad administrativa competente (Superintendencia de Industria y Comercio) le otorga el derecho de exclusividad sobre la marca y los efectos de esa concesión no pueden proyectarse mas allá de las fronteras del estado donde fue concedida la marca.

En la Decisión 486 se hace necesario hacer una lectura sistemática de toda la norma comunitaria para concluir que opera el principio de territorialidad pues siempre se hace referencia al territorio del país miembro y nunca a un territorio subregional.

Sin embargo de la lectura de la Decisión 486 se logra extraer que existen excepciones al principio de territorialidad desarrollado con anterioridad, por esa razón a continuación se hará referencia a ello.

6.9. Excepciones al principio de territorialidad.

En la Decisión 486 se encuentran dos excepciones al principio de territorialidad, la marca notoria y la oposición andina, respecto de la primera debe señalarse que un signo puede protegerse como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro, pero debe advertirse que dicha protección solo se le deberá otorgar a aquellos signos que alcancen el carácter de notorios, pues dicha protección va mas allá de los principios básicos de “regla de la especialidad” referida a las clases de la clasificación internacional y al “principio de territorialidad” referido al ámbito de protección del derecho.

El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial(8)”.

En efecto la marca notoria encuentra su importancia en el régimen de protección aplicable a ella, pues el titular a pesar de no contar con un registro en un determinado país y sin ni siquiera haber presentado una solicitud goza de ciertas prerrogativas que lo facultan para impedir el registro de la misma marca a favor de un tercero e incluso para solicitar la nulidad de un registro previamente concedido y los efectos de tener una marca con esas características se extienden a países donde carezca de registro.

La otra excepción es la oposición andina, la cual está regulada en el artículo 147 de la Decisión 486:

“ART. 147.—A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.

El Tribunal Andino ha manifestado lo siguiente:

“La decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros”.

Para intentar la oposición andina se debe acreditar un interés real por parte del opositor, lo que para el caso concreto significaría que el opositor debería intentar el registro de sus signos (en este caso, utilizados en ecuador) en Colombia al momento de presentar la oposición andina.

6.10. Considera la Sala que es preciso recapitular lo sucedido en el presente caso y debe señalarse que los demandantes nunca afirmaron haber utilizado en Colombia un signo distintivo idéntico al de LE COLLEZIONI, razón por la cual bajo ese punto de vista no tienen un mejor derecho que el del titular de la marca LE COLLEZIONI en Colombia, sin embargo se seguirá con el análisis para determinar si se encuentran alguna de las excepciones para la protección de esos derechos.

6.11. Los demandantes alegaron un mejor derecho que el del titular de la marca en Colombia, por haber utilizado con anterioridad (1988) a su registro, el signo LE COLLEZIONI pero en Ecuador, lo cual riñe, como se vio con anterioridad, con el principio de territorialidad pues el derecho que tienen los demandantes solo puede predicarse y ampararse en Ecuador, lo que impone a la Sala determinar si en el presente caso se configura alguna de las excepciones al principio de territorialidad que conlleve la ilegalidad del acto administrativo atacado.

6.12. Respecto de la notoriedad del signo la Sala debe señalar que no estudiará el tema por cuanto no fue un argumento utilizado por los demandantes y no obra prueba alguna en el expediente que pretenda acreditar la notoriedad del signo LE COLLEZIONI.

6.13. En el presente caso lo que se alegó fue la protección en Colombia de un nombre y enseña comercial utilizado en Ecuador, por ello la única vía de protección que tenían los demandantes, en el trámite administrativo de registro, era hacer uso de la “oposición andina” pero ésta fue presentada extemporáneamente bajo el argumento irrelevante de que no tenían conocimiento previo del asunto.

Al respecto debe manifestarse que en varias ocasiones el Tribunal Andino ha señalado que la normativa comunitaria establece un plazo perentorio de 30 días para presentar las oposiciones contra las marcas solicitada ante la autoridad competente y que ese mismo termino se le debe aplicar a la “oposición andina” razón por lo cual se encuentra ajustada la extemporaneidad que de la oposición se deprecó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

6.14. No obstante lo anterior en el presente caso ocurre que los demandantes presentaron ante la Superintendencia un escrito que catalogaron como "escrito de advertencia” antes que se concediera el registro como marca del signo LE COLLEZIONI, advirtiendo que la solicitud de registro se estaba haciendo de mala fe y que además estaría incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486.

6.15. El acto administrativo demandado, (Res. 5656, de mar. 17/2005) indicó que la solicitud de registro de la marca cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que implica que la única posibilidad de que las pretensiones de la presente demanda prosperen está supeditada a que en efecto los demandantes en el trámite administrativo hayan acreditado que la solicitud de la marca se hizo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal o que se haya probado ante esta instancia que el registro se hubiera efectuado de mala fe.

Para ello se hace necesario hacer referencia al artículo 137 de la Decisión 486 y a la mala fe en la obtención de los registros marcarios.

6.16. Mala fe en la obtención del registro marcario.

La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Que lo contrario de la buena fe es la mala fe; que es básicamente lograr, por medios arteros, faltos de sinceridad, dolosamente concebidos y con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio de un tercero, un fin determinado.

El mismo tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal(9).

También ha manifestado lo siguiente:

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo(10)”.

Por lo anterior le corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se probó o no la mala fe en el registro como marca del signo LE COLLEZIONI y en el mismo sentido determinar si por ello se configuraría la causal de nulidad indicada en el artículo 172 de la Decisión 486.

Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

El tribunal ha establecido que debe entenderse como represéntate aquel que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por esta; por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por esta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

En este caso la Sala advierte que la conducta reprochada por los demandantes no encaja dentro de dicha prohibición, pues en ninguna parte de la demanda, ni del expediente se afirmó y muchos menos se probó que el titular de la marca en Colombia fuera representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en Ecuador, razón por la cual deberá estudiarse si probó que el registro se hubiese realizado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme a lo dispuesto con el artículo 137 de la Decisión 486.

6.17. Artículo 137 de la Decisión 486.

Para la determinar si existió o no violación del artículo 137 de la Decisión 486 deben valorarse las pruebas presentadas por los demandantes con el fin de dilucidar si constituyen indicios razonables que permitan a la Sala inferir que el registro se hubiere solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Sin embargo antes de entrar a realizar la anunciada valoración probatoria debe señalarse que según lo dispuesto en el artículo 258 de la Decisión 486 que considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos, el literal a) de dicha norma considera acto de competencia desleal cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En los aspectos que tienen que ver con similitud de signos distintivos obtenidos con un fin desleal debe señalarse que el Tribunal Andino ha señalado que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, pues hace falta que además se trasgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. Por ello quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137 deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de un signo distintivo previamente conocido.

6.18. En el caso concreto la Sala considera que los demandantes no probaron de manera alguna que el registro de la marca LE COLLEZIONI en la Clase 18 Internacional por parte de la sociedad EXECUTIVE S.A. se haya hecho para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de un signo distintivo previamente conocido, toda vez que pretendió fundamentar su posición afirmando que existieron contactos comerciales entre las empresas pero no se probó que se hayan llegado a acuerdo que permitiera a EXECUTIVE S.A. ser representante, distribuidor o comercializador en Colombia y adicionalmente no probaron nada relacionado con la competencia desleal y además no se puede constituir un acto de esa índole en razón a que tampoco se probó que el señor March Game y/o la sociedad ECUACLEANER S.A. tenga participación comercial en el mercado colombiano, por lo tanto no es competidor de la sociedad EXECUTIVE S.A. titular en Colombia del signo LE COLLEZIONI.

Únicamente se limitaron a probar la existencia y uso del nombre comercial del signo LE COLLEZIONI en Ecuador, hechos que no están en discusión en la presente demanda razón por la cual todo ese acervo probatorio resulta impertinente.

6.19. En ese contexto encuentra la Sala que los actos administrativos acusados no desconocen ninguna de las disposiciones invocadas en la demanda. Al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:

(i) Se reconoció el derecho prioritario a quien primero solicitó el registro marcario.

(ii) El estudio de registrabilidad de que trata el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se realizó debidamente, pues así lo afirma el acto administrativo demandado, así se comprobó por parte de esta Sala y los demandantes no lograron desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo ni lograron probar las causales de nulidad del registro previstas por la norma comunitaria.

Además, como se analizó previamente, no era necesario en ese examen hacer pronunciamiento alguno sobre el pretendido mejor derecho alegado por los demandantes sobre la expresión LE COLLEZZIONI, ya que ello correspondería propiamente al fundamento de una oposición andina y como se encuentra probado dentro del expediente dicha herramienta procesal no fue utilizada por los demandantes.

(iii) Como el derecho sobre el nombre comercial que según los demandantes ha sido adquirido por su uso previo en Ecuador no era un asunto que fuera materia de discusión en el trámite administrativo que concluyó con el acto acusado, no era aplicable la disposición contenida en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina(11) y por ende éste no pudo ser infringido por aquellos.

(iv) No existe vulneración alguna del artículo 63 de la C.P., pues la protección que el Estado le otorga a la propiedad intelectual parte del cumplimiento por los interesados de las exigencias y requisitos establecidos por la normativa andina para la obtención de un registro marcario, los cuales en este caso fueron cumplidos por la sociedad EXECUTIVE S.A. al solicitar el registro como marca del signo LE COLLEZZIONI.

6.8. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por el señor FERNANDO MARCH GAME y la sociedad ECUACLEANER S.A. contra la Resolución número 5656 de 17 de marzo de 2005, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca LE COLLEZIONNI (mixta), solicitada para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Respecto de esta disposición no se expresa concepto alguno de violación.

(2) Folios 117 a 123 del expediente.

(3) Folios 210 a 223 del expediente.

(4) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha sostenido que: “En el caso materia de esta sentencia interpretativa los signos por registrarse son idénticos entre sí y para la misma clase de productos, produciéndose no una simple similitud sino una identidad que, sobrepasando la similitud, descarta toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre los dos signos. La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis.” (Proceso 17-IP-96).

(5) Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 136 literal b).

(6) Proceso 78-IP-2011.

(7) Proceso 45-IP-98, marca: Imprecol, publicado en la Gaceta Oficial 581 del 12 de julio de 2000.

(8) Proceso 30-IP-2011.

(9) Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial 461 de 2 de julio de 1999.

(10) Proceso 3-IP-99.

(11) “ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.