Sentencia 2007-00188 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2007 00188 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

Actor: Productora Tabacalera de Colombia S.A. - Protabaco S.A.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado

Está conformado por las resoluciones 11562 de 23 de mayo de 2005, 19893 de 27 de julio de 2006 y 31766 de 28 de noviembre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca nominativa “LOTO”, para distinguir productos de la clase 34 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos.

La actora esgrime la violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por las razones inicialmente reseñadas, bajo la tesis de que el signo LOTO presenta tal semejanza frente al signo previamente protegido LOTUS registrado como marca vigente para la clase 34, por reproducirla de manera sustancialmente idéntica, de tal manera que carece de la distintividad que se requiere para su registro como marca.

El problema jurídico a dirimir se contrae a verificar qué tanta semejanza hay entre los signos enfrentados y en qué medida puede afectar la registrabilidad de la marca enjuiciada, puesto que según lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

En ese orden, lo primero que se ha de precisar es la clase de marcas a que corresponde cada una de ellas, observándose que las dos son nominativas, toda vez que están conformadas por las expresiones LOTO y LOTUS.

Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación de dichos signos se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados, que cabe resumir así:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Así mismo la interpretación prejudicial señala que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra” (fls. 212-213).

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Similitud ortográfica:

Marca previamente registrada

LOTUS
12345

Marca cuyo registro se cuestiona

LOTO
1234

De la comparación se desprende lo siguiente:

La longitud de las palabras es distinta, mientras la marca LOTUS se conforma por cinco (5) letras, la marca LOTO está formada por cuatro (4); en cuanto la composición por sílabas la cantidad es idéntica, de manera que, tanto marca cuestionada como marca opositora tienen dos sílabas, LO - TO y LO - TUS respectivamente.

Así mismo, la raíz de cada expresión redunda en la partícula LO, siendo idéntica en ambas marcas, mientras que las terminaciones difieren estando TO en la marca cuestionada y TUS en la marca opositora. En cuanto las vocales, las dos expresiones comparten la vocal O contenida a su vez en la raíz LO, común a los signos en conflicto.

Del cotejo se verifica la coincidencia entre el número de sílabas, la secuencia de vocales y las raíces comunes, concluyendo que no existe ortográficamente fuerza distintiva entre las marcas, de manera que se presenta similitud ortográfica entre ellas.

En cuanto la similitud fonética, la sílaba tónica de una y otra expresión se encuentra en la sílaba LO que al mismo tiempo es el prefijo común a las dos marcas, no obstante debe decirse que el sufijo TUS propio a la marca opositora LOTUS hace que al pronunciarse tenga un sonido diferente frente a la marca LOTO.

LOTUS - LOTO - LOTUS - LOTO

LOTUS - LOTO - LOTUS - LOTO

LOTUS - LOTO - LOTUS - LOTO

La diferencia en el sonido que imprime el sufijo TUS a la expresión LOTUS marca la diferencia fonética de manera que no puede predicarse similitud de este tipo, lo dicho se demuestra en tanto que al reproducir a viva voz una y otra palabra se comprueba que la terminación contenida en la marca opositora hace que se emita un sonido diferente que permite distinguir una expresión de la otra.

En cuanto la similitud ideológica, la marca LOTO evoca el nombre de una flor comúnmente conocida como “la flor de loto”, por su parte, la palabra LOTUS no tiene significado alguno que sea conocido en el idioma español, en este sentido la Sala debe recordar que el estudio que se realiza obliga a que el juez ocupe el lugar del consumidor medio teniendo en cuenta la naturaleza de los productos.

Lo anterior, ya que se ha dicho en el proceso que la palabra LOTUS traduce LOTO del inglés al español. Según la regla fijada anteriormente, la traducción de la expresión no es conocida por el común de los consumidores, por el contrario, se requiere de un especial conocimiento del idioma foráneo para entender su significado, lo que es a todas luces ajeno a un consumidor medio que no entiende que la marca LOTUS evoca “la flor de loto”, razón por la que no puede predicarse similitud ideológica.

Otro aspecto a tener en cuenta es la naturaleza del producto que se quiera distinguir con la marca, en el caso objeto de esta decisión se refiere a tabaco, artículos para fumadores, cerillas, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, la Sala reitera que en relación con algunos productos se tiene que sus eventuales compradores son especializados, podría hablarse de un consumidor especial que por la naturaleza misma del bien que adquiere cuenta con mayor capacidad que el consumidor común para diferenciar los productos.

Frente a los productos de la clase 34 de la clasificación internacional de Niza, la Sala ha sostenido que el público al que se dirigen son de los llamados especializados, ello se fundamenta en consideración a que los bienes que adquieren se refieren al consumo de tabaco, siendo ese producto adquirido por un nicho de público que por su especificidad distingue fácilmente una marca de otra.

En ese sentido, la Sala en sentencia de 11 de febrero de 2010 dictada dentro del proceso 2004-00376 con ponencia del Consejero de Estado doctor Marco Antonio Velilla Moreno sostuvo:

“No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “DU MONT” y “S.T. DUPONT” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34 Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “BELMONT”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas respecto a la marca cuestionada, son insignificantes.

Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación:

“Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”:

“A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”(3).

En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”(4)”.

De conformidad con los criterios adoptados por la jurisprudencia de la Sala, cuando se trata de cotejar marcas que diferencian productos dirigidos a consumidores especializados, las similitudes que se presenten de tipo ortográfico, fonético e ideológico se reputan dúctiles, esto es, frente a éstas prevalece el conocimiento que de los productos ofrecidos tiene el consumidor, de forma que el riesgo de confusión se ve menguado.

Así las cosas, no se advierte riesgo de confusión de las marcas en conflicto ya que estas amparan productos que se encuentran dirigidos una especial población o lo que es lo mismo, a un segmento de la población que por tener especial interés en los productos sabe diferencias uno de otro.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

2. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.»

(3) Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(4) Sentencia de 24 de julio de 2008, radicación 2002-00411, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Pfizer Products Inc.