Sentencia 2007-00189 de julio de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2007-00189-00.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Bata Brands S. ARL.

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, ordenó el archivo de la solicitud de la transferencia de Bata Limited a Bata Brands S. ARL, de la marca “Weinbrenner” (etiqueta), Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, certificado de registro 130604, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la actora no satisfizo el requerimiento efectuado por dicha entidad, al no haber allegado el documento que acreditara la inscripción de la transferencia de la referida marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

DECISIÓN 486

“ART. 161.—Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.

Al respecto, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencia de 2 de junio de 2011 (Exp. 2007-00187, actora: Bata Brands S. ARL, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda, tendiente a obtener la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual los cargos de la demanda y las partes que actuaron son los mismos que en este proceso, con la diferencia de que se trata de otros actos y marcas distintos de los que se debaten en esta oportunidad.

En dicho pronunciamiento se señaló:

“DECISIÓN 486

De las licencias y transferencias de las marcas

“ART. 161.—Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.

De la norma transcrita cabe destacar que toda transferencia de marcas debe ser por escrito, registrarse en la oficina nacional competente y, que dicha oficina, puede denegar el registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.

El Tribunal de Justicia Andino, en relación con lo anterior, expresa:

“La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente:

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”.

En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos.

Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas” Subrayado ajeno al texto (fl. 207).

Ahora bien, como la norma comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, es preciso analizar, el principio de “complemento indispensable” que puede ser aplicables al sub judice. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, sostiene:

“Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 17165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de Transferencia de Bata Limited a Bata Brands, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, se considera oportuno indicar lo que el tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable:

¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario?

Acerca de este cuestionamiento, el tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177, de 20 de abril de 1995).

Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ ...advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.

En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación.

Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de licencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable” (fls. 212 a 213).

Sobre este particular, la norma comunitaria en estudio, fue reglamentada, ante el vacío que existe en la misma, al no contemplar regulación alguna sobre los contratos de transferencia. Es así, como fue expedido el Decreto 2591 de 2000, que en su artículo 2º dispone:

“ART. 2º—Inscripción de actos. La inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario único para todo tipo de inscripciones”.

Con fundamento en la citada disposición, la Superintendencia de Industria y Comercio diseñó un “Formulario Único de Inscripción de Afectaciones”, el mismo que fue aportado por la parte demandante, debidamente diligenciado, tal como consta a folios 20 a 21 del expediente.

Analizado tal formulario por la administración, fue emitido el Oficio 13932 de 27 de diciembre de 2005, suscrito por la Jefe de Grupo de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigido al apoderado de la sociedad actora Bata Brands S ARL (fl. 34), en el que se solicita “(...). 1. Documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada”. el 19 de diciembre de 2005 de la transferencia de la marca “Verlon”, clase 25, certificado de registro 116548 (fl. 20).

En respuesta al anterior requerimiento, el apoderado de la sociedad actora remite documento de traspaso de las marcas de Bata Limited a Bata Brands S ARL, el cual obra a folios 35 a 43 del expediente, en el que se destaca a folios 38 a 39, las marcas transferidas entre las mencionadas sociedades.

No obstante lo anterior, se observa en dicha relación de marcas, que no figura la marca “Verlon”, clase 25, certificado de registro 116548, solicitada en el Formulario Único de Inscripción de Afectaciones por la actora, el 19 de diciembre de 2005, visto a folios 20 a 21.

Ahora bien, como el acto realizado entre las sociedades Bata Limited domiciliada en Canadá y Bata Brands S ARL en Suiza, se trata de un contrato de transferencia de marcas, era indispensable la identificación completa de la referida marca en dicho contrato, para efectos de que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera declarar la inscripción de su transferencia.

En otras palabras, era tan indispensable plasmar en el contrato la identificación plena de la marca, que por simple lógica y sentido común, el cedente al transferirla a otra persona refleja su voluntad de cederla y el cesionario de aceptarla; así mismo, para que la administración pueda tener la seguridad jurídica de que no se afecta el riesgo de confusión directa y/o indirecta y, por ende, en aras a proteger los intereses del público consumidor y de sus competidores, factores que son esenciales en la finalidad del derecho marcario.

Ahora bien, también por falta de regulación en la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente la norma interna, respecto al requerimiento(2) efectuado a la sociedad actora y el posterior archivo del expediente administrativo(3), al no haber procedido la sociedad actora a satisfacer lo requerido por dicha Entidad.

Así las cosas, a juicio de la Sala, la Entidad demandada obró en cumplimiento de las normas comunitarias e internas antes descritas, al ordenar el archivo de la solicitud de Transferencia de Bata Limited a Bata Brands S ARL, de la marca “Verlon”, clase 25, certificado de registro 116548, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia”.

Al caso presente resultan enteramente predicables las consideraciones consignadas por la Sección en la sentencia transcrita, si se tiene en cuenta que, por un lado, después de analizar el “Formulario Único de Inscripción de Afectaciones”, para el trámite de la transferencia de la marca “Weinbrenner” (Etiqueta), Clase 25, allegado a este proceso, fue emitido el Oficio 13909 de 27 de diciembre de 2005, por el Jefe de Grupo de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigido al apoderado de la sociedad actora Bata Brands S. ARL (fl. 160), en el que se solicitó : “(...) Documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada” el 19 de diciembre de 2005 de la referida marca con certificado 130604 y, por otro lado, que en respuesta al anterior requerimiento, la sociedad actora remitió el documento de traspaso de las marcas de Bata Limited a Bata Brands S. ARL (fls. 162 a 169), en el que se destacan a folios 164 a 165, las marcas transferidas entre las mencionadas sociedades, pero que en dicha relación de marcas no figura la marca “Weinbrenner” (Etiqueta), Clase 25, certificado 130604, solicitada en el referido Formulario por la actora el 19 de diciembre de 2005.

Lo anterior lleva a concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente la norma interna, ante el vacío de la norma comunitaria sobre los contratos de transferencia, respecto al requerimiento efectuado a la sociedad actora y el posterior archivo del expediente administrativo, dado que ésta no satisfizo el requerimiento efectuado por dicha entidad, amén de que presentó un contrato de transferencia de marcas, en el que no se identificó debidamente la marca “Weinbrenner” (Etiqueta), esto es, la denominación del signo y su número de certificado.

En este orden de ideas, para la Sala, la entidad demandada obró en cumplimiento de las normas comunitarias e internas al ordenar el archivo de la solicitud de Transferencia de Bata Limited a Bata Brands S. ARL, de la marca “Weinbrenner” (Etiqueta), Clase 25, certificado 130604, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, lo que impone denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de julio de 2013.

(2) “ART. 12.—Solicitud e informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan”.

(3) “ART. 13.—Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”.