Sentencia 2007-00206 de junio 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001032400020070020600

Actor: Cervecería Unión S.A. Cervunión.

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron a favor de la Sociedad Pharma Yireh S.A. el registro de la marca mixta EXTRA MALTA para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En el curso del trámite administrativo correspondiente la Sociedad Cervecería Unión S.A. se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esto es, por carecer de distintividad y consistir exclusivamente en un signo descriptivo.

2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(...).

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)”.

3. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad(1). La falta de distintividad está consagrada de manera independiente igualmente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

4. De otro lado, conforme a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características(2). De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Recuerda el tribunal en su interpretación prejudicial que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”(3).

Por otra parte, es pertinente señalar que de acuerdo con el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de este y el nomenclátor del que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reitera en la interpretación prejudicial traída a este plenario que “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, esta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

5. La marca cuyo registro se cuestiona es la siguiente marca mixta:

 

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Como resulta evidente, en la marca el elemento predominante es el denominativo, esto es, la expresión EXTRA MALTA. La misma fue conferida para distinguir: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

La anterior enunciación corresponde al título de la respectiva clase, en el que aparecen las indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen los productos correspondientes. No obstante, es preciso advertir que en la Clasificación Internacional de Niza dicha clasificación se concreta a través de la denominada “Lista de productos y servicios por orden de clases”.

En esta lista aparecen dentro de la clase 30, entre otros, los siguientes productos: “malta (extractos de ---) para uso alimenticio; malta (galletas de ---); malta para la alimentación humana; maltosa”.

6. En este asunto se cuestiona la legalidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca mixta EXTRA MALTA (Res. 3410, feb. 22/2005 y las confirmatorias de esta decisión), porque, a juicio de la demandante, este es descriptivo y carece de distintividad para identificar los productos comprendidos en la clase 30 internacional.

Examinado el asunto, a partir de las consideraciones precedentes, encuentra la Sala que el signo EXTRA MALTA no podía ser objeto de registro marcario, aunque no ciertamente por ser un signo descriptivo, pues el mismo no tiene esa connotación (ya que no corresponde exclusivamente a una característica esencial de los productos que pretende identificar), sino porque se trata de un signo que constituye exclusivamente la designación genérica de los productos de la clase 30 internacional, además acompañada de una expresión de tipo laudatorio que lo único que hace es magnificar o engrandecer a la expresión genérica.

En efecto, es claro que la expresión MALTA constituye la denominación genérica de algunos de los productos que hacen parte la clase 30 del nomenclátor internacional —malta para alimentación humana—, siendo la expresión EXTRA apenas un término laudatorio, en cuento que da realce a aquella denominación genérica MALTA.

Ciertamente, al preguntarse qué es el respectivo producto, “malta para alimentación humana”, la respuesta sería precisamente su nombre genérico, esto es, “malta”, aunque en este caso resaltándose “EXTRA MALTA”.

7. Así las cosas, se concluye entonces que la marca EXTRA MALTA (mixta), cuyo registro se cuestiona, no cumple con el requisito de distintividad exigido por el ordenamiento jurídico, al configurarse en este caso la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda, en orden a disponer la nulidad de los actos administrativos acusados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARÉSE LA NULIDAD de las resoluciones 3410 de 22 de febrero de 2005, 12591 de 27 de mayo de 2005 y 2297 de 31 de enero de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió a la Firma Pharma Yireh S.A. el registro de la marca mixta EXTRA MALTA para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio que se proceda a cancelar el registro de la marca EXTRA MALTA (Mixta) concedida a nombre de la Sociedad Pharma Yireh S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. PUBLÍQUESE este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 26 de junio de 2013».

(1) El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

(2) La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

(3) Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “Concentrados y jugos de frutas Tutti-Frutti S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189, de 15 de septiembre de 1995.