Sentencia 2007-00218 de diciembre 13 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2007-00218-00

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: acción de nulidad

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El juez consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos Rockstar y Rock, aplicando los criterios adoptados por este tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

La Corte consultante deberá determinar si el signo Rockstar es de uso común en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; si esto no es así, deberá establecer si las palabras Rock y Star son de uso común en la clase 32, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

QUINTO: La Corte consultante deberá verificar si los signos en conflicto amparan los mismos productos. Si no es así, deberá determinar si existe conexión competitiva entre el producto que pretende distinguir el signo solicitado (bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas), y los que distingue la marca registrada (cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas).

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

El alto tribunal en la interpretación prejudicial número 42-IP-2010, solicitada por esta corporación, procede a interpretar los artículos 134, 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)

Artículo 150

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(…)

De las apreciaciones del tribunal, se colige la necesaria aplicación de las reglas generales para el cotejo marcario, cuyos parámetros han sido puntualizados por aquel y por esta corporación así:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

“Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

En el presente caso, se procederá a la comparación entre los signos denominativos Rock y Rockstar, observando los siguientes criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial allegada al proceso:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos Rockstar y Rock.

Sentados los presupuestos jurídicos antes citados, es preciso analizar si el signo mixto “Rockstar”, desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual se asemeja a la marca nominativa previamente registrada “Rock”.

Las marcas en pugna Rock y Rockstar comparten el mismo vocablo Rock, idéntico ortográficamente, constando el signo en cuestión Rockstar de un vocablo adicional, cual es Star, por lo que se debe establecer por la Sala si esta sílaba le aporta la suficiente distintividad, desde las tres perspectivas arriba señaladas.

Ortográficamente se observa que, en efecto, el monosílabo Star diferencia el signo, en la medida que la longitud de la palabra se hace mayor frente a la del signo Rock, y le proporciona una sílaba adicional que hace que ortogáfica y visualmente se perciban diferentes.

Fonéticamente, los signos enfrentados también se aprecian distintos puesto que la vocal añadida a la marca cuestinada, Star, hace que al repertir seguidiamente ambos vocablos, el efecto sonoro de los signos no sea susceptible de confunsión así: Rock - Rockstar - Rock - Rockstar - Rock - Rockstar.

En lo que refiere al aspecto conceptual es apreciable que ambas marcas, al compartir el término “Rock”, aluden a un género musical comúnmente conocido con esa denominación, independientemente, de que la designación acertada sea Rock and Roll, según sugiere el tercero interesado en el proceso, pues la mente del consumidor sencillamente evocará a un tipo de música que para el común del ciudadano lleva dicho nombre o apelativo. Ello a su turno implica que, aun cuando un número considerable de la población se halle familiarizada con el idioma inglés, no sea el término Rock inmediatamente asociable a su significado en castellano, cual es roca. En este orden, se reitera, la alusión a un tipo de música es lo que evoca el térmimo “Rock” para la generalidad de los consumidores.

El término Star, también propio del idioma inglés, significa estrella en castellano, significando el término Rockstar, estrella de rock, que frente a Rock, perteneciente a la marca previamente registrada, evocan significados muy similares en la mente del consumidor así: para el signo Rockstar, estrella de rock; y para el signo Rock, un tipo de música con tal denominación. Ello hace que sí se presente un riesgo de confusión por la asociación conceptual semejante que estos términos invocan.

Ahora bien, es de considerar que el tercero interesado sostiene que las palabras Rock y Star son de uso común en la clase 32, frente a lo cual, se obseva que las marcas que llevan el vocablo Rock en dicha clase, al inicio del signo, son solamente las marcas confrontadas(1); y asimismo, dentro de las que llevan el término Rock, se encontró únicamente la marca Rolling Rock(2), por lo que no puede deducirse que la palabra Rock, sea de uso común para las marcas de la clase 32.

Al contrario, el término Star, sí es de uso común para la clase 32, pues dentro de las marcas que contienen dicho vocablo, se encuentran varias registradas con anterioridad a la marca cuestionada, como:

MarcaTitularClase
StarStar Stabilimento Alimentare S.P.A.32
StaropramenPivovary Staropramen A.S.32
NutristarThe Procter & Gamble Company32
Lone StarThe Stroh Brewery Company32
Star BienGrupo Omnilife S.A. de C.V.32
Shandy StarKimpen. S.A. de C.V.32
StarbucksStarbucks Corporation (quien tambien negocia como Starbucks Coffee Company)32
MovistarTelefónica S.A.32
Super StarColombina S.A.32
The Star Of XeniaDiwisa Distillerie Willisau S.A32
IsostarNutrinat AG32

 

Así las cosas, es de observar que la marca Rockstar, consta de dos vocablos, del que uno de ellos se subsume en una marca previamente registrada cual es la opositora Rock, y de otro lado, la partícula Star, tal como se constató, es de uso común para las marcas de los productos de la clase 32, luego la adición de este vocablo no surte como efecto que la marca “Rockstar” en su conjunto, ostente suficiente distintividad.

Por otra parte, es pertinente referirse a la conexidad competitiva para anotar que tanto la marca opositora Rock, como la cuestinada Rockstar, distinguen productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza así: La marca previamente registrada Rock protege cervezas; aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; y, el signo Rockstar distingue bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas.

De este modo, y pese a que las marcas en pugna amparan disímiles productos de la misma clase 32, existe un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de las mismas, toda vez que el consumidor, al adquirir una bebida de la marca Rockstar, puede considerar que está comprando un producto del titular de la marca Rock previamente registrada, cuando en realidad se trata de artículos comercializados por el titular de la marca Rockstar.

Es de colegir, asimismo, que los productos de la clase 32, se distribuyan bajo los mismos canales de comercialización y publicidad, lo que contribuye a reafirmar la generación del riesgo de confusión indirecta.

Cabe traer a colación al presente caso, lo señalado por esta Sección en sentencia de 14 de octubre de 2010, Expediente 2003-00179-01, M.P. Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, en la que se indicó lo siguiente sobre la confusión indirecta:

“… la conexidad competitiva a la cual se hizo alusión en páginas precedentes, determina que los consumidores se vean expuestos a la confusión indirecta, pues la semejanza o, mejor, la identidad que presentan los signos enfrentados, generan en el mercado la idea equivocada de que los productos y servicios que aquellos representan, provienen de un mismo origen empresarial o que existe vinculación jurídica y económica entre sus titulares, o que se trata al menos de una nueva gama o variedad de productos o servicios, lo cual es contrario a la realidad. Al fin y al cabo y como bien se expresa en la interpretación prejudicial, no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación” (resaltado fuera de texto).

En sentido similar, y respecto de productos de la clase 32, la Sala en sentencia de 31 de enero de 2008, Expediente 2003-00232-01, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla, indicó:

“De otra parte, existe una evidente conexidad competitiva de productos, en la medida en que pertenecen a la misma clase del nomenclator y hay relación o vinculación entre ellos, pues bebidas alcohólicas y no alcohólicas y zumos de frutas se ofrecen en el mismo tipo de establecimientos de comercio y dada su similitud ortográfica y fonética el consumidor medio bien puede asumir que unas y otras bebidas tienen un mismo origen empresarial” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, es del caso acotar en el sublite, que el signo Rockstar, reproduce el término Rock, correspondiente a la marca previamente registrada por Gaseosas Lux S.A.; y la partícula Star, no lo dota de suficiente distintividad por ser de uso común para marcas de la clase 32. Ello aunado a que existe una similitud ideológica entre los signos al evocar conceptos relacionados entre sí, según se anotó, hace que sean confundibles en lo que respecta a su origen empresarial, más aun al ser estos productos comercializados en el mismo tipo de establecimientos. De ahí que sea evidente el risgo de confusión indirecta, por lo que para la Sala los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dada la afectación de los derechos de propiedad industrial a que se vería avocado el titular de la marca Rock.

En consecuencia, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda y declarará la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 27557 de 24 de octubre de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca denominativa “Rockstar”, clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor del señor Russell G. Weiner.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) www.sic.gov.co. Existen otras marcas en la clase 32 con el vocablo Rock al inicio, pero cuyo registro ha sido negado como Rock Café, Rock Ice, Rockera, Rockero.

(2) Registrada a favor de Anheuser-Busch, Inc, con certificado de registro 264823 y vigencia hasta el 04/12/2011.