Sentencia 2007-00230 de enero 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2007-00230-00.

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Autotécnica Colombiana S.A.

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, negó el registro de la marca “Mrs Murano Racing Star” (mixta) a Autotécnica Colombiana S.A., para distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, de una parte, se presenta confundibilidad con la marca denominativa “Murano”, registrada para distinguir productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza y, de otra, existe una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto.

Al respecto, la actora alegó que entre la marca mixta cuestionada “Mrs Murano Racing Star” y la marca registrada “Murano” no existe riesgo de confusión o de asociación, dado que dichas marcas no son idénticas, ni similares, al existir claras diferencias conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas y, por tanto, no se configura el segundo presupuesto para la aplicación de la citada causal de irregistrabilidad.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca mixta “Mrs Murano Racing Star” se encuentra incursa o no en las causales de irregistrabilidad señaladas en la norma comunitaria.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[11]”(2)

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MRS rim
 

Marca solicitada para registro

MURANO

Marca previamente registrada

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(3).

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otra marca denominativa, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta cuestionada es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica, que consiste en la grafía especial, una línea que separa las expresiones Mrs y Murano Racing Star y un óvalo dentro del cual aparece una estrella, sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera, que no existe duda alguna en que en la marca en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el juez consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el tribunal de justicia de la Comunidad Andina dijo:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando”.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado en las resultas del proceso, las palabras Racing y Star son de uso común, ya que se encuentran incursas en algunas marcas de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza.

En efecto, en el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas, que contienen la palabra Racing, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SignoTitular
AMERICANRACINGEQUIPMENT (nominativa)VELÁSQUEZ VÉLEZ S.A.
AMERICANRACINGEQUIPMENT (nominativa)ART HALE INC
AMERICANRACINGEQUIPMENT (mixta)ART HALE INC
AMERICANRACING (mixta)ART HALE INC
AMERICANRACING (mixta)AMERICAN RACING EQUIPMENT, INC.
RACINGXTREME (mixta)AMERICAN RACING EQUIPMENT, INC.
AU RACING (mixta)AYA LTDA.
AMERICANRACING (nominativa)AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A.
AMERICANRACING (nominativa)AMERICAN MAG, INC.
RACING (mixta)AMERICAN MAG, INC.
PRO RACING (mixta)JAVIER OSSA HOYOS
NARANJORACING (mixta)JAVIER OSSA HOYOS
OBR RACING (mixta)ARGEMIRO NARANJO NORENA

Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo STAR:

SignoTitular
MARTINAIR STARCLASS (mixta)MARTINAIR HOLLAND N.V. SUCURSAL COLOMBIANA
WORLDSTAR (nominativa)DOUGLAS WILLIAM NORMAN
TRANSTAR (nominativa)TRANSTAR INDUSTRIES, INC.
STAR (nominativa)AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.
GOLD STAR CHAIN (nominativa)AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.
TRANSTAR (nominativa)TRANSTAR INDUSTRIES, INC.
MOVISTAR (nominativa)TELEFONICA, S.A.
STAR PARTS(LAS DEMAS EXPRESIONES SERAN (EXPLICATIVAS) (mixta)AUTECO S.A.
STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN (LAS DEMAS EXPRESIONES SERAN EXPLICATIVAS) (mixta)AUTECO S.A.
STARCRAFT (nominativa)BANGOR PUNTA OPERATIONS
LANDSTAR (nominativa)KIA INDUSTRIAL CO. LTD AND ASIA MOTORS CO. INC.
STARCRAFT (nominativa)BRUNSWICK CORPORATION
LOADSTAR (nominativa)INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
LOADSTAR (nominativa)INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
LOADSTAR (nominativa)INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
‘FLEETSTAR´(nominativa)DRESSER INDUSTRIES, INC
‘FLEETSTAR´(nominativa)DRESSER INDUSTRIES, INC
‘FLEETSTAR´(nominativa)DRESSER INDUSTRIES, INC
STAR PARTS NKP KIT PISTON (LAS DEMAS EXPRESIONES SERAN EXPLICATIVAS) (mixta)AUTECO S.A.
STAR PARTS NKP KIT BIELA (LAS DEMAS EXPRESIONES SERAN EXPLICATIVAS) (mixta)AUTECO S.A.

De tal manera que ello impone al juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “Mrs Murano” y “Murano”, toda vez que las expresiones Racing Star son palabras de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizadas por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “Mrs Murano” y “Murano”, advierte la Sala que en ambas marcas coincide la palabra “Murano” y que la única diferencia que se observa entre las marcas en conflicto es la partícula “Mrs”, que no contiene la fuerza distintiva necesaria, que contribuya a diferenciarla de la marca registrada. Así las cosas, hay una similitud ortográfica.

Referente a la similitud fonética, cabe precisar que el acento prosódico se encuentra en ambas marcas en la sílaba RA y su desinencia es idéntica en la sílaba NO, razón por la cual existe similitud fonética.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

MRS MURANO - MURANO MRS MURANO - MURANO

MRS MURANO - MURANO MRS MURANO - MURANO

MRS MURANO - MURANO MRS MURANO - MURANO

MRS MURANO - MURANO MRS MURANO - MURANO

En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala aclara que al consultar http://es.wikipedia.org, se constata que la palabra “Murano”, común en ambas marcas, corresponde a una isla de la Laguna véneta, en el noreste de Italia, en la región del Véneto. Se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad de Venecia y es famosa por su artesanía del vidrio, particularmente por sus lámparas, vasos, copas y adornos. Por lo tanto, se presenta en este caso una identidad conceptual en las marcas en conflicto.

En consecuencia, entre las marcas enfrentadas existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, lo que genera riesgo de confusión.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que los productos que distinguen ambas marcas son de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, que comprende “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y marítima”, es necesario precisar el alcance de estos productos en relación con el consumidor.

Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 24 de julio de 2008 (Expediente núm. 2002-00411, Actora: Pfizer Products Inc., consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), en la que se dijo:

“Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “Siena” y “Senna”:

A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “Siena” de Fiat Auto S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “Senna” de Ayrton Senna Promocoes e Empreendimientos Ltda pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”(4). (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “Viagra” y no “Vigradina”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”(5).

Por consiguiente, al no existir la posibilidad que el consumidor pueda equivocarse en la adquisición de los productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta que el comprador de vehículos es un consumidor especializado, que selecciona y opta por una determinada marca de vehículo, teniendo en cuenta el fabricante y la línea, que le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar, no se puede afirmar que exista riesgo de confusión directa entre los signos enfrentados y ambas marcas pueden coexistir en el mercado.

Es por esta razón que, para la Sala, en el presente caso no se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “Mrs Murano Racing Star” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza, en favor de Autotécnica Colombiana S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. TIÉNESE al doctor Álvaro Correa Ordóñez, como apoderado de la actora, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 192 a 205 del expediente.

5. ENVÍESE copia de la providencia al tribunal de justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) Proceso 02-IP- 2012.

(3) Ibídem.

(4) Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade.

(5) Sentencia de 24 de julio de 2008. Radicación 2002-00411. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Pfizer Products Inc.