Sentencia 2007-00231 de abril 26 de 2013

 

Sentencia 2007-00231 de abril 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00231

Consejero Ponente:

Dr. Doctor Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad.

Actora: Laboratorios Bussie S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta con parte denominativa compuesta se determina que si en esta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la autoridad nacional competente o por el juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, este podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas evocativas o de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva” (fls. 159 a 160).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 92-IP-2010, solicitada por esta corporación, señaló que es conducente interpretar el artículo 136 literal a), mas no el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 por ser impertinente; e, interpretar de oficio, el artículo 134 de la misma decisión.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; (…)”.

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

Además, la sociedad demandante arguye que fue vulnerado el artículo 78 literal h) del Decreto 677 de 1995, el cual dispone:

“De los nombres de los medicamentos. Los nombres de los medicamentos deberán ajustarse a términos de moderación científica y, por lo tanto, no serán admitidas en ningún caso las denominaciones que estén dentro de las siguientes circunstancias:

(…).

h) Los que incluyan la palabra doctor o se refieran a otros títulos o dignidades o sus abreviaturas”.

1. Requisitos para el registro de una marca:

Indica el Tribunal de Justicia Andino, respecto a los requisitos para el registro de una marca, lo siguiente:

“El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca” (fl. 149).

De modo que los únicos requisitos para que proceda el registro de una marca son los exigidos en la norma comunitaria, respecto a los cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio debe sujetarse. Otra cosa distinta, son los requisitos que la norma interna (D. 677/95) exige para el registro de un producto farmacéutico en el Invima.

Lo anterior en virtud de que la sociedad demandante afirma que el nombre del producto que viene utilizando hace años, es Multiforce y, que por consiguiente, la entidad demandada vulneró el literal h) del artículo 78 del Decreto 677 de 1995.

Por otra parte, mediante la Secretaría de la Sección Primera, se pidió prueba de ello, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, quien contestó:

“Atentamente informo a usted que en la base de datos de la subdirección de registros sanitarios del Invima, actualmente en proceso de depuración, no figura el producto farmacéutico de nombre Multiforce, ni se están adelantando trámites para formalizar su registro” (fl. 119).

Lo que significa que la afirmación de la sociedad demandante no se ajusta a la verdad, ya que el documento transcrito, prueba todo lo contrario, máxime que dicha evidencia no fue debatida ni objetada por la actora. Por consiguiente, no existe violación alguna al artículo 78 literal h) del Decreto 677 de 1995.

2. Análisis riguroso de las marcas farmacéuticas:

Como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios, es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto.

3. Elemento que predomina en las marcas mixtas:

De igual manera y teniendo en cuenta que el signo cuestionado “D. Rojas Multiforti” es mixto y la marca previamente registrada “Multiforce” es denominativa, se debe proceder a cotejarlas, teniendo en cuenta el elemento que predomina en la mixta, si es el denominativo o el gráfico. Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos:

“El juez consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores(1)” (fl. 151).

Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente forma:

 

Marca cuestionada:Marca registrada
D. Rojas Multiforti
MULTI.JPG

Multiforce

 

Como puede apreciarse, en la marca mixta “D. Rojas Multiforti”, predomina el elemento denominativo, pues la estructura y ubicación de la expresión, permite al consumidor percibirla y retenerla en su mente más fácilmente que la figura.

4. La identidad y la semejanza:

En el cotejo marcario se aplicarán las reglas recomendadas por la doctrina respecto a las marcas denominativas, es decir, aquellas relativas a la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino.

4.1. Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

D. Rojas Multiforti: es una marca compuesta que contiene la letra D. y dos palabras, para un total de dieciséis letras, seis vocales, seis sílabas y diez consonantes.

Multiforce: es una marca simple que contiene diez letras, cuatro vocales, cuatro sílabas y seis consonantes.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras y vocales, así como en el número de sílabas.

4.2. En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo mixto cuestionado “D. Rojas Multiforti” tiene su acento prosódico en cada una de las palabras que la componen, así: RO en la primera y FOR en la segunda, mientras que la marca “Multiforce”, tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba FOR. Los prefijos, raíces y desinencias, no presentan similitudes, a pesar de contener algunas letras idénticas: Multifor del último vocablo de la marca cuestionada con respecto a la previamente registrada Multiforce.

4.3. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”.

Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles diferencias, veamos:

D. Rojas Multiforti-Multiforce D. Rojas Multiforti- Multiforce D. Rojas Multiforti-Multiforce

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo mixto cuestionado “D. Rojas Multiforti”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, no es confundible con la marca previamente registrada “Multiforce” que distingue también los productos de la misma clase.

5. Partículas evocativas y de uso común en marcas farmacéuticas. La marca débil:

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que el tercero interesado en las resultas del proceso, adujo que “La segregación o división de la marca Multiforce (nominativa) permite evidenciar que se encuentra compuesta en su totalidad por partículas de uso común, a saber: Multi que significa muchos, múltiple, variado, y, Force que es sinónimo de fuerza. La marca Multiforce, al encontrase compuesta en su totalidad por las partículas o elementos de uso común es lo que se denomina comúnmente por la doctrina como una marca débil”, estima el tribunal adecuado referirse al tema: de las partículas evocativas y de uso común en marcas farmacéuticas.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino anota:

“Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el registro (...)(2).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (…). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente(3)” (fl. 158).

Sobre este particular, es preciso señalar que para la Sala, es irrelevante, si la denominación de la marca previamente registrada “Multiforce” contiene partículas de uso común como lo son Multi y Force, pues de todas maneras la distintividad del signo mixto cuestionado “D. Rojas Multiforti”, respecto a la marca opositora, radica esencialmente en que esta última contiene otras partículas que la diferencian, como son la letra D. y la palabra Rojas, cuyas ubicaciones, esto es, al comenzar la denominación de la misma, resaltan la disimilitud entre ellas.

De modo que al no existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que ambas distinguen.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por el señor Consejero Guillermo Vargas Ayala para intervenir en el proceso de la referencia.

2. DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Proceso 46-IP-2008. Marca: “Pan American Assistance” (mixta). 14 de mayo de 2008.

(2) Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, tomo II, págs. 78 y 79.

(3) Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192.